近日、当所はある発明特許権の有効審決に対する審決取消訴訟において、原告の代理人として、一審で勝訴した。本件において、北京知財裁判所は一審判決を下し、登録請求項に対する補正が当初の出願書類に記載された範囲を超え、特許法第33条に合致しないと認定した。これに基づいて、裁判所は有効審決を取消し、被告である国家知識産権局に本件特許に係る無効審判請求に対して新たに審決を出すよう命じた。

係争審決は、本件特許の請求項における出願人による不備は、特許法第33条に合致すると判断した。具体的な理由としては、登録請求項は「当初の出願書類に明確に記載されていないが、当初の錠剤の発明には含まれている」、「特許制度の趣旨は、発明・創作を有効に保護し、革新を奨励するとともに技術の公開と普及を促進することで、経済発展に効果的に促進し、社会公衆と特許権者の間の利益バランスを図ることにある。特許登録後に不備が発見された場合、当該不備は出願人自身による可能性があり、その結果、開示された内容に誤りがある。この場合、当該特許が社会発展と科学技術の進歩を促進できるか否か、それを保護することは最大多数の利益に合致する処理方式であるか否かについて、多方面から総合的に考慮すべきである。」などが含まれる。

本件訴訟において、当所は原告の代理人として、被告が係争審決において、事実認定と法律適用に誤りがあることを十分に主張した。つまり被告の新規事項の追加に該当するかに対する審査が特許法と特許審査指南の規定に合致しないこと。特許法第33条は実際に「先願主義」の原則を表しており、これに違反すると他の出願人または公衆に不公平な結果をもたらすこと。「社会公衆と特許権者の間の利益バランスを図る」ことを考慮しても、そのバランスは既存の法律制度を壊すのではなく、既存の法律の枠の中でとらなければならないこと。新規事項の追加について、ミスを犯した出願人に対してより緩やかな判断基準を採用することは、ミスを犯さない他の出願人に対する罰になること。

当方の主張は一審判決で支持された。判決には、請求項に対する補正が当初明細書及び特許請求の範囲に記載された事項の範囲を超えることを容認すると、「先願主義」の原則に違反し、他の出願人又は公衆に不公平な結果をもたらすと認定した。特許登録後に不備が発見された場合、当該不備は特許権者自身による可能性があり、その結果、開示された内容に誤りがあっても、それがもたらした不利な結果は社会公衆が負担すべきではない。特許権者の技術的貢献を考慮して総合的に判断しても、特許法第33条を突破し、事実上公衆の利益を損なうべきではない。