裁判要旨

专利权人不仅有权自己实施专利，而且有权禁止他人未经许可实施专利，并且，对于禁止他人未经许可实施专利，不以专利权人有实施专利的事实为维权之必要条件。发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。被授予专利权的单位应当向职务发明人或者设计人支付报酬，是因为被授予专利权的单位实施该专利并从实施中获得了经济效益，强调的是在专利被实施利用从而产生经济效益的情况下，获得该经济效益的单位应当给予发明人或者设计人合理的报酬。职务发明报酬请求权是一种债权请求权，其诉讼时效从被授予专利权的单位应当支付报酬，并且发明人、设计人知道或者应当知道有权得到报酬时开始计算。
 
案件信息
 

 
案件概要

2007年5月23日，东莞怡信磁碟有限公司（简称“怡信公司”）向国家知识产权局申请名称为“便携可充式喷液瓶”的实用新型专利（专利号为ZL200720051806.9、简称“涉案专利”），并于2008年5月7日获得授权。涉案专利证书记载的发明人为许某、曾某、王某，专利权人为怡信公司，涉案专利权的期限于2017年5月23日届满。涉案专利权利要求书记载有9项权利要求，对充液管道、排气机构、密封结构、充液口、充液头、喷头组件、观察液体余量视窗等技术特征分别进行了限定。国家知识产权局于2010年9月9日对涉案专利作出的实用新型专利检索报告，检索结论认为权利要求1-9具有新颖性，权利要求4-8具有创造性，权利要求1-3、9无创造性。

2011年至2016年期间，怡信公司曾以涉案专利权被侵害为由对不同被告提起了多起侵权诉讼。在大部分案件中，怡信公司主张以涉案专利权利要求1、2、4确定其专利权保护范围，并主张涉案专利产品投入市场后，因产品具有实用性强等特点受到消费者青睐，给怡信公司带来了经济效益，各被告未经怡信公司许可实施涉案专利，侵害了怡信公司的合法权益，造成重大经济损失。上述案件的最终审理结果为被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1、2、4的全部技术特征相同，各被告构成侵权，需停止侵权行为并向怡信公司赔偿8000元至500000元不等的经济损失及合理开支。怡信公司自行统计的数据显示，其在诉讼中获得判决支持的侵权赔偿数额合计1125000元。

曾某于2006年6月入职怡信公司，后于2008年10月离职，期间曾任工程部课长、项目副经理等职务。曾某认为，怡信公司凭借销售涉案专利产品获取巨额利益。怡信公司在获得涉案专利授权后，未向曾某支付过任何奖励和报酬，严重侵犯了曾某的合法权益。于是，2017年，曾某向广州知识产权法院（简称“一审法院”）提起诉讼，要求判令怡信公司向曾某支付职务发明报酬1000000元人民币。

一审法院认为，专利著录事项中所记载的信息具有公示效力，在无其他相反证据予以推翻的情况下，应认定专利著录事项中记载的发明人即为专利的实际发明人。涉案专利的著录事项中记载的发明人为许某、曾某和王某，故在无其他相反证据的情况下，应当认定曾某系涉案专利的发明人之一。从涉案专利的完成时间、发明人的工作岗位和职务以及申请专利的主体等情况来看，涉案专利符合法律就职务发明所规定的形式要件。

尽管怡信公司以涉案专利存在技术缺陷为由主张涉案专利从未实施，但是，所称技术缺陷涉及的技术特征仅为涉案专利权利要求4的附加技术特征，权利要求5-9并未引用权利要求4。即便涉案专利权利要求4存在缺陷，也不能证明该专利的其他权利要求同样存在技术问题从而导致整项专利均无法实施，并且，怡信公司在涉案专利有效期限内以涉案专利权被侵害为由对不同被告提起了多起诉讼，而在上述案件中，怡信公司在市场上实际购买到的被诉侵权产品正是因为使用了涉案专利而被法院判定构成侵权，也就是说，涉案专利实际上可以实施并投入市场。因此怡信公司关于涉案专利存在技术缺陷无法实施的抗辩理由明显与事实不符。并且，怡信公司在起诉他人侵害涉案专利权的案件中主张涉案专利已实际实施并已产生经济效益，却在本案中主张涉案专利从未实施，此类前后言行不一、滥用诉讼权利的行为明显违反了诚信原则。涉案专利已实际实施并已取得经济效益，专利权人怡信公司应依法向发明人曾某给予合理的报酬。

据此，一审法院考虑以下因素，酌定怡信公司就涉案专利一次性支付曾某报酬200000元。1.涉案专利类型为实用新型专利；2.涉案专利有三位发明人，相关职务发明创造的报酬应分成三份；3.在怡信公司提起的涉案专利相关诉讼案件中，生效裁判文书判定的侵权损害赔偿数额；4.怡信公司在2011年至2016年期间基本每年都提起了涉案专利的侵权损害赔偿诉讼，反映出涉案专利的实施年限；5.怡信公司拥有十余项与涉案专利技术相关的发明和实用新型专利，证明涉案专利对于怡信公司相关技术和产品的研发和改进具有比较重要的影响和价值。

怡信公司不服，上诉至最高人民法院。最高人民法院认为，支付职务发明报酬的义务主体是被授予专利权的单位，支付的对象是职务发明创造的发明人、设计人。根据涉案专利著录登记记载的事项，怡信公司为被授予涉案专利权的单位，曾某为涉案专利的三位发明人之一。根据涉案专利的完成时间、曾某的入职时间、工作岗位、担任的职务以及其他发明人的陈述等事实，足以认定曾某是涉案专利的职务发明人之一，因此其有权依据法律规定或双方约定向怡信公司主张职务发明报酬。

怡信公司在侵权诉讼中作出的涉案专利已经实施且专利产品具有经济效益的陈述，属于对客观事实的陈述，根据诚实信用原则，应当推定怡信公司存在实施涉案专利技术方案的事实。怡信公司作为被授予专利权的单位，基于涉案专利的维权行为获得的损害赔偿款系专利权人禁止他人未经许可实施专利而获得的收入，在扣除必要的维权成本及支出后，该经济效益应当视为《专利法实施细则》第七十八条规定中所指的营业利润。因此，怡信公司就侵害涉案专利的行为提起侵权诉讼并由此获得的1125000元侵权损害赔偿款，在扣除必要的维权成本及支出后，应作为给付曾某职务发明报酬的基础之一。怡信公司存在实施涉案专利的行为并已经取得经济效益，其亦认可在涉案专利技术上有持续的改进技术并实际生产了改进后的专利产品。怡信公司作为被授予涉案专利权的单位，鉴于其在本案中否认实施涉案专利，也未提交涉案专利的实施情况和营业利润的相关证据，因此实施涉案专利取得的营业利润难以查明。一审法院综合考虑涉案专利类型为实用新型专利、涉案专利涉及三位发明人、涉案专利权有效期为十年、涉案专利对于怡信公司相关技术产品的研发和改进具有的影响和价值、怡信公司在维权诉讼中必然存在的费用支出、怡信公司获得判决支持的侵权损害赔偿款经过执行实际到账的情况等多项因素，酌定怡信公司应当支付曾某职务发明报酬200000元，并无不当。

据此，最高人民法院驳回上诉，维持原判。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》，双方的争议焦点主要集中于怡信公司是否已实施涉案专利，以及涉案专利获得法院判决支持的侵权赔偿数额是否应当作为实施专利后获得的收益。

《专利法》第十六条规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。《专利法实施细则》第七十六条、第七十八条规定，被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定报酬的方式和数额，双方没有约定也未在其规章制度中规定报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，被授予专利权的单位应当每年向发明人或设计人支付报酬（不低于2%的专利实施营业利润），或者给予发明人或者设计人一次性报酬。

根据上述规定，实施专利获得收益是支付职务发明报酬的前提条件，而实施所获得的营业利润则是计算职务发明报酬金额的重要依据。但实务中，发明人往往难以获知单位实施专利所获得的营业利润的具体数额，即便能够获知公司的财务状况，但是一般公司的财务报告中通常无法确定实施涉案专利所产生的利润在整体营业利润中所占比例，也无法区分具体产品或所涉专利所产生的利润。因此，法院最终采用酌定金额的案件居多。本案中，法院也是在认定单位具有实施涉案专利后，综合考虑了专利类型、实施期间、专利价值等对报酬金额予以了酌定。

此外，本案中，最高人民法院明确指出，单位基于职务发明专利权获得的侵权损害赔偿，系禁止他人未经许可实施专利而获得的收入，在扣除必要的维权开支后，可以视为专利法实施细则第七十八条规定的营业利润，发明人可以据此主张合理报酬。由于判决大部分为公开信息，侵权判赔视为营业利润可以主张合理报酬意味着发明人在主张职务发明报酬时，取证渠道有所拓宽，主张的金额也能得到相应提高。