北京魏启学律师事务所
专利代理师 律师  陈涛

一、引言

近年来，最高人民法院每年都会发布知识产权案件年度报告，最高人民法院知识产权法庭每年也会发布裁判要旨，其中记录了当年审结的知识产权案件中的典型案例，涉及大量的法律适用问题。在最高人民法院2020年发布的年度报告以及最高人民法院知识产权法庭2021年发布的裁判要旨中，均给出涉及最接近现有技术自身排除区别特征的适用的案例，但创造性判断的结论似乎是相反的。我们从这两个案例中，能够得到什么样的启示呢，本文将对此进行介绍。
 
二、审查指南规定

《专利审查指南》针对技术启示的判断进行了如下规定：

“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。”

根据上述规定，在“三步法”的第三步中，判断的是本领域技术人员是否有动机将区别特征结合到最接近现有技术中以对其进行改进。在实务中有可能出现如下情形：最接近现有技术中存在能够说明其技术方案本身排除区别特征的适用的记载。此时，如果该区别特征属于公知常识或者其他现有技术给出了该区别特征的技术启示，那么本领域技术人员是否有动机将区别特征结合到最接近现有技术中呢？关于这一点，实务中的争议很大。
 
三、案例介绍

1、案例1

案例1来自于最高人民法院2020年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》。

涉案权利要求1与证据1的区别在于：a、天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连；b、所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部；c、所述无线电接收天线为AM/FM共用天线。其中，区别特征a、b、c均被其它现有技术所公开，也属于公知常识。

原专利复审委员会认为权利要求1具有创造性，其理由是：

“对于区别特征c，证据1的技术方案正是采用了将AM天线和FM天线作分离式设计形成两根天线的技术手段来实现可克服背景技术中所提及的缺陷的、接收讯号效果好的天线装置，而多根天线的使用在本专利中认为是存在技术缺陷的技术手段，若在证据1所公开的技术方案的基础上结合使用AM/FM共用天线的技术手段则会使得其不能解决其所要解决的技术问题，即在证据1中存在相反的技术教导，阻碍了本领域技术人员解决本专利实际所要解决的技术问题，本领域技术人员在证据1所公开的技术方案的基础上无法获得将其与现有技术中的使用AM/FM共用天线的技术手段相结合的技术启示。”

一审法院（北京知识产权法院）和二审法院（北京市高级人民法院）均支持了上述观点。

在再审阶段，最高人民法院认为，本领域技术人员有动机将区别特征c结合到证据1中，理由如下：

“人类社会之所以能够不断发展和进步，重要原因之一在于延续不断地科技创新，持之以恒地对科学技术进行研究和改进。金无足赤，任何一项技术都必然同时具备优点和缺陷。本领域技术人员在面对同时具有优点和缺陷的现有技术，寻找技术启示时，会基于所要实际解决的技术问题，综合考虑各有关因素来进行相应的分析、取舍和判断，从现有技术的整体上确定是否存在相应的技术启示或相反技术教导。

对于本领域技术人员而言，基于本领域的公知常识以及证据1，能够认识到在本领域既可以将AM、FM天线共享，也可以将AM、FM天线分离设计。为了解决与区别特征c对应的‘传统天线功能单一，电子设备越多，所需要的天线数量也就越多，在空间有限的车、船上安装多条天线是极其不便的’技术问题时，本领域技术人员能够结合本领域的公知常识以及证据1中公开的技术内容，进行相应的利弊分析和取舍，显而易见地想到采用‘所述无线电接收天线为AM、FM共用天线’的技术方案。”

2、案例2

案例2来自于最高人民法院知识产权法庭2021年发布的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。

涉案权利要求1与证据1的区别在于：(1)证据1没有明确公开槽穴C1的长度是其对角线的长度；(2)证据1没有公开上部锥形体两突出部之间的间距，同时还小于或等于槽穴的另一个侧壁与角件与之相对应的内壁之间的间距之和。

原专利复审委员会认为：“本领域技术人员知晓，为了在安装时使得突出部41或突出部42均可以先进入角件的槽穴，而将角件两突出部之间的距离同时设置为均小于槽穴的相应的侧壁与角件与之相对应的内壁之间的间距之和，则会有极大的可能导致连接具在反向安装时同样能够安装到角件的槽穴中，使其防止连接具的反向安装的功能的丧失，从而本领域技术人员为了维持上述锥形体的指向作用，不会对上部锥形体的尺寸作出如前所述的改动，即，证据1没有给出对头部锥形体进行改进的技术启示，在证据1公开的内容的基础上，本领域技术人员没有动机将证据1的上部锥形体的两突出部的间距设置为同时小于槽穴的两侧壁分别与角件与其相对应的内壁之间的间距之和，从而不容易想到如本专利权利要求1那样设置上部锥形体两突出部的间距。在证据1的基础上，本领域技术人员不容易得到本专利权利要求1的技术方案，权利要求1具有创造性。”

一审法院(北京知识产权法院)认为：“证据1整体上并不存在使得本领域技术人员舍弃本专利所述能够双向插入的技术手段的普遍认知和教导，没有证据表明本领域存在避免双向插入的技术偏见和技术障碍，在证据1的基础上，本领域技术人员能够容易想到区别特征，因此，权利要求1不具有创造性。”

二审法院(最高人民法院知识产权法庭)认为：“证据1的技术方案与本专利说明书记载的背景技术类似，均是只有唯一的一个插入方向，并且证据1的发明目的就是要防止连接具的反插，在证据1的教导下，本领域技术人员没有动机想到上述区别特征，因此，权利要求1具有创造性。”

最高人民法院知识产权法庭在裁判要旨的摘要中针对此案的说明是：“如果发明创造的技术方案与最接近现有技术存在区别特征，且该现有技术明确排除应用该区别特征的，则可以认定本领域普通技术人员在面对区别特征所解决的技术问题时缺乏动机对该现有技术进行相应技术改进以获得所要保护的技术方案。”
 
四、案例分析

案例1和案例2均涉及如下情形：最接近现有技术中存在能够说明其技术方案本身排除区别特征的适用的记载。对于此种情形，存在两种截然相反的观点：
 

国家知识产权局在案例1和案例2中，均认可观点A。在法院系统内部存在不同的观点，在案例1中，一审法院和二审法院认可观点A，再审法院认可观点B；在案例2中，一审法院认可观点B，二审法院认可观点A。

观点A和观点B的争议可能会持续存在。对于公众来说，重要的是，从这两个案例中得到什么样的经验和启示。

作为无效请求人，应当尽量避免使用可能引起上述争议的证据作为最接近现有技术，如果该证据很有价值，则可以将其作为与最接近现有技术结合来评价创造性的证据使用，这样可以避开上述争议。否则，在无效阶段得到不利结果的风险很高，而且，即使进入行政诉讼阶段，也存在相当大的风险。作为专利权人，如果无效请求人使用的最接近现有技术能够引起上述争议，则可以充分地利用观点A作为争辩理由。
 
五、结语

从本文所介绍的两个最高院的案例可以看到，如果最接近现有技术存在排除区别特征的适用的记载，那么是否能够直接判断为本领域技术人员缺乏将区别特征结合到最接近现有技术的动机进而得出相关权利要求具有创造性的结论，存在很大的争议，国家知识产权局和法院系统对此还未达成一致的意见，且在法院系统内部，也存在着分歧。对于公众来说，可以在了解这一现状的基础上更有效地维护自身的合法利益。