——判断独立权利要求是否缺少必要技术特征所针对的技术问题以及判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时的权利要求解释
《专利法实施细则》第20条第2款规定了:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。但是对于什么是必要技术特征,应当至少记载到什么程度,在审查指南中并没有明确规定,而且该法条与得不到说明书支持、不清楚等法条存在竞合,因此在审查实践当中如何适用该法条存在很多争议。
近日,我所代理的一件专利权无效宣告请求行政纠纷二审胜诉,法院在判决书中阐述了“缺少必要技术特征”的立法本意,认为要求独立权利要求具备必要技术特征,本意在于规范权利要求的撰写;在本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的情况下,仅因申请人在独立权利要求中没有进一步详细记载技术特征而不予授权,会导致对申请人撰写专利文件的要求与其创新程度不相适应,悖离专利法鼓励发明创造的立法目的。并且,法院认为,如果社会公众不能实现权利要求所确定的技术方案以解决技术问题,或者权利要求的保护范围与技术贡献不相符,可以通过专利法的其他条款解决。这对于今后的审查和审判具有指导意义。
具体到本案,涉案专利的专利权人为一家车载天线企业,委托我所向东莞某公司提起了专利侵权诉讼,东莞某公司于是针对涉案专利提起了无效宣告请求。
在接受专利权人的委托后,我所迅速对无效宣告请求提出的包括缺少必要技术特征、超范围、不清楚、和创造性等各项理由进行分析,并与客户进行了多次讨论,最终决定对权利要求书进行修改,以争取专利权被维持有效,并且避免对专利侵权诉讼中的侵权判定产生不利影响。
国家知识产权局在专利权人提交的修改权利要求书的基础上维持了专利权有效。
无效请求人针对无效决定提起了行政诉讼,在一审阶段,主要的争议焦点是缺少必要技术特征和创造性。一审法院认为,涉案专利的独立权利要求缺少必要技术特征,因此,判决撤销无效决定。
专利权人和国家知识产权局不服该一审判决,均提起了上诉。我所在二审中,从各个角度阐明本专利并不缺少必要技术特征。
最高人民法院知识产权法庭最终支持了我们的上诉理由,并且在判决书中针对缺少必要技术特征的判断,提出了如下两个裁判观点:
(1) 判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,原则上只能基于说明书中记载的发明所要解决的技术问题进行判断。为解决发明所要解决的技术问题所必不可少的技术手段,属于必要技术特征。
(2) 在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时,仍应考虑说明书中记载的发明目的等内容,基于对权利要求的合理解释得出结论。只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后仍不能认为其可以解决发明所要解决的技术问题时,才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。
《专利法实施细则》第20条第2款规定了:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。但是对于什么是必要技术特征,应当至少记载到什么程度,在审查指南中并没有明确规定,而且该法条与得不到说明书支持、不清楚等法条存在竞合,因此在审查实践当中如何适用该法条存在很多争议。
近日,我所代理的一件专利权无效宣告请求行政纠纷二审胜诉,法院在判决书中阐述了“缺少必要技术特征”的立法本意,认为要求独立权利要求具备必要技术特征,本意在于规范权利要求的撰写;在本领域技术人员根据对权利要求的合理解释可以得出其具备解决技术问题的全部必要技术特征的情况下,仅因申请人在独立权利要求中没有进一步详细记载技术特征而不予授权,会导致对申请人撰写专利文件的要求与其创新程度不相适应,悖离专利法鼓励发明创造的立法目的。并且,法院认为,如果社会公众不能实现权利要求所确定的技术方案以解决技术问题,或者权利要求的保护范围与技术贡献不相符,可以通过专利法的其他条款解决。这对于今后的审查和审判具有指导意义。
具体到本案,涉案专利的专利权人为一家车载天线企业,委托我所向东莞某公司提起了专利侵权诉讼,东莞某公司于是针对涉案专利提起了无效宣告请求。
在接受专利权人的委托后,我所迅速对无效宣告请求提出的包括缺少必要技术特征、超范围、不清楚、和创造性等各项理由进行分析,并与客户进行了多次讨论,最终决定对权利要求书进行修改,以争取专利权被维持有效,并且避免对专利侵权诉讼中的侵权判定产生不利影响。
国家知识产权局在专利权人提交的修改权利要求书的基础上维持了专利权有效。
无效请求人针对无效决定提起了行政诉讼,在一审阶段,主要的争议焦点是缺少必要技术特征和创造性。一审法院认为,涉案专利的独立权利要求缺少必要技术特征,因此,判决撤销无效决定。
专利权人和国家知识产权局不服该一审判决,均提起了上诉。我所在二审中,从各个角度阐明本专利并不缺少必要技术特征。
最高人民法院知识产权法庭最终支持了我们的上诉理由,并且在判决书中针对缺少必要技术特征的判断,提出了如下两个裁判观点:
(1) 判断独立权利要求是否缺少必要技术特征,原则上只能基于说明书中记载的发明所要解决的技术问题进行判断。为解决发明所要解决的技术问题所必不可少的技术手段,属于必要技术特征。
(2) 在判断独立权利要求是否缺少必要技术特征时,仍应考虑说明书中记载的发明目的等内容,基于对权利要求的合理解释得出结论。只有当本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图对独立权利要求进行合理解释后仍不能认为其可以解决发明所要解决的技术问题时,才能认定独立权利要求缺少必要技术特征。