中国律师 柴元涛

 
实务中，许多商标权利人会遭遇商标被提起连续三年不使用撤销（以下简称“撤三年”）的情形。那么，商标权利人提交了使用证据后，维持商标注册的商品范围如何界定，以下的简单分析供大家参考。
 
关于撤三年案件中的维持注册的商品范围，《商标审查审理指南》以及《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中有如下规定：
 
《商标审查审理指南》5.2规定，商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的 , 在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。
 
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.9规定，诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。
 
从规定的字面意思来看，商标权利人只要在核定商品上使用了注册商标，那么与该商品相类似的商品上的注册就可予以维持。但是，实践中，会出现这样一种情况。例如，A商标在1106（一）类似群中共有三个商品，分别是“空气调节设备”、“电干衣机”、“风扇（空气调节）”。第三人仅仅对其中的“电干衣机”一个商品提起了撤三年申请。A商标的权利人又仅能提供“空气调节设备”上的使用证据。这种情况下，通过提交“空气调节设备”上的使用证据是否可以维持该商标在“电干衣机”商品上的注册？对此，一般有以下两种观点。
 
第一种观点认为不应维持“电干衣机”商品上的注册。理由如下：
 
（1）第三人请求撤销的商品仅有“电干衣机”一项。国知局下发的《提供使用证据通知书》中明确要求提供的是“电干衣机”的使用证据。商标权利人提供的“空气调节设备”的使用证据显然不符合要求。
 
（2）第三人未请求撤销“空气调节设备”上的商标注册，即便撤销“电干衣机”商品上的注册，对于商标权利人继续在“空气调节设备”使用注册商标也并未造成实质影响。
 
（3）实践中，类似商品的判断存在跨类别交叉检索的情形。例如，1106（一）类似群的“电干衣机”与0724类似群的商品洗衣机类似。有时，为了清除注册障碍，第三人才仅对“电干衣机”一项商品提起了撤三年。在区分表中，同属1106（一）类似群的“空气调节设备”与0724类似群的商品并不构成类似商品，若因“空气调节设备”的使用维持“电干衣机”上的注册，就会阻碍第三人取得0724类似群的商品上的商标注册，显然这对第三人的权利取得有不利影响。
 
（4）将不使用的商品撤销，至少因不再有相同商品的问题而可以避免刑事责任以及《商标法》第五十七条第（一）项下的“双同”民事侵权认定。而且，《商标法》第五十七条第（二）项下的侵权认定也不再简单认为商品类似必然混淆和侵权。因此，部分撤销不使用的商品仍然是有意义的。
 
对于第一种观点，实务中，部分审查员也持有相同观点。例如，在商评字[2021]第0000199147号撤销复审决定[1]中，商标局认定商标权利人提交的1104（一）类似群“烤箱”（并非撤三年的撤销对象商品）上的使用证据不能证明1104（一）类似群的“电热水瓶”、“电热壶”上的有效使用。
 
第二种观点认为，“空气调节设备”与“电干衣机”属于同一类似群的商品。即便第三人请求撤销的商品仅仅是“电干衣机”1项，商标权利人在核定商品“空气调节设备”上的使用也应当维持“电干衣机”的注册。
 
笔者支持第二种观点，理由如下：
 
（1）从撤三年制度的立法目的来看，其主要目的在于鼓励商标权人使用注册商标，而非惩罚商标权人。因此，只要不是‘死’商标就可以予以保留。虽然清除商标注册障碍也是撤三年的重要功能。但是，按重要程度排序的话，鼓励商标使用的目的显然要优先于清除注册障碍的目的。
 
（2）从撤三年制度的立法本意来看，《商标法》第一条作为统领该法的方向指引，其内在价值已植入于该法的具体条款之内。“促进社会主义市场经济的发展，是商标法的总目的、总原则。在市场经营中，基于对资金、生产能力、市场情形等因素的考虑，商标注册人在商标注册后的较短时间内并不必然会在全部核定使用的商品上均投入使用，而是很可能在某一个或几个商品上进行生产及销售，从而减少经营风险。在上述产品经营状况良好的情况下，才有可能考虑将其经营行为扩大到与之相类似的商品或服务上。鉴于相类似的商品或服务在生产条件、服务场所等硬件条件以及销售渠道等软件条件方面，均具有相当程度的共通性，商标注册人如欲扩大经营所需投入相对较少，因此，上述作法是经营者扩大其经营规模所通常采用的方式。这也就意味着，如果将这一范围内的商标专用权为商标注册人保留，其具有较大可能性会产生社会经济效益。”因此，从促进市场经济繁荣发展的视角出发，对核定使用的类似商品上的注册予以保留，是较为合理且不与《商标法》的立法本意相冲突的[2]。
 
（3）第三人对某1个商品提起撤三年，如果商标权利人提交了同一类似群的其他核定商品上的使用证据却无法维持被请求撤销商品的注册的话，“商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持”这一条款就失去了效力。第三人完全可以通过对商品逐个提起撤三年的方式予以规避，违反了《商标法》的立法本意。
 
（4）一条法律的设定必然无法兼顾到所有人的利益。两权相害取其轻，虽然对核定使用的类似商品予以保留，可能会对认定侵害商标权犯罪的范围等有所影响，但是商标权本身就具有一定公示性，他人在申请、注册、使用商标时理应做到合理避让，否则就应承担对其不利的后果。
 
对于第二种观点，实务中，有法官持有相同观点。例如，在第9803460号第29类“雪原”商标撤三年案件的二审判决[3]中，第三人仅对2907类似群的“牛奶饮料(以牛奶为主的)；奶茶(以奶为主)；乳酒(牛奶饮料)”三项商品提起了撤消申请。商标权利人提交了其在2907类似群的核定商品“酸奶”上的使用证据。最终，二审法院依据其在“酸奶”商品上的有效使用维持了类似商品“牛奶饮料(以牛奶为主的)；奶茶(以奶为主)；乳酒(牛奶饮料)”上的诉争商标的注册。
 
综上所述，在撤三年案件中，即使涉案商标未在被请求撤销的商品使用，若能证明涉案商标使用在与其类似的其他核定商品上，维持被请求撤销商品上的注册，更具合法性与合理性。

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《参考文献》
[1]国家知识产权局商评字[2021]第0000199147号商标撤销复审决定书
[2]陶钧,中国知识产权杂志,商标撤销复审行政纠纷中维持商标注册之商品范围的辨析
https://www.sohu.com/a/322165288_120052002
[3]北京市高级人民法院(2022)京行终2473号撤销复审二审行政判决书