裁判要旨

在后注册商标申请人在申请注册商标时主观上是善意还是恶意，是区别适用商标在先使用抗辩和对于抢注商标的否定性评价两种法律制度的关键；若在后注册商标申请人主观上明显存有恶意，应考虑对其抢注商标行为给予否定性评价，而非适用商标在先使用抗辩对在先使用人施以“原使用范围”、“附加适当区别标识”等限制。
 
案件信息

 
案件概要

第12113899号“BO”商标（简称“诉争商标”）由广州市碧欧化妆品有限公司（简称“碧欧公司”）注册，核定使用商品为第3类化妆品等。申请日为2013年1月28日，初审公告日为2014年4月20日，有效期自2014年7月21日至2024年7月20日。

钟某系第6510723号“BO型动”商标的注册人，该商标核定使用商品为第3类去污剂，申请日为2008年1月15日。广东碧鸥国际化妆品有限公司（简称“碧鸥国际公司”）成立于2011年5月，钟某系碧鸥国际公司的股东。
 

 

诉争商标初审公告期间，钟某提出异议，商标局于2015年10月29日作出决定，准予诉争商标注册。此后，钟某对诉争商标提起无效，国家知识产权局作出无效宣告请求裁定，认为诉争商标与钟某享有在先著作权的图形作品基本相同，且该申请未经过著作权人许可，损害了钟某对该图形作品享有的在先著作权，裁定诉争商标无效。碧欧公司不服无效裁定，提起诉讼。经一审、二审，北京市高级人民法院认定，钟某的图形作品难以构成著作权法意义上的美术作品，诉争商标的注册未损害钟某的著作权，准予诉争商标注册。

2019年，碧欧公司对通过公证购买的方式对碧鸥国际公司、澳宝化妆品（惠州）有限公司（简称“澳宝公司”）、广州汝宁木影贸易有限公司韶关分公司（简称“汝宁韶关分公司”）的销售的洗发乳、精油等产品进行了证据保全，并将碧鸥国际公司、广州汝宁木影贸易有限公司（简称“汝宁公司”）、汝宁韶关分公司、澳宝公司诉至广东省广州市白云区人民法院（简称“一审法院”），要求各被告停止侵权，连带赔偿碧欧公司经济损失及合理支出20万元。

碧鸥国际公司称，“碧鸥”系列品牌在诉争商标申请日前已经在先使用，诉争商标系碧欧公司抢注，缺乏权利基础，并且，被诉侵权产品上的商标与诉争商标不构成近似。

一审法院认为，第6510723号商标的图形部分构造与诉争商标相同，其申请注册时间为2008年1月15日，说明诉争商标图形在2008年已存在，钟某提交的作品登记证书显示图形与诉争商标构造基本一致，虽然生效判决认定该图形难以构成著作权法意义上的美术作品，但可说明其已被申请著作权登记的事实。

另外，碧鸥国际公司提交的证据表明，由钟某经营的案外人于2008年开始使用碧鸥品牌对外开展合作经营，碧鸥品牌及标识在2008年9月左右即在电视媒体进行宣传推广，至迟在2012年2月20日已标注“BO”标识，使用方式包括将“BO”标识及“碧鸥”文字进行上下组合排列，使用的时间均发生在诉争商标申请注册之前。澳宝公司提交证据亦能够证明钟某及碧鸥国际公司在2016年以来对“BO”标识持续使用至今。因此，现有证据可以说明“BO”标识早在诉争商标注册前即被钟某使用且具备一定影响力。钟某使用“BO”标识的方式和商品范围具有一定的稳定性和持续性，不存在为故意攀附碧欧公司知名度而改变标识使用方式和范围，被诉侵权产品上还同时标注碧鸥国际公司的注册商标和企业字号“碧鸥”，可以起到识别商品来源的作用，碧鸥公司对被诉标识的使用，是在其原使用范围内，通过添加区别标识，与碧欧公司的产品进行区分，已尽合理避让义务，应认定为使用行为具备善意，符合商标在先使用抗辩的构成要件，钟某有权在原使用范围内继续使用该商标，碧欧公司无权加以禁止，但钟某在后续使用中，应注意附加区别标识，使其产品区别于碧欧公司产品。

据此，一审法院判决驳回碧欧公司的全部诉讼请求。碧欧公司不服，上诉至广州知识产权法院（简称“二审法院”）。

二审法院认为，在后注册商标申请人在申请注册商标时主观上是善意还是恶意，是区别适用商标在先使用抗辩和对于抢注商标的否定性评价两种法律制度的关键；若在后注册商标申请人主观上明显存有恶意，应考虑对其抢注商标行为给予否定性评价，而非适用商标在先使用抗辩对在先使用人施以“原使用范围”、“附加适当区别标识”等限制。适用商标法第三十二条对于抢注商标进行否定性评价，除了用于识别商品来源的标识性权利以外，还应当将在先主体是否存在著作权、专利权等其他在先权利一并纳入审查范围。

诉争商标申请日之前，钟某在不同商品服务中申请了多枚包含“BO”图形的注册商标，这些商标的核定使用商品与诉争商标的核定使用商品构成相同或近似。钟某以法定代表人、董事等身份在2008年至2011年分别成立多家公司，在经营中持续使用包含“BO”的商业标识，虽然“BO”图形被生效判决认定欠缺独创性不构成美术作品，但钟某在诉争商标申请注册前希望以著作权等全方位加强保护“BO”商业标识的初衷不可否认。钟某对“BO”图形的使用已经符合商标法第三十二条“有一定影响”的要件。

作为同一地区、相同行业的经营者，在申请诉争商标前，碧欧公司应当知道钟某及其相关企业在先使用并有一定影响的“BO”图形商业标识的情况，结合此前碧欧公司与钟某曾发生争议，双方于2018年9月签订的《和解协议》记载，钟某自2008年起使用“碧鸥”“BIOU”、“碧鸥BIOU”等标识生产、销售洗发水等化妆产品，碧欧公司确认其生产、销售的带有“碧欧”、“BIOU”、“碧欧BIOU”等标识的被诉洗发水等化妆品侵犯了钟某第6280156号及第12577563号注册商标权，碧欧公司立即停止生产带有“碧欧”、“BIOU”等标识的洗发水化妆品并在6个月内销毁完毕等内容，进一步佐证了碧欧公司注册诉争商标前应当知道钟某在先使用“BO”图形的商业标识。故碧欧公司申请注册取得诉争商标，构成商标法第三十二条规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的行为，碧欧公司在本案中以此作为权利基础主张侵权，有违诚实信用原则，难谓正当，构成权利滥用。
据此，二审法院驳回上诉，维持一审判决。
 
魏所解读

本案入选了《2022年中国法院50件典型知识产权案例》。该案首次在判决中将“抢注商标行为的否定性评价”和“商标在先使用抗辩”两项制度的适用要件加以区分并进行了明确。

《商标法》第32条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”此前，在 “歌力思”案（（2014）民提字第24号）中，最高人民法院指出，民事诉讼中，法院可以对恶意抢注商标抗辩中所涉及的抢注商标行为进行否定性评价和认定，注册商标权人若构成恶意抢注商标行为的，属于权利滥用，其有关侵权的诉讼请求应不予支持，《商标法》第32条即为上述认定的法律基础。

而就“抢注商标行为的否定性评价”和“商标在先使用抗辩”两种抗辩的法律结果来看，先使用抗辩成立，原有范围内的使用不构成侵权，但超过原有范围内的使用仍属于侵权，且在后续使用中，应注意附加区别标识，显然先用权人的使用仍会受到限制。而抢注商标行为被否定性评价，意味着商标权人不具有权利行使的合法权利基础，被控侵权人的使用行为不受影响。显然，优先适用“抢注商标行为的否定性评价”更有利于保护真正的权利人。

本案中，一审法院基于《商标法》第59条第3款，以钟某系碧鸥国际公司原股东为由，认定钟某的在先使用抗辩可以扩大适用至碧鸥国际公司，但这显然已经超出了《商标法》第59条第3款所述的“原使用范围”，二审法院对此也进行了纠正，且认为《商标法》第59条第3款的适用情形为双方主观均属于诚信善意，若有证据证明在后注册商标申请人对他人在先使用的未注册标识已然了解、主观上属于恶意并成功抢先注册商标时，应当适用《商标法》第32条规定，对抢注商标行为予以否定性评价。