裁判要旨

合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者，具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形，原则上不包括使用专利方法的情形。一旦对侵权使用专利方法的行为适用合法来源抗辩，被诉侵权人将得以永久实施专利技术方案，从而过分损害专利权人的利益。
 
案件信息
 

 
案件概要

2015年7月31日，中集安瑞环科技股份有限公司（简称“中集公司”）、中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司（简称“安瑞科公司”）、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称“国际海运公司”，以上三方合称“中集方”）向国家知识产权局申请名称为“罐式容器装配台及装配方法”的发明专利（专利号：ZL201510465803.9，简称“涉案专利”），2019年4月30日获得授权。

早在2013年12月，中集公司（委托方）曾与成都焊研威达科技股份有限公司（简称“成都焊研公司”，加工方）签订委托加工合同，由中集公司提供设备生产图纸及具体细节设计思路，成都焊研公司具体实施设备装配HBGZ-40“罐箱筒体与封头组对装配机”。2016年9月，中集公司（买方）与成都焊研公司（卖方）签订设备采购合同，采购HBGZ-50 “筒体与封头组对装配机”。采购合同中，双方对知识产权以及商业秘密保护等进行了约定，其中“液压式－新型筒体特罐组对装配机”的知识产权归中集公司所有。

2017年8月，成都焊研公司（卖方）与南通汇达智能设备有限公司（简称“南通汇达公司”，买方）签订设备采购合同，成都焊研公司提供HBGZ-50(Y)封头筒体组对机1台（简称“被诉侵权产品”），后南通汇达公司将该设备转售给靖江市亚泰物流装备有限公司（简称“靖江亚泰公司”）。

中集方认为，靖江亚泰公司使用被控侵权产品，销售、许诺销售依照涉案专利方法直接获得的罐式容器产品的行为均构成侵权，于是向江苏省南京市中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼，请求靖江亚泰公司、成都焊研公司、南通汇达公司停止侵权，请求靖江亚泰公司赔偿中集方经济损失及合理支出1500万元，成都焊研公司、南通汇达公司赔偿中集方专利临时保护期使用费104万元。

一审庭审中，各方当事人均认可型号HBGZ-40和HBGZ-50的封头组对装配机的区别在于生产制造罐体的体积不同，操作过程中采用的驱动方式存在差异，两者在结构上及具体焊接操作中使用的方法与涉案专利所请求保护的产品结构和方法相同。靖江亚泰公司、成都焊研公司、南通汇达公司认可被诉侵权产品的结构及生产罐体封头所采用的方法落入涉案专利请求保护的权利要求的范围，同时落入涉案专利申请有关权利要求请求保护的范围。但靖江亚泰公司认为其所购买的被诉侵权产品系由成都焊研公司生产并销售、南通汇达公司销售，且上述行为发生在涉案专利临时保护期内，不应承担侵权责任。靖江亚泰公司、成都焊研公司、南通汇达公司同时主张成都焊研公司自2013年就开始生产被诉侵权产品，享有先用权。此外，成都焊研公司同意给予中集方临时保护期使用费。

一审法院认为，虽然成都焊研公司于2013年、2016年已为中集公司生产过2台封头组对装配机产品，但其生产相关产品所使用的技术并非自己的发明创造或现有技术，而是根据中集公司提供的产品制造图纸及方案进行加工，并不构成独立于权利人的在先使用权。另外，中集公司与成都焊研公司于2016年签订的设备采购合同约定，设备的知识产权归甲方，成都焊研公司亦明确表示，放弃其与中集公司在合作中可能取得的技术成果归属。因此，成都焊研公司对涉案发明专利技术及方案不享有先用权。

根据技术比对结果，被诉侵权产品既落入了专利申请权利要求的请求保护范围，同时也落入了涉案专利权利要求请求保护的范围。但在专利公开日到授权日之间，为发明专利申请提供的是临时保护，而成都焊研公司生产、销售被诉侵权产品、南通汇达公司销售被诉侵权产品，靖江亚泰公司购买被诉侵权产品用于生产罐体的行为均发生于涉案专利临时保护期内。在专利临时保护期内实施相关尚未授权发明专利的，不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内，制造、销售、进口被诉侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续使用的行为亦不视为侵害专利权的行为，但中集方可以要求发明实施者支付适当费用。

综上，一审法院判决成都焊研公司、南通汇达公司向中集方赔偿涉案专利临时保护期内使用费20万元，驳回中集方的其他诉讼请求。中集方不服，上诉至最高人民法院。

最高人民法院认为，靖江亚泰公司从南通汇达公司处购买被诉侵权产品时，涉案专利尚未授权，处于发明专利临时保护期内，在此期间，靖江亚泰公司购买并使用被诉侵权产品的行为并未构成专利侵权。但是，靖江亚泰公司在涉案专利授权公告后继续使用被诉侵权产品及实施专利方法的行为均构成专利侵权行为。

发明专利临时保护期制度的目的在于对已授权专利回溯至公开日给予实质性保护，以避免专利申请从公开日到授权公告日的特殊时段内，社会公众任意实施该专利技术方案对专利申请人利益带来的损害。如果认定在专利授权后以生产经营为目的使用临时保护期内制造的实施专利技术方案的产品以及使用专利方法的行为不构成侵权，则相当于创设了类似于先用权抗辩的不侵权例外，这违背设置发明专利临时保护期加强专利权保护的制度目的。此外，方法专利具有不同于产品专利的特殊性。当发明专利申请被公开后，社会公众即可获知并实施该处于临时保护期内的技术方案，当该发明系产品发明而非方法发明时，因产品的使用受到产品自然老化、损耗的天然限制，对专利权人所能产生的损失是有限且可控的。但方法发明则不然，使用专利方法行为可无限次反复再现专利技术方案，对专利权人所能产生的损失可能是长期持续且难以计算和控制的，如果允许在方法专利被授权后，未经许可仍可继续使用方法专利，则专利制度“以公开换保护”的目的将实质上无法实现。

因此，即便成都焊研公司和南通汇达公司已支付或承诺支付临时保护期使用费，靖江亚泰公司在涉案专利授权后，为生产经营目的继续使用实施专利技术方案的被诉侵权产品从而导致继续实施涉案方法专利技术方案的行为，依然构成对涉案专利权的侵害。并且，靖江亚泰公司的合法来源抗辩主张亦不能成立，合法来源抗辩并不适用于使用专利方法的行为，方法专利侵权不具有基于产品物理条件的限制，一旦对侵权使用专利方法的行为适用合法来源抗辩，被诉侵权人将得以永久实施专利技术方案，势必过分损害专利权人的利益。产品专利和方法专利的保护范围延伸性不同。方法专利的保护范围可以延及依照专利方法直接获得的产品，但产品专利的保护范围仅及于产品本身而不延及以使用专利产品的方式使用的方法。

据此，最高人民法院以靖江亚泰公司使用专利方法直接获得的产品即罐式容器的利润作为计算损害赔偿的依据，维持成都焊研公司、南通汇达公司赔偿中集方涉案专利临时保护期内使用费20万元的判项，并改判靖江亚泰公司立即停止侵权，赔偿中集方经济损失4,909,005元人民币及合理支出480,132.83元人民币。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》，本案焦点主要在于方法专利的使用能否因系临时保护期内取得的理由合法化，以及合法来源抗辩是否适用于方法专利。

关于支付临时保护费后的豁免情形，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第18条第1款规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定”，第3款规定：“发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。”

但本案情形有所不同，前述司法解释第18条第3款的规定，旨在免除在发明专利临时保护期内已由他人制造、销售、进口的产品，在已支付或承诺支付临时保护费的特定情形下，在发明专利公告授权后的使用、许诺销售、销售行为的侵权责任。该规定可以说综合考虑了专利权人和社会公众的利益均衡，专利权人通过临时保护费获得了利益，且后续的使用、许诺销售、销售行为限定为已支付了对价的产品不会造成专利权人的损失扩大。但由于由于使用专利方法可以不断再现专利技术方案，因此前述司法解释的规定不应被扩大解释到专利方法，有必要对未经许可仍继续使用的行为加以规制。

关于合法来源抗辩的适用对象，合法来源抗辩是免除赔偿责任的抗辩，是保护善意第三人制度的体现，但也要受到产品物理条件的限制。而侵权使用专利方法的行为，原则上不具有基于产品物理条件的限制，有可能导致专利技术方案被永久实施，这无疑将导致专利权人的利益受损。因此，合法来源抗辩的适用对象限于专利侵权产品的使用者、许诺销售者、销售者，其具体包括使用、许诺销售、销售专利侵权产品或者使用、许诺销售、销售依照专利方法直接获得的专利侵权产品的情形，但并不包括使用专利方法的情形。