裁判要旨

专利侵权案件审理中对涉案专利权稳定性存疑或有争议时，人民法院可以对此进行一定的有限度的审查。权利不得滥用是诚实信用原则的体现，是行使民事权利的基本要求。在专利侵权案件中，专利权的稳定有效存在是审理专利侵权案件的前提和基础。在特定情况下，如请求保护的权利要求明显不清楚以致无法确定保护范围、侵害他人合法在先权利获得专利权等，可能构成权利滥用。此时，如果人民法院对被诉侵权人提出权利滥用或者专利权稳定性抗辩事由视而不见、避而不审，仍然作出被诉侵权人承担侵权责任的认定，明显有违公平原则，也无益于鼓励真正的有价值的发明创造。

为有效促进专利侵权纠纷解决，人民法院可以积极引导和鼓励专利侵权案件当事人基于公平与诚信之考虑，自愿作出双方双向或者单方单向的利益补偿承诺或者声明，即：专利权利人可以承诺如专利权被宣告无效则放弃依据专利法第四十七条第二款所享有的不予执行回转利益；被诉侵权人可以承诺如专利权经确权程序被维持有效则赔偿有关侵权损害赔偿的利息。当事人自愿作出上述承诺的，人民法院应当将之作为专利侵权案件后续审理程序处理方式选择的重要考量因素。
 
案件信息

审级、法院、案号、裁判日期	一审：广东省深圳市中级人民法院（2021）粤03民初372号 裁判日期：2021年8月20日 二审：最高人民法院（2022）最高法知民终124号 裁判日期：2022年6月22日
案由	侵害实用新型专利权纠纷
当事人	深圳市租电智能科技有限公司：一审原告、二审上诉人 深圳市森树强电子科技有限公司：一审被告1、二审被上诉人1 深圳市优电物联技术有限公司：一审被告2、二审被上诉人2
裁判结果	一审：驳回深圳市租电智能科技有限公司的全部诉讼请求。 二审：撤销一审判决，改判驳回深圳市租电智能科技有限公司的起诉。
涉案法条	《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款

 
案件概要

2017年2月14日，深圳市租电智能科技有限公司（简称“租电公司”）向国家知识产权局申请名称为“一种动态密码USB线材”实用新型专利（专利号： 第201720131230.0号，简称“涉案专利”）以及名称为“一种动态密码墙壁充电器”的实用新型专利（专利号： 第201720131124.2号，简称“关联专利”），涉案专利以及关联专利分别于2017年8月18日、2017年12月1日获得授权公告。

涉案实用新型专利的权利要求书共有7项权利要求，其中权利要求1的保护范围如下：

1.一种动态密码USB线材，包括有USB插接头；其特征在于：所述的USB插接头的电源输出端经动态密码控制器连接充电接口；所述的动态密码控制器包括有用于产生动态密码并控制充电接口的MCU主控模块，以及连接MCU主控模块提供动态密码输入的键盘输入模块，或者无线连接MCU主控模块提供动态密码输入的密码输入装置；键盘输入模块输入的密码与MCU主控模块的实时动态密码一致，MCU主控模块开启充电接口电源输出。

2017年10月13日，国家知识产权局对涉案专利权作出实用新型专利权评价报告，结论为权利要求1-7未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

第201720131230.0号实用新型示意图

2020年12月，租电公司发现深圳市森树强电子科技有限公司（简称“森树强公司”）、深圳市优电物联技术有限公司（简称“优电公司”）生产的“一拖三扫码充电线”产品（简称“被诉侵权产品”）涉嫌侵权，于是针对被诉侵权产品以及网络销售店铺进行了公证保全，被诉侵权产品系优电公司委托森树强公司生产。

租电公司于2021年1月向广东省深圳市中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼，要求判令森树强公司、优电公司立即停止侵权、销毁库存并连带赔偿租电公司经济损失及合理开支100万元人民币。

一审法院经当庭比对，租电公司明确被诉侵权产品为键盘输入模块，认为被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1全部的技术特征，构成相同侵权。森树强公司、优电公司确认被诉侵权产品具有涉案专利权利要求1的全部技术特征。

一审中，森树强公司、优电公司提交了第41299号无效宣告请求审查决定书以及北京知识产权法院（2019）京73行初10307号判决书作为证据，拟证明关联专利已被无效，且其与涉案专利的权利要求内容和技术特征完全相同，涉案专利同样应视为无效专利。租电公司确认关联专利与涉案专利除前者为AC插头，后者为USB插头外，其他所有的技术特征均相同。

关联专利的权利要求1记载如下：

1.一种动态密码墙壁充电器，包括有AC插头，连接AC插头的电源适配器模块；其特征在于：所述的电源适配器模块的输出端经动态密码控制器连接充电接口；所述的动态密码控制器包括有用于产生动态密码并控制充电接口的MCU主控模块，以及连接MCU主控模块提供动态密码输入的键盘输入模块，或者无线连接MCU主控模块提供动态密码输入的密码输入装置；键盘输入模块输入的密码与MCU主控模块的实时动态密码一致，MCU主控模块开启充电接口电源输出。

第201720131124.2号实用新型示意图

第41299号审查决定记载，关联专利的权利要求1-7均不具备创造性，于2019年8月7日宣告无效。租电公司不服第41299号审查决定，向北京知识产权法院提出行政诉讼。2020年10月26日，北京知识产权法院判决驳回租电公司的诉讼请求，当事人均未提出上诉，该决定生效。

一审法院认为，本案中，租电公司同日申请了涉案专利和关联专利，两者的发明目的均系为手机或数码产品充电，两者除了外接电源的方式前者为USB插接头，后者为AC插头外其他技术特征完全一致，而关联专利已被宣告全部无效。实用新型专利申请可以不经过实质性审查就被授予专利权，而在充电领域，使用USB插接头还是AC插头来连接外电源，属于公知常识，故涉案实用新型专利和关联专利属于实质上的同一技术方案，关联专利的无效审查结论可以作为判断涉案专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利权是否应获得民事保护产生实质性影响，本案中，关联专利权经专利无效请求程序和行政诉讼程序，已经被认定权利要求1-7均不具备创造性，被宣告全部无效。租电公司据以指控侵权的涉案专利明显或者有极大可能属于不应获得专利授权的技术方案，其也不属于专利法保护的合法权益，森树强公司、优电公司的专利权无效抗辩成立。涉案专利权利要求1不能作为租电公司请求保护的权利基础，租电公司依据涉案专利权利要求1所提出的诉讼请求应当全部予以驳回。

据此，一审法院判决驳回租电公司的全部诉讼请求。租电公司不服，上诉至最高人民法院。二审过程中，森树强公司针对涉案专利提出无效宣告请求，所提交的证据与第41299号审查决定所依据的证据相同，无效理由也基本一致。经最高人民法院释明，租电公司自愿作出如下承诺：如在专利确权程序中涉案专利或者其主张的权利要求确认无效，则租电公司因本案诉讼从森树强公司、优电公司处获得的侵权损害赔偿和合理开支等所有利益均应即时予以返还。森树强公司、优电公司亦自愿作出如下承诺：如法院以涉案专利权稳定性不足为由裁定中止诉讼或者驳回租电公司的起诉，但涉案专利或者其权利要求被确认有效，且被诉侵权行为被生效裁判认定构成侵权时，森树强公司、优电公司同意支付全部侵权损害赔偿和合理开支。

最高人民法院认为，基于现有事实和证据，涉案专利稳定性明显不足。关联专利已被第41299号审查决定宣告全部无效，关联专利与涉案专利相比，区别技术特征仅在于USB插接头与AC插头，二者均为现有技术，USB插接头用于获取5V直流电；AC插头用于与电源适配器连接后提供低压直流输出电。在涉案专利被提起告无效情况下，涉案专利被宣告无效的可能性极大，稳定性明显不足。况且，双方当事人自愿作出的有关涉案专利稳定性问题的利益补偿承诺或声明，有利于彼此利益的实质平衡。由于涉案专利权稳定性明显不足，而被诉侵权人就涉案专利权稳定性问题所作相关利益补偿承诺也可以在本案裁定驳回起诉后未来专利权被确认有效时使得专利权人的相应利益得以保障。专利权人可以在国家知识产权局就涉案专利权作出维持有效的审查决定确定发生法律效力后，另行提起诉讼，并可根据被诉侵权人在本案中所作利益补偿承诺主张权利。

据此，最高人民法院认为一审法院直接认定被诉侵权人的专利权无效抗辩成立并据此判决驳回租电公司诉讼请求有所不妥，但关于涉案专利稳定性的分析判断无明显错误，故撤销一审判决，改判驳回租电公司的起诉。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）》，本案的创新之处在于二审法院适用了未来利益补偿承诺的方式促进解决专利权民事诉讼中出现的专利权稳定性问题。

中国目前的知识产权法律体系中，对于专利侵权程序与专利授权确权程序，采用“二元制”的处理方式，即便被诉侵权人针对涉案专利稳定性存疑，法院也不能在侵权诉讼中直接裁判涉案专利无效，专利稳定性结论应通过无效程序以及后续行政诉讼得出。专利侵权案件审理中对涉案专利权稳定性存疑或有争议时，对于已经过专利授权确权程序实质审查判断的专利权，其稳定性相对较强，法院可以继续审理侵权案件并作出判决；对于未经实质审查判断的专利权和其他有证据表明被宣告无效可能性较大的专利权，其稳定性相对不足，法院可以视情况对侵权案件裁定中止诉讼；对于已被宣告无效但无效决定尚未发生法律效力的专利权，其稳定性明显不足，法院可以依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条第1款的规定，对侵权案件裁定驳回起诉。

本案中，涉案专利尚未被无效，被无效的是与涉案专利十分接近的关联专利，因此在专利确权程序已经启动的情况下，实际属于前述有证据证明专利权被宣告无效可能性较大的情形，人民法院可以视情况对侵权案件裁定中止诉讼。但本案一审法院并未裁定中止诉讼，而是直接以专利权不具有稳定性为由驳回诉讼请求实际上是打破了二元制的基础，因此最高院认为此种判决方式欠妥。此种情况下，最高人民法院在释明相关程序可能的走向和后果之后，采用了一种折中的创新处理方式，当事人分别针对本次专利确权程序可能的结果及因此可能对对方当事人利益造成的不利影响作出了相应的利益补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益，这样可以有效保障在专利侵权程序先行的情况下专利权被宣告无效后被诉侵权人的实际利益损失得以挽回。被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿，这样可以有效保障在专利确权程序先行的情况下因专利侵权行为持续进行而给权利人造成的利益损失得以补偿。最高院在双方承诺的基础上，驳回起诉，既保证了专利权人再诉的权益，又能尽快了结进行中的侵权案件了结，这一方式符合公平原则和诚信原则，可在实质上平衡保护双方当事人利益。