中国律师 陈涛
北京魏启学律师事务所

　
一、引言

《专利法实施细则》第23条第2款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。审查员在认为独立权利要求缺少关键技术特征而无法解决本申请所声称的要解决的技术问题时，可能会发出独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见。在独立权利要求的特征中存在功能性限定时，对于是否缺少必要技术特征的判断可能存在争议。本文将基于实际案例来讨论功能性限定在缺少必要技术特征的判断中的作用。
 
二、审查指南的规定

《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定：“必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。”

《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节规定：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。”

根据上述规定，缺少必要技术特征的判断以本申请要解决的技术问题为基础，如果独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征，则意味着独立权利要求无法解决所声称的要解决的技术问题。如果该独立权利要求无法解决技术问题，则说明该独立权利要求的概括是不合理的，其无法从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出。在这种情况下，该独立权利要求也得不到说明书的支持。

但是，缺少必要技术特征和得不到说明书的支持本质上是两个不同的法律问题，它们的适用场景并不完全相同。尤其是，在独立权利要求中针对解决技术问题的关键手段采用功能或效果的限定时，缺少必要技术特征的判断和得不到说明书的支持的判断可能不具有关联性，判断的结论可能是相同的，也可能是相反的。
 
三、案例介绍

1、案例1

发明名称：一种提高激光测距仪精度的方法及设备

专利号：ZL201010137843.8

无效决定：第37737号

一审判决书：(2019)京73行初341号

二审判决书：(2020)最高法知行终518号

该案例1的权利要求8如下：

一种提高激光测距仪精度的设备，包括半导体激光二极管LD和光敏元件组成的发射和接收系统，其特征在于：包括对所述LD进行环境影响补偿的电路和对所述光敏元件进行环境影响补偿的电路；所述对激光二极管LD进行环境影响补偿的电路为：将发射测量信号，由电阻C6给三极管Q1调制后给激光二极管LD1，由电阻R9，电容C7给光电二极管PD一个偏置电压；同时激光二极管LD的发射强度由光电二极管PD转换为电信号，给运算放大器IC2放大；放大的光强度电压给线性稳压电源LD0的电压调节脚作电压调节，线性稳压电源I1的输出电压与发射的三极管Q1相连接；同时引出激光二极管LD内部的光电二极管PD的信号，或是激光二极管LD的电流信号给混频电路。

在无效决定中，国家知识产权局认定权利要求8缺少必要技术特征，理由是：

权利要求8仅记载了对LD进行环境影响补偿电路中的一部分技术特征，未记载其完整的补偿电路结构，也未记载任何关于对光敏元件进行环境影响补偿电路的结构特征，本领域技术人员依据该权利要求的记载不能获知该发明的整体技术方案，而如何对发射端的LD的测量误差进行补偿以及对接收端的光敏元件的误差进行补偿均是解决其技术问题的必要技术特征，因此独立权利要求8缺少必要技术特征。

一审法院认可国家知识产权局的意见，其在一审判决中指出：

权利要求8请求保护一种提高激光测距仪精度的设备，说明书记载“本发明的发明目的是提供一种直接将器件受到的环境影响误差进行补偿和消除的方法和装置，提高激光测距仪的精度”。显然，如何对发射端的LD的测量误差进行补偿以及对接收端的光敏元件的误差进行补偿是解决其技术问题的必要技术特征。权利要求8技术方案记载了该设备“包括对所述LD进行环境影响补偿的电路和对所述光敏元件进行环境影响补偿的电路”，此外还记载了对LD进行环境影响补偿电路中的一部分技术特征，但未记载对LD进行环境影响补偿的完整电路结构，也未记载对光敏元件进行环境影响补偿电路的结构特征，本领域技术人员依据权利要求8的记载不能获知发明的整体技术方案。因此，权利要求8缺少必要技术特征。

最高人民法院持有不同观点，其在二审判决书中指出：

判断独立权利要求是否缺少必要技术特征，关键在于独立权利要求中是否记载了解决技术问题的必要技术特征；当权利要求的限定存在“无法用结构特征来限定，或者用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当”的情形时，在认定是否缺少必要技术特征时，不应忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定。

第一，功能性特征以拟实现的特定功能或者效果限定专利权的保护范围，而不是以实现该功能或者效果的具体技术手段（结构、连接关系、步骤、工艺条件等)进行限定。虽然功能性技术特征的使用受到较为严格的限制，但并不为法律、法规所禁止。

第二，本专利权利要求8特征部分载明，包括对所述LD进行环境影响补偿的电路和对所述光敏元件进行环境影响补偿的电路，其通过对LD和光敏元件分别进行环境影响补偿解决LD和光敏元件易受环境影响的技术问题。虽然权利要求8中未记载对激光二极管LD进行环境影响补偿的完整的补偿电路结构，也未记载任何关于对光敏元件进行环境影响补偿的结构特征，但由于激光二极管LD及光敏元件具体结构的电路的功能或效果已经在权利要求8中限定，该功能或效果已经可以解决本专利的技术问题。

第三，至于功能性特征概括是否适当，对于权利要求书、说明书及附图是否公开能够实现上述功能或效果的具体实施方式，以及能否得到说明书的支持，应当另行依据专利法第二十六条第三款、第四款进行审查判断，一般不宜简单据此认定缺少必要技术特征。因此，被诉决定、原审判决以权利要求8未能记载实现该功能的具体结构或是具体实现方式为由，认定其缺少必要技术特征，适用法律错误。
 
2、案例2

该案例2的权利要求1限定了如下特征：

一种光传输系统，其特征在于，具备：

电光转换设备…；

光传输路径…；以及

光电转换设备…，

其中，所述电光转换设备包括能够以功率X以上的输出发光的光源，

通过包括下述的第一工序至第六工序的测定方法而得到的噪声指标为Y以下：第一工序…，第二工序…，第三工序…，第四工序…，第五工序…，第六工序…。

审查员在审查意见中指出，本发明要解决的技术问题是“提供一种能够确保可传输距离长的同时能够抑制通信错误的光传输系统和电光转换设备”，为了解决上述技术问题，本申请的其中一个技术方案采用的关键技术手段为“电光转换设备包括能够以功率X以上的输出发光的光源，噪声指标为Y以下，能够确保可传输距离长的同时能够抑制通信错误”。权利要求1的第一~第六工序只是限定了如何测定或计算噪声指标的方法，其没有记载该光传输系统具有怎样的特殊结构或者光源具有怎样的特殊属性能够使得测定出来的噪声指标达到Y以下，但这是解决本发明要解决的技术问题的必要技术特征。因此，权利要求1缺少解决技术问题的必要技术特征。

我们经过分析后认为，审查员的认定的技术问题是正确的，但正如审查员所述，本申请的一个关键技术手段是“电光转换设备包括能够以功率X以上的输出发光的光源，噪声指标为Y以下”，该技术手段已经明确限定在权利要求1中。虽然“能够以功率X以上的输出发光的光源，噪声指标为Y以下”属于功能或效果的限定，但只要权利要求1的技术方案具有该功能或效果，就能够解决本发明要解决的技术问题。

在进行意见陈述时，我们进行了如下争辩：

本申请所要解决的技术问题是：提供一种能够确保可传输距离长的同时能够抑制通信错误的光传输系统。

根据说明书的记载，解决上述技术问题的必要技术特征为：所述电光转换设备包括能够以功率X以上的输出发光的光源，通过包括下述的第一工序至第六工序的测定方法而得到的噪声指标为Y以下。该必要技术特征已经明确记载在权利要求1中，因此，权利要求1并不存在缺少必要技术特征的问题。

至于审查员提出的“该光传输系统具有怎样的特殊结构或者光源具有怎样的特殊属性能够使得测定出来的噪声指标达到Y以下”，并不是解决上述技术问题的必要特征，根据权利要求1当前的技术方案，已经能够解决上述技术问题。

此外，根据说明书的相关记载，本领域技术人员可以通过调整面发光激光二极管的诸如光束直径、光束强度分布、活性层和DBR层的厚度、尺寸、折射率等的各种参数来使得通过第一工序到第六工序得到的噪声指标达到Y以下。

至少基于以上理由，申请人认为权利要求1并不存在缺少解决技术问题的必要技术特征的问题。

后来，在我们与审查员的电话沟通中，审查员明确表示，关于独立权利要求1是否缺少必要技术特征，其认可我们的上述争辩理由。
 
四、总结

通过上述两个案例可知，在独立权利要求中，如果解决技术问题的关键手段是通过功能或效果来限定的，那么，只要该功能或效果的限定能够解决技术问题，则一般不宜简单地认定该独立权利要求缺少必要技术特征。至于该功能或效果的特征的概括是否恰当，是否能够得到说明书的支持，则是另外一个法律问题，需要另行判断。