中国律师  方善姬

 
前言

随着中国企业的技术创新水平的发展和技术研发能力的不断提高，在专利侵权纠纷案件中主张先用权抗辩的案例也并不少见。  

企业将其研发的技术作为技术秘密保护是把双刃剑，通过技术秘密的保护，虽然可以免于公之于众，但随着企业的技术秘密泄露或第三方的独立研发，进而被第三方申请专利时，最早研发出该技术而没有申请专利的企业往往面临涉嫌侵权的问题，处于被动局面。此时，企业可以通过主张先用权抗辩免于承担侵权责任，也可以确保在原有范围内能够继续实施该项技术。

先用权制度旨在平衡专利权人和公众的利益，保护那些在专利申请日前已经完成了实质性的技术研发，实施了相关技术或为实施该技术已经做好必要准备的主体的合法权益。通过确保这些主体的先用权，可以避免他们因后续专利的授权而受到不当限制，从而确保技术创新的持续进行和市场的公平竞争。

但在司法实践中，先用权抗辩成立的比例并不高，究其原因在于对于专利申请日前的在先实施行为的举证具有相当高的难度。本文根据专利法以及目前的司法实务情况，对于企业应如何举证在先实施行为从而能使先用权抗辩成立提供一些建议。
 
一、 专利先用权抗辩的成立条件

专利先用权是指专利申请日之前已经实施某项发明创造或为了实施发明创造做好必要准备的主体，在专利申请日之后可以在原有范围内继续实施该项发明创造，而不视为专利侵权行为的一种抗辩权。

依据专利法第75条第2款以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》15条中的规定，结合司法案例，笔者对于先用权抗辩的成立条件归纳如下：

第一、  涉案专利技术方案与被控侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同；

第二、  在先实施行为发生在涉案专利申请日之前，包括已经在中国制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备；

第三、  先用权的制造或使用行为仅限于原有的范围之内，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；

第四、先用权人所在先实施的应该是其独立完成或者合法获得的技术。
 
二、 专利先用权抗辩的举证

1、   证明标准

实务中，大部分的专利侵权纠纷案例里，被控侵权人都是在被专利人主张侵权之后开始收集证据，而且证明涉案专利申请日之前的实施在先技术方案的证据一般为单方制作的证据较多，这些单方制作的证据在没有充分证据能够佐证真实性时，其证明效力往往容易被否定。

对于专利先用权抗辩的证明标准，早在（2012）民申字第196号案例中，最高院明确提出了需要考虑被告的举证能力，不宜采取过于严苛的标准。最高院在该判决中强调：在涉及先用权抗辩的专利侵权诉讼中，理应充分考虑被诉侵权人生产、经营以及研发活动的实际情况，以及当事人保存、提供相关证据的实际能力和水平，综合考虑当事人提供的相关证据，对案件事实进行全面审查和认定。对于当事人提交的有关先用权抗辩的证据，不宜采取违背客观实际情况的过苛标准。

而且，民事证据采用的是高度盖然性标准，即使是单方制作的证据，如果提供的证据之间能够相互印证，还能以第三方的证据予以佐证，形成证据链的，也可以被认定达到了高度盖然性的标准。如在（2021）最高法知民终508号案例中，一审法院认为被控侵权人提交的证据大部分为单方制作的证据，因此没有认定其先用权抗辩的主张，但二审法院认为，被控侵权人为了证明先使用权抗辩，提交了44份证据，并申请证人出庭佐证，对此，法院认为，被控侵权人自行研发技术、制作技术图纸或者工艺文件的相关证据由其单方制作亦属合理，且此类证据之间内容和时间等能够相互印证、衔接自然，亦有邮件、模具厂回单、聊天记录、证人证言等予以佐证，在专利权人未提交相反证据的情况下，应予采信。

因此，企业如果能在专利申请日之前以公证或时间戳等手段先行保全固定了在先技术方案的实施证据固然最好，但在涉案专利申请日之前未对相关证据进行固定保全的，并不表明先用权抗辩的举证不可能成功，只是此时的被控侵权人的举证负担较重，除了企业内部的证据之外，最好能收集和提交第三方（如有第三方盖章的合同、发票等）或官方（如在政府机关进行过备案的材料等）的证据来证明其申请日之前的实施在先技术方案的事实，且证据之间能够相互印证、形成完整的证据链，并且达到高度盖然性标准。
 
2、   如何举证先用权抗辩

笔者根据上述先用权抗辩的成立条件，对于先用权抗辩的举证，从以下几个方面进行整理。

（1）   申请日之前实施的在先技术方案

被控侵权人主张先用权抗辩，必须要证明其在专利申请日之前所实施的具体的技术方案，而且该技术方案与被控侵权产品构成相同或等同，也与涉案专利构成相同或等同。如果被控侵权人在专利申请日之后对于在先技术方案进行了技术升级，但只要在被控侵权产品构成侵权的权利要求的范围内，能够证明在先技术方案与涉案专利构成相同或等同，则先用权抗辩成立。

根据笔者的调查，被控侵权人因无法有效地证明其在涉案专利申请日之前具体实施的技术方案，从而没有被法院认可先用权抗辩主张的案例较多。

对于在先技术方案的举证，被控侵权人可以通过技术图纸或工艺文件、涉案专利申请日之前制造的产品来证明，但需要前述证据中完整地体现在先实施的技术方案且能够证明这些证据形成在涉案专利申请日之前。例如(2021)最高法知民终1524号案例中，被控侵权人为了证明涉案专利申请日之前实施的在先技术方案,提交了其在专利申请日之前销售的被控侵权产品实物，而且还提交了被控侵权人与案外人签订的合约书、转账凭证、产品实物上标的生产日期等证据来佐证实物所实际形成的时间。虽然产品实物上有明显使用痕迹，但铭牌上标注有产品名称、型号及被控侵权人的企业名称等信息，且铭牌信息与合约书信息相互对应。合约书的签订时间与银行转账凭证及账户交易明细显示的付款时间相契合，且该产品与涉案专利技术方案构成相同。若该案中，被控侵权人仅仅提交一份带有生产日期的被控侵权产品实物，即使通过产品实物能够证明其技术方案，但没有其他佐证的情况下，该产品上所标示的生产日期是否真实则很可能会被质疑。此外，需要注意的是，即便提供了相应证据证明所提出的产品的生产日期早于专利申请日，还应当举证或合理说明该产品的相应技术方案并未在专利申请日之后进行过改变，即没有进行过会改变技术方案的修理或零件替换等。否则仍难以证明该产品现在所体现的技术方案是涉案专利申请日之前所实施的技术方案。
 
（2）   在先实施行为

对于在先实施行为，被控侵权人需要证明在涉案专利申请日之前，已经制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备。需要注意的是，前述制造、使用或必要准备应当是在中国进行，在国外制造后进口到中国国内，并不构成先用权抗辩所要求的在先实施行为。

对于申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法的举证，最好是被控侵权人在申请日之前已经对于制造产品或使用方法的过程和结果以公证或其他方式进行了证据保全，但实务中，具有这样的“先见之明”是很少见的。更常见的是在侵权纠纷发生之后，被控侵权人再去收集过去的制造产品、使用方法的行为的相关证据，很多证据已经灭失不说，且真实性也容易受质疑。比较常见的证明方法如上述(2021)最高法知民终1524号案例，对于涉案专利申请日之前的销售的产品实物以及交易文书来进行举证。

而在申请日前已经生产的产品实物证据难以取得时，很多案例中，被控侵权人会选择以“已经作好制造、使用的必要准备”的证据主张先用权抗辩。

对于“已经作好制造、使用的必要准备”，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，被控侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

从上述规定来看，被控侵权人可以准备技术图纸或工艺文件，或者是准备关于实施在先技术所需的主要设备或原材料的证据来证明其做好了“必要准备”。但需要注意的是，关于在先技术方案的实施所需的技术图纸应当是指完备的、详细的、可立即付诸实施的技术图纸或者工艺文件，而非草图、简图、示意图等仍然需要进一步细化的工艺文件。如在(2019)最高法知民终458号案例中，被控侵权人为了证明涉案专利申请日之前做好了必要准备，提交了其向客户发送的邮件、被控侵权手推车的车型图等证据。但法院认为其提供的邮件所附图片及车型图仅为照片，并非技术图纸或工艺文件，仅凭该图片无法立即付诸实施。因此，不能达到其证明目的。
 
另外，主要设备或者模具应当是指为实施发明创造所需要的特种设备或者模具，而非进行一般加工或者生产的通用设备。在笔者代理的（2022）最高法知民终1024号案件中，被控侵权人为了证明涉案专利申请日之前为制造被控侵权产品做好了必要准备，提交了其在涉案专利申请日之前购买的制造拉链的机器设备相关的证据。对此，法院认可其在涉案专利申请日之前购买设备的事实，但认定这些设备并非是制造出被诉侵权产品的专用设备，因此无法证明其做好了制造被诉侵权产品的必要准备。

综上，企业在准备“必要准备”相关的证据时，除了考虑图纸形成或设备采购的时间点之外，还应考虑图纸或工艺文件能否达到立即付诸实施在先技术方案的程度，而且技术图纸或工艺文件需要完整且具体的体现在先技术方案的实施步骤或内容，在先技术方案在主要设备上如何实现等内容。
 
（3）原有范围

对于原有范围，被控侵权人是否应该积极举证且应该如何举证一直是实务中的关注的问题，笔者也注意到司法实践中，对于“原有范围”的举证，法院认定的标准并不完全统一，如(2021)粤民终2855号案例中，法院认为被控侵权人提交的证据能够证明其在专利申请日之前已经做好了制造被诉侵权产品的必要准备，但未提供任何证据证明在专利申请日前所具备的已有生产规模情况，或者利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备能够达到的生产规模情况，也未提交任何证据证明其目前生产规模在“原有范围”之内，因此，未支持先用权抗辩的主张。在（2017）最高法民申972号案件中，最高院认为，被控侵权人主张在涉案专利申请日之前，已经对被诉侵权产品开始了规模化生产，但是被控侵权人未提交证据证明其已有的生产规模，也未提交证据证明自己已有的生产设备以及利用已有生产设备准备达到何种生产规模，并且被控侵权人也未提交证据证明其在涉案专利申请日之后仅限于前述生产规模内继续制造和销售被诉侵权产品，因而未支持先用权抗辩的主张。可见，这些案例中，法院对于原有范围的举证要求是由被控侵权人积极进行充分举证。

但在最高院（2021）最高法知民终508号案例中，法院对于原有范围的举证要求是由被告初步举证证明即可，在专利权人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被控侵权人系在原有范围内实施。而且，最高院的另一案例 (2021)最高法知民终1524号判决中，也采用了同样的标准。该案中，法院认为，通常在生产主体的住所地、注册资本和经营范围等未发生变化时，制造规模扩大的可能性较小。经审查被控侵权人提交的《企业信用信息公示报告》，被控侵权人自2016年9月9日成立之日至2019年7月4日本案一审立案时止，其注册资本、住所地、经营范围及高级管理人员均未发生变更，专利权人也未提供证据证明被控侵权人的实际生产规模超出其原有范围，因此，可以认定被控侵权人本案一审立案之日仍在原有范围内制造相关产品。

通过最高院的上述案例可知，最高院对于原有范围的举证责任的要求也是有所变化，近几年的案例中法院并没有“苛责”被控侵权人。如果被控侵权人初步举证其原有范围，则需要由专利权人提供反证证明被控侵权人被诉侵权的行为规模超出其原有范围。但该举证责任的适当放松并不意味着企业可以消极举证或不予举证，因为还要考虑到具体案件中专利权人提交反证或合理推翻原有范围的可能性。因此，被控侵权人最好尽力举证“原有范围”，如申请日之前的外购模具或设备的情况、设备的生产能力等，也可以通过企业注册信息证明住所地、注册资本和经营范围等未发生变化来加以合理说明。
 
（4）在先技术方案的合法来源

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”

上述规定是指被诉侵权人将以侵犯他人合法权益的方式取得的技术或设计方案作为在先使用证据，如主张先用权的技术或设计系来自非法获取或并未取得合法使用权的他人的商业秘密或未发表作品，由于其获取或使用该技术或设计方案的行为本身不合法，故不得作为先用权抗辩的依据。该条规定并未明确要求被诉侵权人必须以自己研发或设计的技术方案作为在先使用的依据，被诉侵权人主张的技术或设计只要不侵犯他人合法权益，即可以作为先用权抗辩的依据。

实务中，通过被控侵权人提供的先用权抗辩的证据能够初步确认其来源，一般被控侵权人不用进一步举证其在先技术方案的具体来源，如被控侵权人已提交了带有公司署名的在先技术方案的研发文件、技术图纸，或者提供了申请日之前对外销售的由被控侵权人所制造的产品，法院一般会认为，在先技术方案由被控侵权人所研发。如果专利权人对在先技术方案的合法来源有异议，应该由专利权人提供反证，如被控侵权人是违反了合同约定或侵犯他人商业秘密等不法行为。

因此，被控侵权人在主张先用权抗辩时，首先需要确认在先所实施的技术是否为自己研发或有合法来源，其次要确认主张先用权的证据中，是否能体现与被控侵权人具有关联性，如技术图纸、工艺文件上是否有被控侵权人相关的信息，被控侵权人与案外人的联络邮件、委托加工合同中能否体现被控侵权人为在先技术方案的合法所有人、申请日之前制造的产品上是否有体现被控侵权人为制造者的信息等。
 
三、 对于企业的建议

对于先用权抗辩，尽管最高院在部分案例中明确了对于先用权抗辩的举证不宜采取违背客观实际情况的过苛标准。但民事案件采用的是谁主张，谁举证的举证原则。因此，企业作为市场活动的主体，应提高自身的防范意识。对于以技术秘密方式保护的技术方案，企业除了采取商业秘密保护措施外，还应当及时对该技术秘密的实施情况以公证或时间戳等方式进行证据保全，以此来有效降低侵权风险且确保企业能够继续实施该技术秘密。笔者代理过多家跨国企业办理过多次先用权相关证据材料的公证保全。这种保全措施因在他人申请专利之前以公证的方式进行，真实性不容质疑，证据效力较高，万一将来企业面临专利侵权纠纷，需要主张先用权时，也不会因证据效力问题所苦恼。

如果企业在他人申请专利之前未能公证保全相关证据时，企业内部单方制作的证据也有可能被认可，此时企业需要注意尽可能充分举证，形成可信的证据链，才能避免因证据不足而被否定先用权抗辩主张的不利局面。