中国律师 邢博

我国发明专利采取“早期公开、延迟审查”的审查模式，在发明专利公布日至授权之日期间，发明专利已经公开，第三人通过阅读公布的专利文本，就有可能实施该发明。然而，由于在这期间发明专利尚未获得授权，专利申请人当然不能主张实施人构成专利侵权。根据专利法第十三条的规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。该条规定的就是发明专利的临时保护制度。本文拟结合相关法律法规定和相关案例，对发明专利的临时保护制度进行简要讨论。
 
一、设立发明专利临时保护制度的必要性

实践中，发明专利从公布至授权往往需要一定时间。在这期间，如果允许他人在了解了公开的发明申请的内容后实施发明的技术方案，大量生产和销售相关产品势必挤占发明申请人的市场份额，这将大大损害发明申请人的利益，对发明申请人显然是不公平的。因此有必要对发明申请人在此期间设立临时保护。为便于说明，下文将“发明专利申请公布后至专利权授予前”这一期间称为“临时保护期间”。

对于实用新型专利和外观设计，由于其专利文本授权时才进行公开，并不会出现技术方案已经公开而专利尚未获得授权的情况，也就没有设立临时保护的必要。

需要说明的是，第三人在临时保护期内实施发明技术方案的行为并不是专利侵权行为。根据专利法第十三条，发明专利申请人仅享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利，这与发明专利侵权的保护是不同的。
 
二、发明专利获得授权是主张临时保护的行政和司法保护的前提

《专利法》第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

按照上述规定，发明专利自公布之日起，申请人就可以获得临时保护，该条对于主张临时保护的主体也表述为“申请人”，而不是“专利权人”。

但是实践中，即便申请人在临时保护期间发现有第三人实施其发明并要求其支付适当的费用，该实施者也一般会以发明专利尚未获得授权为由而拒绝支付。根据下述规定，如申请人希望主张临时保护的行政保护，应当在专利权被授予之后提出。

《专利法实施细则》第一百零二条规定，除专利法第六十五条规定的外，管理专利工作的部门应当事人请求，可以对下列专利纠纷进行调解：

（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷；

对于前款第（四）项所列的纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。

如申请人希望主张临时保护的司法保护，也应当在专利权被授予之后提出。这也很好理解，如发明专利未获得授权，则临时保护便自始不存在了，因此不宜在未确认发明专利是否授权之前即强迫实施者支付适当的费用。此外，发明专利最终的授权文本和发明专利申请的公布文本可能会不一致，实施者所实施的技术方案落入发明专利申请公布时申请人请求保护的范围，并不代表其会必然落入发明专利公告授权时的专利权的保护范围，因此不宜在发明专利未授权时即强迫实施者支付适用的费用。关于临时保护期实施发明专利的判断规则，将在下文进一步讨论。
 
三、发明专利临时保护的司法保护

如前所述，在发明专利授权后，针对临时保护期间实施专利的行为人，专利权人可以寻求行政保护或司法保护，本文主要讨论司法保护。

1.诉讼时效

根据《专利法》第七十四条第二款规定，发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。

2.针对同一主体持续的实施行为可同时提起临时保护和专利保护

发明专利权人针对临时保护期间实施专利的行为人向人民法院提起诉讼，要求该实施者支付适当使用费的案由为发明专利临时保护期使用费纠纷。司法实践中常见的情况是，实施者实施相关专利的行为从临时保护期持续到发明专利被授权之后。严格意义上讲，专利权人针对临时保护期间内实施者的实施行为提起的诉讼属于发明专利临时保护期使用费纠纷，而针对发明专利授权之后的实施行为提起的诉讼属于侵害发明专利权纠纷，根据最高人民法院的《民事案件案由规定》，二者属于不同的案由，此时就需要讨论，专利权人是否能在同一案件中提出专利临时保护期使用费之诉和侵害发明专利权之诉。

在（2021）最高法知民辖终12号民事裁定书中，最高人民法院指出，“专利权人根据专利法第十一条、第十三条之规定，在一个案件中主张同一主体在发明专利临时保护期及发明专利授权后均未经许可实施其发明创造的，因各被诉行为系同一主体实施同一发明创造的行为，对于被告而言系同一延续性行为，而且落入授权后的专利保护范围是主张临时保护期使用费的前提，有关发明专利临时保护期使用费之诉与侵害发明专利权之诉在本质上仍属于具有共同诉讼标的的情形，构成必要共同诉讼。”“关于核心光电公司在本案中同时主张发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权损害赔偿，因系对同一被诉主体在不同阶段的同一延续性行为主张权利，具有共同诉讼标的，亦构成必要共同诉讼，无需分案处理。”

因此，针对同一主体从临时保护期至发明专利授权之后持续的未经授权的专利实施行为，原告可以同时提出发明专利临时保护期使用费之诉和侵害发明专利权之诉，两诉可以合并审理。
 
3.临时保护期内实施发明专利的判断规则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称为“专利侵权司法解释（二）”）第十八条第二款规定，发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。

如前所述，发明专利最终的授权文本和发明专利申请的公布文本可能会不一致，根据上述司法解释，只有实施者实施的技术方案同时落入两种保护范围时，才能认定该实施者在临时保护期间实施了相关发明，该实施者需要向专利权人支付适当的费用。
 
4.对于方法专利，即便他人已支付或承诺支付临时保护期使用费，在该方法专利授权后，他人未经许可为生产经营目的继续实施该方法专利技术方案的行为，仍然构成专利侵权。

根据专利法第十一条第一款的规定，实施发明专利权的行为是指：为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

司法实践中，对于在专利临时保护期内已经制造、销售和进口的专利产品，在发明专利被授权后，即临时保护期届满后，他人可能会为生产经营目的继续使用、许诺销售或销售，此时就需要讨论，他人的上述行为是否构成专利侵权。

专利侵权司法解释（二）第十八条第三款，发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。

根据上述司法解释，如果他人已经支付了或者书面承诺支付临时保护期使用费，他人在发明专利授权后的使用、许诺销售和销售产品的行为，将不承担专利侵权责任。但根据最高人民法院下述案例，对于方法专利，即便他人已支付或承诺支付临时保护期使用费，在该方法专利授权后，他人未经许可为生产经营目的继续实施该方法专利技术方案的行为，仍然构成专利侵权。

在（2021）最高法知民终434号民事判决书中，最高人民法院指出，“除非符合前述专利侵权解释二第十八条第三款规定的情形，在发明专利临时保护期后以使用、许诺销售、销售临时保护期内实施专利技术方案制造、销售、进口的产品以及使用专利方法的行为，均构成对专利权的侵害。”同时，在该案中，最高人民法院还指出，“对于方法专利而言，在该方法专利临时保护期因专利获得授权而结束后，他人未经许可为生产经营目的继续使用该方法专利的行为，构成专利侵权。” “方法专利具有不同于产品专利的特殊性。当发明专利申请被公开后，社会公众即可获知并实施该处于临时保护期内的技术方案，当该发明系产品发明而非方法发明时，因产品的使用受到产品自然老化、损耗的天然限制，对专利权人所能产生的损失是有限且可控的。但方法发明则不然，使用专利方法行为可无限次反复再现专利技术方案，对专利权人所能产生的损失可能是长期持续且难以计算和控制的，如果允许在方法专利被授权后，未经许可仍可继续使用方法专利，则专利制度“以公开换保护”的目的将实质上无法实现。”“即便成都焊研公司和南通汇达公司已支付或承诺支付临时保护期使用费，靖江亚泰公司在涉案专利授权后，为生产经营目的继续使用实施专利技术方案的被诉侵权产品从而导致继续实施涉案方法专利技术方案的行为，依然构成对涉案专利权的侵害。”
 
5.临时保护期使用费的确定

根据专利侵权司法解释（二）第十八条第一款的规定，专利法第十三条规定的“适当的费用”，即临时保护期使用费，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

司法实践中，存在专利权人无法提供专利许可使用费作为参照的情形。在(2022)最高法知民终893号民事判决书中，权利人即未提供专利使用许可费，广州知识产权法院（一审法院）根据涉案专利类型、被诉行为人的生产规模、涉案产品的销售价格等因素综合确定了临时保护期使用费的金额，最高人民法院（二审法院）对此予以认可。
 
四、小结

专利以公开换保护，发明专利的临时保护制度是对发明专利保护的一种补充，体现了专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法精神。司法实践中，如同一主体实施发明专利的行为从临时保护期间持续至发明专利授权之后，专利权人可以向法院提起诉讼，同时主张发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权损害赔偿。诉讼中，专利权人需要证明被诉技术方案同时落入发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围。专利权人可根据其涉案专利许可使用费金额来主张临时保护期使用费的金额。需要格外注意的是，对于方法专利，即便他人已支付或承诺支付临时保护期使用费，在该方法专利授权后，他人未经许可为生产经营目的继续实施该方法专利技术方案的行为，仍然构成专利侵权。