中国专利代理师  律师  王春俏

 
对于国外的专利申请人而言，通常会在提交中国专利申请时通过主张在先外国专利申请的“优先权”来享有该在先申请的申请日，从而在操作跨国专利申请时获得一定的灵活度。
 
然而，由于中国专利制度中的“抵触申请”规则适用于任何单位或者个人提出的申请，也就是说，同一申请人的申请之间同样可以构成“抵触申请”。当进入中国的专利申请要求了优先权日不同的多项优先权并进行分案时，可能由于分案和/或母案的权利要求布局不当而导致在分案与母案之间形成破坏新颖性的问题，这种情况通常被称为“有毒”分案。
 
对于这种“有毒”分案以下举例进行说明。
 
例如如下图所示：

存在两个申请日不同的在先外国申请B1和B2，其中B2的申请日f2晚于B1的申请日f1，B1中记载的下位技术方案s1的范围小于B2中记载的上位技术方案s2的范围。
 
在进入中国时，在同时要求B1和B2的优先权的基础上提交了中国申请A3，A3的申请文件记载了下位技术方案s1、上位技术方案s2，随后基于该中国申请A3提出了中国分案申请A4，A4的权利要求请求保护上位技术方案s2。由于A4的权利要求实质上只能享受B2的优先权，A4的权利要求享受的优先权日为f2。
 
A3记载的下位技术方案s1享受的优先权日为f1，其在A4的权利要求享受的优先权日f2之前，A3的公开日P3在f2之后，且A3记载的方案s1的范围小于A4的权利要求请求保护的方案s2的范围，所以作为母案的中国申请A3由于构成该中国分案申请A4 的“抵触申请”而会破坏分案申请A4的新颖性。
 

 
可以理解，作为上述示例的变型，如果母案申请A3的权利要求请求保护技术方案s2，分案申请A4的申请文件包括技术方案s1，则分案申请A4由于构成母案申请A3的“抵触申请”而会破坏母案申请A3的新颖性。
 
因此，在实践操作中，申请人应当意识到这种“有毒”分案的形成可能，有针对性地规划申请策略以避免专利申请受到影响。
 
例如，申请人可以在申请时考虑先提交涉及上位技术方案（范围较大的）s2的外国申请B2，再提交涉及下位技术方案（范围较小的）s1的外国申请B1，从而在优先权形成阶段就避免后续这种“有毒”分案的可能。然而，这种策略可能受到研发进展或市场策略调整的影响，有时存在实现的难度。
 
再如，在涉及下位技术方案s1的外国申请B1首先提交的情况下，在随后递交的外国申请B2的申请文件中，除了记载上位技术方案s2外，还记载有未在技术方案s1中出现的特征Tn，即记载了技术方案s2+Tn。通过在分案申请A4的权利要求中请求保护技术方案s2+Tn，可以避免母案申请A3记载的技术方案s1破坏分案申请A4的权利要求请求保护的技术方案s2+Tn的新颖性。
 
再如，在涉及下位技术方案s1的外国申请B1已经先于涉及上位技术方案s2的外国申请B2提交的情况下，如果外国申请B1和B2尚未公开，进入中国的申请A3可以选择不要求B1、B2的优先权。由于B1、B2是外国申请、不属于中国申请，因此不适用“抵触申请”的原则从而不会构成A3或其分案申请A4的抵触申请。
 
虽然笔者以较为粗浅的举例来对要求优先日不同的多项外国优先权的中国申请可能会产生“有毒”分案的情况进行了说明，但在专利实践中，所面临的情形难免会有所不同，应视情况具体分析来寻找适合的应对策略。