中国律师 姚敏

 
近些年“撤三”案件的数量逐年增加。在应对撤三申请，向国家知识产权局提交使用证据时，有一种情况是商标注册人仅在中国大陆委托生产制造，使用被撤销商标的产品全部出口境外。这种情况下，产品不在中国大陆销售，注册人如何有效应对撤销申请呢？本文将结合笔者多年的实务经验和相关案例具体说明贴牌加工、产品出口情形下商标注册人如何准备使用证据，希望对读者有所参考。
 
一、贴牌加工、产品出口过程中涉及的商业环节和商标使用证据类型

在中国大陆生产制造，产品出口的情形中的商标注册人通常是外国主体，少数境内企业也可能会生产和销售专用于出口的产品。本文主要针对境外企业委托中国大陆境内生产商贴牌加工制造，产品全部出口的情形。
 
贴牌加工、产品出口业务活动中与中国大陆发生关联性的阶段主要涉及委托生产阶段、报关出口阶段。商标注册人客观上能够提供这两个阶段产生的商标使用证据。实务中，当注册人提供的证据能够形成完整的证据链证明注册人确实委托了中国大陆的生产商进行了生产，产品上贴附了其中国注册商标，之后产品出口境外，虽然不存在中国境内的商品销售行为，近些年司法实践普遍认可在中国大陆的生产活动中使用了商标就构成商标法意义上的商标使用行为，该使用行为能够维持商标注册。2021年的《商标审查审理指南》明确“系争商标实际使用的商品未在中国境内流通而直接出口的，可以认定构成核定商品上的使用。”
 
当然，撤三案件对使用证据的通常要求适用于本文限定的场景，包括证据要显示出系争商标的使用、在核定商品上的使用、使用人是注册人自己或者被许可人及其他不违背商标权人意志使用商标的人、使用证据在要求的期限内等。
 
基于贴牌生产的环节，注册人一般可以提供如下环节的各种证据：
 

（一）委托生产阶段：委托人与被委托人签署的委托合同、订单等。
 

（二）报关出口阶段：发票、出口货物报关单、装箱单、提单、原产地证明等。

 
虽然产品离开中国海关之后，后续的销售、售后服务、营销宣传等活动客观上与中国没有关联，但是在撤三案件中提供标有被撤销商标的产品、产品包装、产品标签等的照片，可以佐证委托生产的客观事实和商标的实际使用样态，也建议积极提交。
 
二、贴牌加工、产品出口商标使用证据准备
 
贴牌加工、产品出口过程中产生的商标使用证据，从形式上看体现出两大特点：一是有大量的外文资料，比如委托合同、订单、发票、装箱单、提单等通常都是外文的；二是一些重要的证明交易实际履行的证据为自制证据，比如发票、装箱单通常都是中国受托方（生产商）自己准备的，不具有我国增值税专用发票这种统一性和权威性。
 
在贴牌加工、产品出口业务活动中使用商标的情形如何准备使用证据呢？笔者基于多年代理客户应对撤三案件的经验和司法实务，有如下建议：
 
（一）为证明交易的真实性，提交的证据最好包括每个环节形成的证据，能够形成完整的证据链证明委托生产、产品出口完整的交易环节。具体为：
 

1、委托合同、订单等
 

委托合同、订单等可以证明国外委托方和国内生产商委托生产关系的建立。委托合同、订单一般会包括委托生产的货物、货物数量、金额、期限等条款。
 
为应对针对注册人的注册商标潜在的撤三申请，委托合同或者订单应当注意列明货物贴附的商标标识。如果是带有设计的文字商标或图形商标、图文组合商标，应当将注册商标标识完整展现出来，避免被认为实际使用的商标与注册商标样态不一致。
 
委托合同、订单中约定的货物如果涉及多个品类的，应当将委托生产的货物一一列明，比如T恤衫、凉鞋、帽子等。根据实际委托生产情况尽可能的覆盖注册商标的核定商品项目。
 
《商标审查审理指南》规定仅提交商品销售合同不视为商标法意义上的商标使用。委托合同或者订单单独难以证明交易的实际履行，需要结合其他证据资料判断交易的真实性和商标的实际使用。
 
另外，实务中我们碰到的一个情况是商标注册人是A公司，而委托合同实际由A公司的关联公司B公司和中国厂商签署，整个委托生产的其他交易文件比如下文将提到的发票、装箱单、出口货物报关单等也显示B公司名称。这种情况就需要提供证据证明B公司经A公司授权，是注册商标的合法使用人。我所代理的多个案件中出现过这种情形，通过举证说明注册人与证据中的委托方的关系，最终官方认可了注册人提交的使用证据。
 

2、发票、装箱单等中国生产商自制证据
 

该类证据中的发票（INVOICE）、装箱单（PACKING LIST）等可以佐证交易的实际履行，发票、装箱单通常是中国生产商自制的，其内容应当与合同内容一致，列明与之对应的合同编号、货物名称和数量、商标标识、金额等。装箱单中应当同时列明合同编号和发票编号。
 
在仅有自制发票、装箱单，而无其他更为客观、权威的证据比如出口货物报关单佐证时，贴牌加工交易的真实性很容易被撤销申请人质疑，最终可能不会被认可。比如(2021)京行终10257号判决书中，二审法院明确指出注册人提供的委托中国制造商生产的相关商业文件均为自制证据，不足以证明诉争商标的真实使用。
 

3、出口货物报关单、提单、原产地证明等客观证据
 

这部分证据资料是贴牌加工、产品出口业务活动中由官方出具或者涉及第三方的证据，具有更高的客观真实性。我们建议尽可能收集和提交这部分客观资料。
 

（1）出口货物报关单
 

报关资料中发货人提交海关的《中华人民共和国出口货物报关单》，因该份证据的权威性、客观性和交易信息的全面性，且能够与其他交易文件如发票、装箱单、提单等资料相互印证，能够证明货物出口交易活动的真实性，在撤三案件中至关重要。
 
一般贸易货物出口报关单常用格式如下：
 

从上述报关单格式可以看到，报关单要求填报的信息十分全面，包括境内发货人、境外收货人、生产销售单位、申报日期、出口日期、提运单号、合同协议号、运抵国、商品名称及规格型号等，这些信息可以与其他交易文件如发票、装箱单、提单等资料中的信息相互印证，形成完整的证据链证明商标在贴牌加工、出口业务活动中真实、有效的使用。
 
实务中我们经常碰到的一种情况是，实际从事生产加工，与外国委托方签署合同的受托生产商可能不具有货物出口资质，这时受托方在发货时需要委托具有进出口资质的企业办理货物出口申报手续。或者，即便是受托方自身具有出口资质，但是为了快捷高效的办理相关手续，也很有可能委托专业的报关公司办理报关手续。因此，实际填报货物出口报关单的主体并非合同的受托方，而是第三方进出口公司或者报关代理公司。发货人向我国海关提交的出口货物报关单通常并非是目的港清关所需资料，因此受托方一般不会主动向外国委托方提供货物出口报关单用于目的港清关。应对撤三申请时，商标注册人需要向官方提供撤销申请日之前三年内的商标使用证据。此时由于合作关系、受托方及其委托的进出口公司或者报关公司人员变动等情况，商标注册人可能难以取得撤销申请案件要求期间内的货物出口报关单，而只能提供其他交易文件比如订单、发票、装箱单、提单等。由于订单、发票、装箱单属于自制证据，其证明力弱于出口货物报关单。提单中体现的信息比较有限，可能无法直接和商标、核定商品建立联系，证明被撤销商标在核定商品上的使用。实务中，在没有出口货物报关单的情况下，如果仅提供其他交易文件，一则在撤三复审程序中很可能会被申请人质疑，二则也存在一定的不被官方认可的可能性。因此，为应对潜在的撤三申请，我们建议商标注册人在产品报关出口环节向受托方索取出口货物报关单存档，且可以提前提示受托方在出口货物报关单填报时注明商标信息。
 
（2）提单

提单是货物交给货运公司以后，货运公司出具给托运人的文件，通常会加盖货运公司的章戳。提单通常包含发货人、收货人、启运港、目的港、货物唛头、品名等信息。在撤三案件中，提单可以佐证委托方和受托方交易实际履行。
 
（3）原产地证书

原产地证书是证明进出口货物原产地或制造地的文件。原产地证书在我国由海关或者贸易促进委员会（CCPIT）签发，盖有签发机构的公章。原产地证书通常包含发货人、收货人、启运港、目的港、货物唛头、品名等信息。在撤三案件中，原产地证书可以佐证委托方和受托方交易实际履行。
 
(2015)京知行初字第5532号判决书所涉案件中，商标注册人提交的委托中国制造商生产的交易文件中除了自制的发票、装箱单之外，还包括客观性和权威性比较强的报关单、提货单等，法院认可了注册人提交的使用证据，推翻了商标评审委员做出的撤销复审决定。
 
（二）提交适当数量的使用证据。
 
《商标审查审理指南》规定仅以维持商标注册为目的的象征性使用不被视为商标法意义上的商标使用。撤三案件中提交使用证据的目的在于维持商标注册，而非证明商标的知名度。因此，最有效、最合理的方式是提交适当数量的优质证据，达到足以维持注册的目的即可。
 
撤三申请中要求注册人提交的是申请日前三年的使用证据，根据我们的经验，只要是在期限要求内能够提交一套完整的证据，其中委托合同、发票、装箱单、货物出口报关单的信息可以相互佐证交易的实际履行，且交易中涉及的委托生产的产品数量较为可观的话，一般一套完整的证据可以维持商标的注册。当然，如果注册人能够提供更多，比如三套左右数量的证据，被认定构成有效使用的可能性将更高。
 

（三）外文证据资料应当提交中文翻译。
 

委托合同、订单、发票、装箱单、提单等通常都是外文的，需要提供准确的中文翻译。实务中有时原始证据中未体现商标使用，注册人会在翻译件中将商标添加上。这种翻译与原始证据不对应的做法可能会被对方质疑伪造证据，且难以得到官方的认可。
 
(2019)京73行初3169号判决书中，法院明确指出注册人提供的部分翻译文本添加了诉争商标或存在其他翻译错误，对其翻译文本的效力不予确认。
 
三、总结

中国作为世界工厂是全球很多企业的生产制造基地，很多境外企业的产品即使不在中国销售，也有在中国注册和维持商标的切实需求。为有效应对可能发生的商标撤三申请，我们建议注册人事先了解撤三案件的举证要求，将这些要求尽可能体现在贴牌加工业务活动生成的交易文件中，尽力做到事先收集和保存证据，尽最大可能在撤三案件中维持商标注册，维护自身的合法权利。