律师  王艳
北京魏启学律师事务所

引言

商标的灵魂在于使用，只有使用才能赋予商标生命力，而商标的使用方式尤为重要。正确和恰当的使用商标，能够提升商标知名度，使其具有更高的品牌价值，为企业的品牌战略提供更好的保障，而不规范或不当的使用则会带来诸多风险。从2022年商标法修订草案（征求意见稿）来看，强化商标使用义务也是修改的主要内容之一，在该草案第六十四条中，更是新增了自行改变注册商标时的罚款规定¹。本文拟结合具体案例，对现行商标法下自行改变注册商标使用的风险进行简要梳理和归纳。

一、改变注册商标标志的限度

注册商标的专用权，以核准注册的商标标志和核定使用的商品为限，商标注册人对与其注册商标相近似的商标并不享有专用权。原则上，对于注册商标的使用应当规范，如果需要改变商标标志，依据《商标法》第二十四条的规定，应当重新提出注册申请。然而，商业活动是非常复杂的，实践中往往存在实际使用的商标标志与核准注册的商标标志并不完全一致的情形。那么，何谓“自行改变注册商标”？改变注册商标标志进行使用，是否一定不构成对该注册商标的使用呢？

根据《商标审查审理指南》，“自行改变注册商标，是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比，易被认为不具有同一性。”同时，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款的规定，“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”换言之，在实际使用的商标标志与核准注册的商标标志仅有细微差别的情况下，是可以视为注册商标的使用的，但这种细微差别应当以未改变商标标志的显著特征为限。是否构成对注册商标的使用，关键在于是否改变了该注册商标的显著特征。

关于如何判断是否改变显著特征，目前尚无明确的原则或规定。一般而言，对商标构成要素进行拆分、组合，以及增删或改变显著识别部分，极有可能属于改变商标显著特征的范畴。而实务中商标文字的字体、字母大小写、排列方式有横排与竖排之分，或者非指定颜色商标的颜色变化这种程度的改变，通常被视为未改变显著特征。

在使用注册商标的过程中，一旦改变了该注册商标的显著特征，就有可能导致对他人商标权的侵害，甚至造成自己的注册商标被撤销的不利后果。

二、商标侵权风险

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

申请商标被核准注册之后，商标注册人有权基于该商标专用权规范使用该注册商标。一般而言，他人以该使用的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起侵权诉讼的，法院在该使用的注册商标有效的情况下，通常不会直接判断是否构成侵权，而会告知当事人以行政程序解决，先由行政主管机关对注册商标的效力进行认定。只有当其在先注册商标为驰名商标时，法院才有可能直接受理并作出判决²。

然而，如果商标注册人对注册商标的使用并不规范，自行改变注册商标标志，则有可能落入上述条款但书部分所规定的例外情形中，此时法院可以直接受理该民事诉讼，并作出侵权与否的判决。当改变后的商标标志易与他人在先注册的商标发生混淆，则很有可能构成侵权，商标使用人即使以其使用的为注册商标进行抗辩，往往也不会被支持。
例如，在宁波方太厨具有限公司（以下简称“方太公司”）与永康市康顺工贸有限公司（以下简称“康顺公司”）、慈溪市周巷彩芬日用百货店侵害商标权及不正当竞争纠纷案中³，被告康顺公司注册有第1555572号“”商标，但其未严格按照核定使用的商标形态进行使用，而是单独或突出使用了“方太”字样，法院经审理认为，康顺公司的使用方式改变了其自有商标的特征，容易导致相关公众误认为其与方太公司存在关联关系，落入方太公司涉案商标权的保护范围，被告不规范使用自有商标的行为侵害了方太公司的商标权并构成不正当竞争。

再如，在广州数码乐华科技有限公司（以下简称“乐华公司”）与陈佳城等侵害商标权纠纷案中⁴，被告注册有第32406518号“”商标，但在实际使用中，将“乐华”和“风行”分别采用不同字体，且在“风行”二字右边加上三撇图案，整体视觉效果突出了“乐华”二字。法院经审理认为，该使用商标与乐华公司的第12897946号“”、第29514604号“”在先商标构成近似商标，其商标使用已构成“以改变显著特征、拆分、组合等方式”使用注册商标的情形，构成对乐华公司的商标侵权行为。

由以上案例可见，商标注册人在使用注册商标时，如果擅自改变了商标标志，则其商标使用行为有可能被认定为不构成对注册商标的使用，在相关商标侵权诉讼中，难以以其注册商标权进行抗辩。

三、商标注册撤销风险

根据《商标法》第四十九条的规定，商标注册人使用注册商标时，自行改变注册商标的，由管理商标工作的部门责令限期改正，期满不改正的则由商标局撤销其注册商标。此外，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或个人可以向商标局申请撤销该注册商标。而改变商标标志的使用，有可能不构成注册商标专用权意义上的使用，从而导致注册商标面临被撤销的风险。

在网易（杭州）网络有限公司（以下简称“网易公司”）的商标权撤销复审行政纠纷案中⁵，网易公司注册有第10908297号“”商标，但提交的使用证据中体现的商标均为“印像拍”、“印像派”。法院认为，该实际使用标志与诉争商标“”在文字构成、整体视觉效果、呼叫等方面存在差异，不具有同一性。鉴于网易公司同时还注册有“印像派”商标，在案证据所能证明的是网易公司对于其他商标标识的使用行为，无法视为诉争商标的使用证据，故诉争商标注册应予撤销。

上述案件还体现了北京高院《商标授权确权行政案件审理指南》中的“一人多标行为的认定”规则，即“诉争商标注册人拥有多个已注册商标，虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异，但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，可以不予支持。”

然而实践中，相对于商标侵权案件，在商标撤销案件中，对于改变商标显著特征与否通常会采用更为宽松的判断标准，在法律的适用中，更加倾向于尽可能维持已有的商标注册，以保障公平稳定的市场秩序。在商标使用证据未明确指向其他注册商标的情况下，即使是以拆分、组合等方式使用注册商标，也有可能被认为未改变商标的显著特征，从而予以维持注册。
例如，在第1495769号“”商标权撤销复审行政纠纷案中⁶，诉争商标核定使用服务为第42类的理发店，而在案证据显示，在理发店门头、招牌上使用的商标为“匠人组合 ARTISAN ASSOCIATION”以及单独拆分使用的诉争商标的图形部分。法院经审理认为，虽然实际使用的商标标志与诉争商标存在一定差异，但包含了诉争商标的“匠人”、“ARTISAN”及图形，未改变其显著特征，且诉争商标注册人名下在第42类服务上仅有诉争商标一枚商标，故上述标志的使用可以视为诉争商标的使用。

类似的案例还有很多，例如在第1423623号“厨味”商标撤销复审行政纠纷再审案中⁷，法院认为实际使用的“厨味chuwei及图”及“厨味及图”标志的显著识别部分均为文字“厨味”，与诉争商标相同，并未改变诉争商标显著特征。又如，第4336608号“” 商标撤销复审行政纠纷案中⁸，显示的实际使用标志为“芬迪家居”，但法院认为并未改变诉争商标的显著特征。第9758664号“”商标撤销复审行政纠纷案中⁹，实际使用的标志为“海丝腾”，法院认为虽然诉争商标另有“HASTENS”构成要素，考虑该字母组合系为汉字“海丝腾”同音呼叫，并非诉争商标新的含义要素，加之诉争商标注册人并无单独汉字“海丝腾”注册商标，以中国相关公众的识记习惯，“海丝腾”商标使用可以发挥诉争商标的识别作用。

并且，这种判断标准并不是仅存在于诉讼案件中，在评审案件中也多采用此种标准。在第16796870号“”、 第6218421号“”、 第4994311号“”、第1322293号“”商标的撤销复审案中¹⁰，拆分、增删或改变商标构成要素的使用均被认定为未改变商标的显著特征，对相关商标使用证据的有效性予以了认定。

从这些案例中我们可以发现，类似的情况在商标侵权案件和商标撤销案件中的认定标准并不相同。例如上文提到的“方太”案与“海丝腾”案，同样都是汉字与英文字母的组合商标注册，在实际使用中都仅使用了汉字部分，却因采用了不同的判断标准而得出相反的结论。由于商标撤三制度并不是一种惩罚措施，其立法本意是激活商标资源，清理闲置商标，因此在商标撤销案件中，是否改变显著特征的审理标准较为宽松。然而，如果改变后的商标标志易于导致与他人在先商标混淆，则该商标使用行为可能因侵害他人商标权而丧失合法性。此种情况下，作为在先商标权利人可以在提出商标撤销申请的同时一并提起民事诉讼，在法院作出判决认定构成侵权之后，涉及侵权的商标使用证据的效力自然也就不应被承认，这将大大提升商标撤销申请的成功率。

以上可见，改变注册商标标志进行使用有可能导致商标注册被撤销。特别是在商标注册人名下存在多件近似商标的情况下，有可能因权利人不规范的使用，导致改变后的商标标志指向其名下的其他注册商标而导致相关商标使用证据的效力被否定。此外，如果商标标志的改变使得相关商标使用行为涉及侵权，则将同时影响该商标撤销案件的判断标准，产生商标注册被撤销的风险。

总结

综上所述，改变注册商标使用不仅具有侵害他人商标权的风险，还有可能导致注册商标被撤销的风险。作为商标注册人，需要规范使用注册商标，不要随意拆分、组合商标或改变商标的显著特征，尽可能保持与注册商标标志一致。
 
参考文献：
1.《中华人民共和国商标法修改草案（征求意见稿）》
2.《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》
3. 浙江省高级人民法院（2020）浙民终1181号民事判决书（浙江2020年度十大知识产权司法保护案件）
4. 广东省广州市番禺区人民法院(2022)粤0113民初19401号民事判决书
5. 北京知识产权法院(2020)京73行初4759号行政判决书
6. 北京市高级人民法院(2021)京行终8570号行政判决书
7. 最高人民法院(2017)最高法行再47号行政判决书
8. 北京市高级人民法院(2021)京行终1630号行政判决书
9. 北京市高级人民法院(2021)京行终3852号行政判决书
10.商评字[2022]第0000353791号、商评字[2017]第0000166633号、商评字[2021]第0000165345号、商评字[2022]第0000355148号商标撤销复审决定书