律师 陈杰
北京魏启学律师事务所
北京魏启学律师事务所
惩罚性赔偿，是指由法庭所作出的赔偿数额超出实际损害数额的赔偿。在中国，对于知识产权侵权行为的赔偿，一直都采用填平原则，意在弥补权利人因侵权所受到的“实际损失”。但近年来，为加强知识产权保护，震慑侵权人，开始逐步导入惩罚性赔偿制度。该制度的重要意义在于，一方面通过惩罚性赔偿，切实提高侵权人的侵权成本，使得侵权无利所图；另一方面在有些案件中，恶意侵权、反复侵权的行为常常较为隐蔽，难以被发现，因而适用惩罚性赔偿在某种程度上也有助于补偿权利人损失。本文将对惩罚性赔偿的法律适用、适用要件、计算方法等结合各项规定和案例进行解说。
一、法律规定及其适用
最早引入惩罚性赔偿制度的是2013年商标法，其第六十三条规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”之后，2019年商标法第四次修改将惩罚性赔偿的倍数由原规定的“一倍以上三倍以下”提高为“一倍以上五倍以下”。
2021年1月1日施行的民法典的侵权责任篇里也专门对知识产权侵权案件的惩罚性赔偿进行了规定，即第1185条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。” 民法典作为民事法律关系的基本法，可以说该条款对于知识产权领域中惩罚性赔偿规定具有统领作用。
2021年6月1日施行的新修改的《专利法》和《著作权法》也同样引入了惩罚性赔偿，明确规定惩罚性赔偿为一倍以上五倍以下,适用条件则与民法典的表述相同。
2019年《反不正当竞争法》修改时，也增加了“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”的相应内容，即对商业秘密侵权行为，明确规定了惩罚性赔偿。
此外，2021年3月3日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《解释》）。《解释》对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围，对故意、情节严重的认定等作出了具体规定。
上述法律和司法解释可以说从基本法到专门法到法律适用构建了知识产权侵权案件的惩罚性赔偿的完整制度。
值得一提的是，民法典作为专利法、著作权法等部门法的上位法已明确规定了惩罚性赔偿制度，依据民法典确定惩罚性赔偿，并无法律上的障碍。因此，尽管专利法和著作权法的对惩罚性赔偿的引入晚于民法典，而商业秘密侵权之外的不正当竞争行为至今还尚未在《反不正当竞争法》中规定惩罚性赔偿，但在民法典施行后，均可依据民法典的相关规定来判定惩罚性赔偿。
此外，除商标法外，民法典等法律的生效时间还尚短，司法实践中，还存在大量的侵权行为跨越前述法律施行日的情形。理论上来说，根据法不溯及既往的一般原则，对于发生在法律修改之前的行为应当不适用惩罚性赔偿，赔偿数额应以法律施行日或修改日为界进行分段计算。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》法释〔2020〕15号（以下简称“时间效力司法解释”）第一条第三款规定，“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”第二条规定，“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。”第三条规定，“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。” 因此，当侵权行为持续至民法典施行后，对于其施行前的侵权行为亦可以适用民法典关于惩罚性赔偿的规定。而且，加强知识产权保护为中国建设知识产权强国的长期以来的政策导向，惩罚性赔偿制度早于2013年就已在商标法修改时引入知识产权侵权领域，对于恶意专利侵权行为同样应适用惩罚性赔偿亦为应有之义，侵权人对于其恶意侵犯专利权而受到惩罚性赔偿应有预期，因此，对于其民法典施行前的恶意侵权行为，适用惩罚性赔偿，并未背离其合理预期，且更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序。事实上，早有多个司法案例，如(2019)津03知民初1262号、(2020)沪民终555号等，对于民法典施行前的恶意专利侵权行为亦判定了惩罚性赔偿。
而在(2019)最高法知民终562号案件中，法院先提出了根据法不溯及既往的一般原则，对于赔偿数额应以法律修改日为界进行分段计算。但是又进一步分析了，具体到该案，首先，被诉侵权人拒绝提供财务账册等资料构成举证妨碍，所认定的侵权获利系基于其自认的销售额确定，仅系其部分侵权获利；其次，侵权人在本案中并未提交证据证明其法律修改前后的具体获利情况，导致无法以法律修改日为界进行分段计算；再者，二审证据显示侵权人在一审判决之后并未停止侵权行为，其行为具有连续性，其侵权规模巨大、持续时间长。鉴于此，赔偿数额客观上难以进行分段计算。因而法院最终以确定的整体的侵权获利作为基数来认定了惩罚性赔偿。可见，是否需要进行分段计算还需要综合考虑案件具体情形。
二、适用要件
从法律规定来看，惩罚性赔偿的适用条件主要有两条，1，主观上为故意，2，客观上，侵权情节严重。
1、故意
关于主观状态，商标法和反法中所规定的是恶意，而在民法典以及修改的专利法和著作权法中所规定的是故意。对此，《解释》中明确规定了“故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。”实际上将此处的恶意和故意画上了等号。
对于故意的认定，《解释》中规定，应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。并且还具体提示了以下几种情形下，可以初步认定为故意。
（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；
（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；
（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；
（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；
（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。
司法案例来看，商标侵权纠纷案件中，如果请求保护的商标知名度较高，且被诉侵权标识与商标相同或近似程度很高，模仿的恶意较为明显，则认定具有故意的可能性较大。例如（2022）粤03民初723号案件中，涉案商标为“小米”，（2021）浙01民初886号案件中，涉案商标为“华为”，两案中，涉案商标的极高知名度都是被诉侵权人被认定具有侵权恶意的重要因素。
而在专利侵权纠纷案件中，由于专利权本身在效力上的相对不确定性及侵权判断的专业性，即便在被权利人通知或警告后，仍继续实施侵权行为的，也并不是必然会被认为具有侵权恶意。事实上，仅因为“被警告后但继续实施”而被认定具有侵权恶意进而认定惩罚性赔偿的案件几乎没有。
一般情况下，如果人民法院做出了侵权判决或知识产权行政执法机构做出了行政调处决定（行政执法机构作出认定侵权成立的行政决定或就双方的侵权纠纷组织调解并作出调解书），而侵权人继续进行专利侵权行为的，则被认定为“故意侵权”的可能性较大。
例如，（2022）粤民终876号案件中，法院认为，被告曾因侵害权利人本案专利权被认定构成侵权并判令其赔偿经济损失，而前案的被诉产品与本案被诉产品外观基本一致，据此可认定被告清楚了解本案专利的设计，但其再次制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品仍侵害同一专利权，故应认定故意实施被诉侵权行为。（2022）最高法知民终871号案件中，法院也是基于被告曾因销售被诉侵权产品，被诉至法院，后双方达成《和解协议》，承诺停止侵权并赔偿经济损失，但在经历前案诉讼后，已明知涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，因而认定具有侵权的故意。
前述两案中，侵权人均有对同一权利的再次侵权，且再次侵权的被诉侵权产品与前案的被诉侵权产品相同或基本一致才被认定为“故意”，可见在专利侵权案件中对于故意的认定仍是较为谨慎。倘若并非同一专利，即侵犯了其他专利，通常不会被认为是重复侵权，也不会被认为具有侵权的故意。如果是侵犯了同一专利，但被诉侵权产品并不完全相同或基本一致，即如果被诉侵权人对于被诉侵权产品作出了一定的规避设计，如果规避后的设计仍被定性为侵权，理论上仍可以认定为重复专利侵权行为。但鉴于当事人试图回避涉案专利保护范围，主观故意不明显。此时会需要综合考虑规避设计的程度等具体情况来判定，在倍数上也会相应减轻。
2、情节严重
对于侵害知识产权情节严重的认定，《解释》中规定应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。并具体提示了以下几种情形下，可以初步认定为情节严重。
（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；
（二）以侵害知识产权为业；
（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；
（四）拒不履行保全裁定；
（五）侵权获利或者权利人受损巨大；
（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；
司法实践中，通常会考虑侵权规模、侵权类型、侵权利润等来认定是否构成情节严重，而如果有前述重复侵权情节的，即便侵权规模并不巨大，也会被认定构成情节严重。例如前述（2022）最高法知民终871号案件中，被告在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利已到期，且本案为批量维权性质，若单独看该案情节并不能达到情节严重的程度，但仍被考虑属于重复侵权，因而酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定承担惩罚性赔偿责任。
此外，在诉讼程序中是否具有拒不履行裁定、举证妨碍等情形也会影响情节严重的认定。
三、计算方法
1、基数的确定
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条规定，“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。
前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。
人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。”
根据上述规定，可以明确的是，基数的计算方法即与填平性赔偿的计算方法一致，包括权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及权利许可使用费的倍数。但该基数中不能包括原告为制止侵权所支付的合理开支，也不能是酌定的法定赔偿。例如，在（2022）粤民终876号案件中，二审法院在判决书中明确写明法定赔偿的数额不能作为确定惩罚性赔偿数额的计算基数，并对一审法院直接综合在案证据酌定被告的经济赔偿金额，并以此作为惩罚性赔偿的基数的认定，认为属于适用法律有误，予以纠正。因此即便符合了前述侵权故意和情节严重的适用要件，如果基数无法确定，仍然无法适用惩罚性赔偿。
但侵权获利或权利人的损失在实践中确实难以证明，司法实践中的大部分案件都是以法定赔偿来酌定赔偿金额，既然法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的基数，是否会意味着惩罚性赔偿的规定如同虚设？
对此，我所的建议是尽力对侵权获利进行初步举证并充分利用书证开示制度。
《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二十四条和第二十五条规定了书证开示制度。而《专利法》、《商标法》等知识产权专门法中也都有明确规定，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
因此，尽管权利人对于侵权获利的确切金额确实难以举证，但仍有机会对侵权获利尽力举证，并可在完成初步举证，对侵权获利进行了计算后，向法院申请责令被诉侵权人提供侵权行为相关的账簿材料。如若被诉侵权人不提供账簿材料，则可参考权利人的主张和证据判定赔偿。
我所代理的大量知识产权侵权案件中，即是以尽力举证侵权获利加上书证开示命令的申请最终取得了高额的赔偿。例如，对于主要是在电商平台销售的侵权品，可以以电商平台显示的销量和价格，结合评价中所能显示的销售期间等，计算出侵权品的销售总额，再以行业平均利润率等推算出侵权获利。对于线下销售的侵权品，则可以根据被诉侵权人的整体利润情况和产品种类，计算出每种产品的平均年利润，结合侵权期间，推算出侵权获利。在被诉侵权人拒不提供账簿材料，也不能提出相应反证的情况下，法院通常会逐一考察权利人主张和证据的可信度和合理性，对销量、价格、利润率等作出认定，从而计算出侵权获利。该金额也可作为惩罚性赔偿的基数。且被诉侵权人拒不提供账簿材料的行为也会构成前述情节严重的考虑因素。
例如，前述（2022）粤民终876号案件中，二审法院尽管否定了一审法院以酌定的赔偿作为基数确定惩罚性赔偿的做法，但仍认为该案应可以适用惩罚性赔偿。在二审中，法院审查了权利人所主张的侵权获利的计算方式，并责令被诉侵权人提交相关财务账册用于查明赔偿事实并给予其充分举证时间，在被诉侵权人无正当理由拒不提交相关证据的情况下，参照了权利人的主张和证据对被诉侵权品的月产量、计算赔偿的期间、产品单价、利润率和专利贡献度等进行了审查和确定，并以此审核认定了被诉侵权人的侵权获利，作为确定惩罚性赔偿数额的计算基数。
总之，惩罚性赔偿的基数与填平性赔偿的计算方法和举证方法相同，在可以适用惩罚性赔偿的案件中，更应留意包括侵权获利在内的赔偿计算和举证。
此外，如果确实无法确定计算基数，法院无法适用惩罚性赔偿，而只能采用法定赔偿的方式，但侵权故意和情节严重也会成为酌定赔偿的重要考虑因素。例如，(2021)粤73民终6209号案件中，法院指出“惩罚性赔偿属于数量计算赔偿方法，必须具有计算基数才能依法适用，在无法确定前述基数时，无法适用惩罚性赔偿，而应当选择适用法定赔偿。法定赔偿属于根据侵权情节所采取酌定确定赔偿数额的自有裁量方法，适用法定赔偿时可根据案件具体情况，将惩罚性情节作为从高裁决赔偿数额所要考量的因素”，并因此全额支持了权利人500万的判赔主张。因此，对于侵权故意和侵权情节严重的主张和举证，即便最终没有适用惩罚性赔偿，对于从高酌定判赔额也有重要作用。
2、倍数的确定
根据法律规定，惩罚性赔偿为基数的一倍以上五倍以下。具体倍数由请求人主张，而由法院根据案件具体情形，即“故意”和“情节严重”的程度来确定。
司法实践中，法院综合考虑故意和情节严重的程度，适用2倍的惩罚性赔偿的案件相对较多。当然，在侵权恶意十分明显，而侵权情节极其严重的情况下，法院也会适用更高的4倍甚至顶格的5倍的惩罚性赔偿。
例如，在（2019）最高法知民终562号案件中，二审法院认为，被诉侵权人自成立以来，便以生产侵权产品为经营业务，且当其前法定代表人因侵害商业秘密行为被追究刑事责任、相关生产工艺、流程及设备涉嫌侵害权利人技术秘密后，被诉侵权人仍未停止生产，销售范围多至二十余个国家和地区，同时在案件原审阶段无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍，足见其侵权主观故意之深重、侵权情节之严重，因而最终认定了侵权获利的五倍确定本案损害赔偿数额。
需要说明的是，惩罚性赔偿的1-5的倍数并不是将填平性赔偿作为其中的1倍，即惩罚性赔偿是在填平性赔偿之外另行计算的，对于此点，2021年4月，最高人民法院在《人民司法》上发布《<关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释>的理解和适用》一文的第六项《关于基数的确定》的第三段有明确记载，“需要指出的是，填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。也就是说，如果惩罚性赔偿的倍数确定为1倍，那么被诉侵权人承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额加上惩罚性赔偿数额之和，即为基数的两倍。” 因此，如果法院确定了5倍的惩罚性赔偿，被诉侵权人承担的赔偿责任是填平性赔偿+5倍的惩罚性赔偿，即总额将是填平性赔偿的6倍。而前述（2019）最高法知民终562号案件中，法院以侵权获利的五倍确定赔偿数额，实际认定的惩罚性赔偿的倍数为4倍。
结语
近年来，无论是立法，还是司法，都在大力解决“举证难”和“判赔低”的问题，减轻权利人的举证责任，加大对侵权人的惩罚力度，适用惩罚性赔偿的案件正在逐步增多。从防止被适用惩罚性赔偿的角度来说，企业应当做好知识产权风险排查的工作，并对已经被法院或行政机关指出具有侵权嫌疑的，及时予以纠正或进行规避设计。从权利人的角度来说，尽可能举证侵权故意、情节严重以及被诉侵权人的侵权获利，有助于获得更高的赔偿额，加大保护力度。
一、法律规定及其适用
最早引入惩罚性赔偿制度的是2013年商标法，其第六十三条规定：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”之后，2019年商标法第四次修改将惩罚性赔偿的倍数由原规定的“一倍以上三倍以下”提高为“一倍以上五倍以下”。
2021年1月1日施行的民法典的侵权责任篇里也专门对知识产权侵权案件的惩罚性赔偿进行了规定，即第1185条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。” 民法典作为民事法律关系的基本法，可以说该条款对于知识产权领域中惩罚性赔偿规定具有统领作用。
2021年6月1日施行的新修改的《专利法》和《著作权法》也同样引入了惩罚性赔偿，明确规定惩罚性赔偿为一倍以上五倍以下,适用条件则与民法典的表述相同。
2019年《反不正当竞争法》修改时，也增加了“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”的相应内容，即对商业秘密侵权行为，明确规定了惩罚性赔偿。
此外，2021年3月3日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《解释》）。《解释》对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围，对故意、情节严重的认定等作出了具体规定。
上述法律和司法解释可以说从基本法到专门法到法律适用构建了知识产权侵权案件的惩罚性赔偿的完整制度。
值得一提的是，民法典作为专利法、著作权法等部门法的上位法已明确规定了惩罚性赔偿制度，依据民法典确定惩罚性赔偿，并无法律上的障碍。因此，尽管专利法和著作权法的对惩罚性赔偿的引入晚于民法典，而商业秘密侵权之外的不正当竞争行为至今还尚未在《反不正当竞争法》中规定惩罚性赔偿，但在民法典施行后，均可依据民法典的相关规定来判定惩罚性赔偿。
此外，除商标法外，民法典等法律的生效时间还尚短，司法实践中，还存在大量的侵权行为跨越前述法律施行日的情形。理论上来说，根据法不溯及既往的一般原则，对于发生在法律修改之前的行为应当不适用惩罚性赔偿，赔偿数额应以法律施行日或修改日为界进行分段计算。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》法释〔2020〕15号（以下简称“时间效力司法解释”）第一条第三款规定，“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”第二条规定，“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。”第三条规定，“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。” 因此，当侵权行为持续至民法典施行后，对于其施行前的侵权行为亦可以适用民法典关于惩罚性赔偿的规定。而且，加强知识产权保护为中国建设知识产权强国的长期以来的政策导向，惩罚性赔偿制度早于2013年就已在商标法修改时引入知识产权侵权领域，对于恶意专利侵权行为同样应适用惩罚性赔偿亦为应有之义，侵权人对于其恶意侵犯专利权而受到惩罚性赔偿应有预期，因此，对于其民法典施行前的恶意侵权行为，适用惩罚性赔偿，并未背离其合理预期，且更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序。事实上，早有多个司法案例，如(2019)津03知民初1262号、(2020)沪民终555号等，对于民法典施行前的恶意专利侵权行为亦判定了惩罚性赔偿。
而在(2019)最高法知民终562号案件中，法院先提出了根据法不溯及既往的一般原则，对于赔偿数额应以法律修改日为界进行分段计算。但是又进一步分析了，具体到该案，首先，被诉侵权人拒绝提供财务账册等资料构成举证妨碍，所认定的侵权获利系基于其自认的销售额确定，仅系其部分侵权获利；其次，侵权人在本案中并未提交证据证明其法律修改前后的具体获利情况，导致无法以法律修改日为界进行分段计算；再者，二审证据显示侵权人在一审判决之后并未停止侵权行为，其行为具有连续性，其侵权规模巨大、持续时间长。鉴于此，赔偿数额客观上难以进行分段计算。因而法院最终以确定的整体的侵权获利作为基数来认定了惩罚性赔偿。可见，是否需要进行分段计算还需要综合考虑案件具体情形。
二、适用要件
从法律规定来看，惩罚性赔偿的适用条件主要有两条，1，主观上为故意，2，客观上，侵权情节严重。
1、故意
关于主观状态，商标法和反法中所规定的是恶意，而在民法典以及修改的专利法和著作权法中所规定的是故意。对此，《解释》中明确规定了“故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。”实际上将此处的恶意和故意画上了等号。
对于故意的认定，《解释》中规定，应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。并且还具体提示了以下几种情形下，可以初步认定为故意。
（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；
（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；
（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；
（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；
（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。
司法案例来看，商标侵权纠纷案件中，如果请求保护的商标知名度较高，且被诉侵权标识与商标相同或近似程度很高，模仿的恶意较为明显，则认定具有故意的可能性较大。例如（2022）粤03民初723号案件中，涉案商标为“小米”，（2021）浙01民初886号案件中，涉案商标为“华为”，两案中，涉案商标的极高知名度都是被诉侵权人被认定具有侵权恶意的重要因素。
而在专利侵权纠纷案件中，由于专利权本身在效力上的相对不确定性及侵权判断的专业性，即便在被权利人通知或警告后，仍继续实施侵权行为的，也并不是必然会被认为具有侵权恶意。事实上，仅因为“被警告后但继续实施”而被认定具有侵权恶意进而认定惩罚性赔偿的案件几乎没有。
一般情况下，如果人民法院做出了侵权判决或知识产权行政执法机构做出了行政调处决定（行政执法机构作出认定侵权成立的行政决定或就双方的侵权纠纷组织调解并作出调解书），而侵权人继续进行专利侵权行为的，则被认定为“故意侵权”的可能性较大。
例如，（2022）粤民终876号案件中，法院认为，被告曾因侵害权利人本案专利权被认定构成侵权并判令其赔偿经济损失，而前案的被诉产品与本案被诉产品外观基本一致，据此可认定被告清楚了解本案专利的设计，但其再次制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品仍侵害同一专利权，故应认定故意实施被诉侵权行为。（2022）最高法知民终871号案件中，法院也是基于被告曾因销售被诉侵权产品，被诉至法院，后双方达成《和解协议》，承诺停止侵权并赔偿经济损失，但在经历前案诉讼后，已明知涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，因而认定具有侵权的故意。
前述两案中，侵权人均有对同一权利的再次侵权，且再次侵权的被诉侵权产品与前案的被诉侵权产品相同或基本一致才被认定为“故意”，可见在专利侵权案件中对于故意的认定仍是较为谨慎。倘若并非同一专利，即侵犯了其他专利，通常不会被认为是重复侵权，也不会被认为具有侵权的故意。如果是侵犯了同一专利，但被诉侵权产品并不完全相同或基本一致，即如果被诉侵权人对于被诉侵权产品作出了一定的规避设计，如果规避后的设计仍被定性为侵权，理论上仍可以认定为重复专利侵权行为。但鉴于当事人试图回避涉案专利保护范围，主观故意不明显。此时会需要综合考虑规避设计的程度等具体情况来判定，在倍数上也会相应减轻。
2、情节严重
对于侵害知识产权情节严重的认定，《解释》中规定应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。并具体提示了以下几种情形下，可以初步认定为情节严重。
（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；
（二）以侵害知识产权为业；
（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；
（四）拒不履行保全裁定；
（五）侵权获利或者权利人受损巨大；
（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；
司法实践中，通常会考虑侵权规模、侵权类型、侵权利润等来认定是否构成情节严重，而如果有前述重复侵权情节的，即便侵权规模并不巨大，也会被认定构成情节严重。例如前述（2022）最高法知民终871号案件中，被告在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利已到期，且本案为批量维权性质，若单独看该案情节并不能达到情节严重的程度，但仍被考虑属于重复侵权，因而酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定承担惩罚性赔偿责任。
此外，在诉讼程序中是否具有拒不履行裁定、举证妨碍等情形也会影响情节严重的认定。
三、计算方法
1、基数的确定
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条规定，“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。
前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。
人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。”
根据上述规定，可以明确的是，基数的计算方法即与填平性赔偿的计算方法一致，包括权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益以及权利许可使用费的倍数。但该基数中不能包括原告为制止侵权所支付的合理开支，也不能是酌定的法定赔偿。例如，在（2022）粤民终876号案件中，二审法院在判决书中明确写明法定赔偿的数额不能作为确定惩罚性赔偿数额的计算基数，并对一审法院直接综合在案证据酌定被告的经济赔偿金额，并以此作为惩罚性赔偿的基数的认定，认为属于适用法律有误，予以纠正。因此即便符合了前述侵权故意和情节严重的适用要件，如果基数无法确定，仍然无法适用惩罚性赔偿。
但侵权获利或权利人的损失在实践中确实难以证明，司法实践中的大部分案件都是以法定赔偿来酌定赔偿金额，既然法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的基数，是否会意味着惩罚性赔偿的规定如同虚设？
对此，我所的建议是尽力对侵权获利进行初步举证并充分利用书证开示制度。
《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二十四条和第二十五条规定了书证开示制度。而《专利法》、《商标法》等知识产权专门法中也都有明确规定，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
因此，尽管权利人对于侵权获利的确切金额确实难以举证，但仍有机会对侵权获利尽力举证，并可在完成初步举证，对侵权获利进行了计算后，向法院申请责令被诉侵权人提供侵权行为相关的账簿材料。如若被诉侵权人不提供账簿材料，则可参考权利人的主张和证据判定赔偿。
我所代理的大量知识产权侵权案件中，即是以尽力举证侵权获利加上书证开示命令的申请最终取得了高额的赔偿。例如，对于主要是在电商平台销售的侵权品，可以以电商平台显示的销量和价格，结合评价中所能显示的销售期间等，计算出侵权品的销售总额，再以行业平均利润率等推算出侵权获利。对于线下销售的侵权品，则可以根据被诉侵权人的整体利润情况和产品种类，计算出每种产品的平均年利润，结合侵权期间，推算出侵权获利。在被诉侵权人拒不提供账簿材料，也不能提出相应反证的情况下，法院通常会逐一考察权利人主张和证据的可信度和合理性，对销量、价格、利润率等作出认定，从而计算出侵权获利。该金额也可作为惩罚性赔偿的基数。且被诉侵权人拒不提供账簿材料的行为也会构成前述情节严重的考虑因素。
例如，前述（2022）粤民终876号案件中，二审法院尽管否定了一审法院以酌定的赔偿作为基数确定惩罚性赔偿的做法，但仍认为该案应可以适用惩罚性赔偿。在二审中，法院审查了权利人所主张的侵权获利的计算方式，并责令被诉侵权人提交相关财务账册用于查明赔偿事实并给予其充分举证时间，在被诉侵权人无正当理由拒不提交相关证据的情况下，参照了权利人的主张和证据对被诉侵权品的月产量、计算赔偿的期间、产品单价、利润率和专利贡献度等进行了审查和确定，并以此审核认定了被诉侵权人的侵权获利，作为确定惩罚性赔偿数额的计算基数。
总之，惩罚性赔偿的基数与填平性赔偿的计算方法和举证方法相同，在可以适用惩罚性赔偿的案件中，更应留意包括侵权获利在内的赔偿计算和举证。
此外，如果确实无法确定计算基数，法院无法适用惩罚性赔偿，而只能采用法定赔偿的方式，但侵权故意和情节严重也会成为酌定赔偿的重要考虑因素。例如，(2021)粤73民终6209号案件中，法院指出“惩罚性赔偿属于数量计算赔偿方法，必须具有计算基数才能依法适用，在无法确定前述基数时，无法适用惩罚性赔偿，而应当选择适用法定赔偿。法定赔偿属于根据侵权情节所采取酌定确定赔偿数额的自有裁量方法，适用法定赔偿时可根据案件具体情况，将惩罚性情节作为从高裁决赔偿数额所要考量的因素”，并因此全额支持了权利人500万的判赔主张。因此，对于侵权故意和侵权情节严重的主张和举证，即便最终没有适用惩罚性赔偿，对于从高酌定判赔额也有重要作用。
2、倍数的确定
根据法律规定，惩罚性赔偿为基数的一倍以上五倍以下。具体倍数由请求人主张，而由法院根据案件具体情形，即“故意”和“情节严重”的程度来确定。
司法实践中，法院综合考虑故意和情节严重的程度，适用2倍的惩罚性赔偿的案件相对较多。当然，在侵权恶意十分明显，而侵权情节极其严重的情况下，法院也会适用更高的4倍甚至顶格的5倍的惩罚性赔偿。
例如，在（2019）最高法知民终562号案件中，二审法院认为，被诉侵权人自成立以来，便以生产侵权产品为经营业务，且当其前法定代表人因侵害商业秘密行为被追究刑事责任、相关生产工艺、流程及设备涉嫌侵害权利人技术秘密后，被诉侵权人仍未停止生产，销售范围多至二十余个国家和地区，同时在案件原审阶段无正当理由拒不提供相关会计账册和原始凭证，构成举证妨碍，足见其侵权主观故意之深重、侵权情节之严重，因而最终认定了侵权获利的五倍确定本案损害赔偿数额。
需要说明的是，惩罚性赔偿的1-5的倍数并不是将填平性赔偿作为其中的1倍，即惩罚性赔偿是在填平性赔偿之外另行计算的，对于此点，2021年4月，最高人民法院在《人民司法》上发布《<关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释>的理解和适用》一文的第六项《关于基数的确定》的第三段有明确记载，“需要指出的是，填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。也就是说，如果惩罚性赔偿的倍数确定为1倍，那么被诉侵权人承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额加上惩罚性赔偿数额之和，即为基数的两倍。” 因此，如果法院确定了5倍的惩罚性赔偿，被诉侵权人承担的赔偿责任是填平性赔偿+5倍的惩罚性赔偿，即总额将是填平性赔偿的6倍。而前述（2019）最高法知民终562号案件中，法院以侵权获利的五倍确定赔偿数额，实际认定的惩罚性赔偿的倍数为4倍。
结语
近年来，无论是立法，还是司法，都在大力解决“举证难”和“判赔低”的问题，减轻权利人的举证责任，加大对侵权人的惩罚力度，适用惩罚性赔偿的案件正在逐步增多。从防止被适用惩罚性赔偿的角度来说，企业应当做好知识产权风险排查的工作，并对已经被法院或行政机关指出具有侵权嫌疑的，及时予以纠正或进行规避设计。从权利人的角度来说，尽可能举证侵权故意、情节严重以及被诉侵权人的侵权获利，有助于获得更高的赔偿额，加大保护力度。
京ICP备18007439号-1
京公网安备 11010102003445号