姚敏
中国律师
北京魏启学律师事务所
 
对于恶意申请的商标，真正的权利人一般会根据商标法的相关规定，通过提起异议、无效宣告请求等行政手段请求国家知识产权局对恶意申请商标不予核准或宣告无效。商标法第三次修改时，新增加的第六十八条第四款首次规定“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。”该法条明确规定了恶意申请商标行为的行政责任，以及恶意取得注册之后滥用诉权，恶意行使商标权的人民法院可以依法给予处罚。但是，现行商标法并未明确规定恶意申请人就其恶意申请行为本身应当承担民事赔偿责任。实践中，不乏持续大量恶意申请商标的情形，为应对恶意申请，真正的权利人需要持续不断提起异议、无效、撤销等，花费大量时间和金钱。是否有可能针对恶意申请人的恶意申请行为提起民事诉讼主张赔偿，更有效的打击恶意申请人？本文将以此问题为出发点，探讨针对恶意申请人的恶意申请行为提起民事诉讼的可能性、需要满足的基本条件等，希望对读者有所裨益。
 
一、现行法律框架下，恶意申请商标的行为可能受到反不正当竞争法的规制
 
恶意行使商标权的行为可以说已在现行法律框架上予以明确规制。早在2011年修改《民事案件案由规定》时，最高人民法院即在“知识产权权属、侵权纠纷”项下将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”单列，现行的《民事案件案由规定》第一百七十一条也对此予以维持。前述现行商标法第六十八条中也规定了对恶意提起商标诉讼的处罚。司法实践中，权利人在恶意抢注人基于其恶意注册针对真正的权利人行使商标权比如发起投诉、发出侵权警告、提起商标侵权诉讼等之后，对恶意抢注人提起民事诉讼要求赔偿的实例也不胜枚举。此类案件中，权利人一般是主张抢注人基于其不正当取得的商标权进行权利行使构成权利滥用，违反诚实信用原则，属于不正当竞争行为。也有部分案件中，权利人对抢注人的一系列不正当行为，包括恶意抢注、恶意投诉、恶意警告、恶意诉讼、滥用异议等程序权利的行为提起诉讼并主张赔偿。法院在此类案件中审理被告的多项被诉行为时，通常会分别进行评价。目前已有多个案例中，法院在评判被告的一系列不当行为时，就恶意申请注册商标行为本身亦认为具有不正当性，违反了反不正当竞争法第二条的规定，构成不正当竞争行为。
 
例如，在碧然德有限公司、碧然德净水系统(上海)有限公司诉上海康点实业有限公司一案中，原告在第11类家用和商用的水过滤器及其配件、水处理设施和设备等商品上在中国享有“BRITA”、“ALUNA”、“Maxtra”、“Elemaris”、“Marella”、“碧然德”等商标的注册商标专用权。被告在2012年至2016年期间，模仿原告商标在多个类别上申请注册“碧然德”、“德碧然德”、“BRITA”、 “DEBRITA”、“MAXTRA”、“Elemaris”、“Aluna”等共计21枚商标，这些商标均被宣告无效或不予核准注册。然而，被告在经营活动中使用“碧然德”等商标，同时使用“德国原装进口”等虚假宣传用语。被告甚至还基于其恶意注册的商标作为引证商标针对原告的6件商标提起异议、无效宣告请求。针对被告实施的多个行为，上海市闵行区人民法院分别认定被告使用商标的行为构成商标侵权，虚假宣传行为构成不正当竞争，同时认定被告恶意抢注及滥用商标异议、无效宣告程序的行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分，服务于侵权的总体目的，其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意，违反了我国反不正当竞争法第二条规定，构成不正当竞争。判决被告赔偿原告经济损失230万元，合理费用50万元。本案一审判决作出之后，被告不服一审判决向上海知识产权法院提起上诉，但未缴纳二审诉讼费，二审法院裁定按照上诉人撤回上诉处理，一审判决生效。
 
前述案件中，尽管法院对于恶意抢注行为亦认定构成不正当竞争行为，但从认定的理由来看，恶意抢注行为系综合性侵权行为的一部分为法院考虑的一项重要因素。那么，如仅有恶意申请行为，而无其他侵权或恶意行使商标权等行为，针对申请行为本身是否有可能提出民事诉讼并主张赔偿？这一点司法实践中，法院有不同观点。
 
在雅富顿化学公司（Afton Chemical Corporation）、雅富顿添加剂（北京）有限公司诉北京微鑫科技有限公司、天津正能量知识产权代理有限公司、张静东一案中[一审案号：（2020）京73民初1283号，二审案号：（2021）京民终497号]，北京知识产权法院、北京高院均认为被告的商标申请注册行为不属于商标法规定的侵犯商标权的行为，原告可以通过法律规定的商标授权确权审查程序及商标行政诉讼程序寻求救济。故本案中雅富顿公司、雅富顿北京公司针对商标申请注册行为所提起的诉讼不属于民事诉讼的受案范围。
 
而在艾默生电气公司（Emerson Electric Co.）诉厦门和美泉饮水设备有限公司、厦门海纳百川网络科技有限公司、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司一案中[一审案号：（2020）闽02民初149号、二审案号：（2021）闽民终1129号]，被告仅存在持续模仿原告商标恶意申请的行为，而无实际使用商标或者基于其恶意注册的商标行使商标权的行为，原告针对被告的恶意商标申请行为提起民事诉讼。法院经审理之后，认为根据我国民事诉讼法第三条的规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。本案中，原告主张被告实施了商标抢注行为，违反了诚实信用原则，侵害其民事权益，造成经济损失，构成不正当竞争，要求判决停止被诉侵权行为，消除影响、赔偿其经济损失及合理费用等。讼争法律关系为平等主体之间因被诉商标注册行为发生财产关系而引起的、要求承担民事侵权责任的诉讼，符合前述规定，属于人民法院民事诉讼受案范围。最终，法院认定被告的恶意抢注商标行为违反了诚实信用原则，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了原告的合法权益，违反了反不正当竞争法第二条规定，属于我国反不正当竞争法规制的不正当竞争行为。
 
综上，尽管现行法律中并未对恶意申请商标行为的民事赔偿责任予以明确规定，但基于维护诚实信用的竞争秩序和市场环境的立法本意，司法实践中，已有对恶意申请商标行为以反不正当竞争法第二条来进行规制的实例。
 
二、恶意申请行为在民事诉讼中被认定构成不正当竞争需要满足的基本条件
 
根据目前已有的实务案例，恶意申请行为被认定构成不正当竞争行为，一般需要满足如下条件：
 
1.原告的在先权利具有较高知名度，被告明显属于恶意抢注。

目前发现的针对恶意申请提起民事诉讼的案例中，原告的商标或者著作权等在先权利均具有较高知名度，被告理应知晓原告商标权或者其他在先权利，却恶意抢注商标。
 
2.除恶意申请外，抢注人通常存在其他侵权或不正当竞争行为或者存在持续大量恶意抢注行为，对真正权利人造成了实际损害。

恶意申请商标行为被认定为不正当竞争的绝大部分案件中，被告同时存在实际使用商标或者恶意投诉、恶意警告等恶意行使商标权的行为，恶意申请行为服务于总的侵权行为，被告的恶意申请行为和恶意行使商标权的行为扰乱了原告的正常经营活动，破坏原告的竞争优势。

而在艾默生电气公司（Emerson Electric Co.）诉厦门和美泉饮水设备有限公司、厦门海纳百川网络科技有限公司、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司一案中，虽然被告无实际使用商标或者恶意行使商标权的行为，但是被告持续大量恶意申请商标达20余件，侵犯原告合法权利，原告不得不通过持续大量提起异议、无效以及后续行政诉讼等维护自身合法权益，为此支付了超过130万元的维权费用，给原告造成相当大的经济损失。
 
3. 权利人针对恶意申请商标的行为另案提起商标授权确权程序。

本文前述所提及的案例中，权利人在提起民事诉讼之前针对恶意申请的商标均已提起异议、无效宣告请求等，且在原告提起民事诉讼之前，恶意申请商标相关的行政授权确权程序已完成，国家知识产权局以及行政诉讼审理法院在相关案件中已认定商标申请具有恶意。

笔者认为，尽管不能认为针对恶意申请商标的民事诉讼案件必须以恶意申请商标相关的行政授权确权程序的审理终结为前提，但可以肯定的是国家知识产权局以及行政诉讼审理法院在相关案件中认定商标申请具有恶意将有助于民事诉讼案件中认定被告的恶意申请行为构成不正当竞争，以及计算被告恶意申请行为给原告造成的经济损失。

尤其是仅有恶意申请行为而无实际使用行为或者恶意行使商标权等行为的情况下，笔者认为商标授权确权程序应当先于民事诉讼进行，权利人通过商标授权确权程序打击恶意申请商标，且实际支付了维权费用，这是权利人后续通过民事诉讼主张民事赔偿的前提。
 
另外，认定被告的恶意申请行为是否构成不正当竞争时，需要考察原被告之间是否具有竞争关系。针对恶意申请商标的行为等提起民事诉讼案件中，被告很可能并不是原告严格意义上的同业经营者。被告也往往会主张其与原告不存在竞争关系进行抗辩。关于这一点，法院通常采用广义的“竞争关系”。

比如在原告北京古北水镇旅游有限公司诉被告北京小壕科技有限公司一案中，被告主张其经营范围与原告存在较大差异，不属于同业经营者。而法院认为只要实质上是以损人利己、搭车模仿等不正当手段进行竞争、从而获取竞争优势或破坏他人竞争优势的行为，就可以认定构成不正当竞争行为。基于反不正当竞争法规制竞争行为的立法目的，应认定双方之间存在反不正当竞争法规制的广义的竞争关系。
 
三、追究恶意申请商标行为的民事责任展望
 
2023年1月13日，国家知识产权局发布《商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），启动新一轮《商标法》修改工作。征求意见稿中不仅增加了抢注商标的强制转移制度，还在第八十三条第一款规定“违反本法第二十二条第四项规定，恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。”恶意申请商标的民事赔偿责任首次写入征求意见稿获得各界广泛关注。如上述征求意见稿的相关条款最终成为法律，可以预见该条款将对恶意抢注人形成有效的压力，将成为解决恶意申请商标的有力砝码。
 
四、总结

从司法实践来看，通过民事诉讼追究恶意申请人的民事赔偿责任是可能的。尤其是，除恶意申请商标行为之外，当被告还存在恶意行使商标权、滥用程序等一系列不当行为时，一般法院会认为被告的恶意申请商标行为是服务于其侵权总体目的，被认定构成不正当竞争的可能性更高。

实务中仅针对恶意申请行为本身提起民事诉讼案例极少，艾默生电气公司（Emerson Electric Co.）诉厦门和美泉饮水设备有限公司、厦门海纳百川网络科技有限公司、王移平、厦门兴浚知识产权事务有限公司一案法院判决给权利人提供了一个有益的思路，但其他法院是否持相同观点尚不能完全确定。