姚敏
中国律师
北京魏启学律师事务所

 
以赠品实现引流促成交易是卖家在市场经营活动中最常用的营销手段之一，例如买肯德基儿童套餐赠送玩具可达鸭，买雀巢咖啡赠送咖啡杯等。而赠品通常而言是商家免费赠与消费者的，也就是说在交易过程中未发生金钱对价。那么，商标在赠品上的使用在商标撤三案件中是否能被认定为有效的使用行为进而维持商标的注册呢？本文将结合实务案例，梳理在赠品上的使用被认定为有效使用和未被认定为有效使用的情形，总结赠品上维持商标注册需要满足的条件，希望对读者有所参考。
 
一、赠品上的使用实现产源识别功能时可以维持撤三商标的注册
 
2016版《商标审查及审理标准》明确列举的不视为商标法意义上的商标使用情形包括“仅作为赠品使用”。2021版《商标审查审理指南》将“仅作为赠品使用”排除出不视为商标法意义上的商标使用情形。在此之前，国家知识产权局（包括原商评委）在这一问题上与法院存在明显分歧，在多个撤三复审行政诉讼案件中，法院对国家知识产权局（包括原商评委）仅以在赠品上的使用为由而认定不构成商标法意义上的使用予以纠正。
 
以下将通过三个案例总结赠品上的使用被认定为有效使用的核心条件。
 
案例1：在（2016）京行终5665号案件中，北京知识产权法院和北京高院均认定，广东万和公司向商评委提交的证据可以证明其向礼品公司购买电动牙刷、多功能电热饭盒产品作为活动赠品向消费者提供，消费者从赠品外包装足以认定广东万和公司是赠品的生产者，诉争商标对相关公众起到了识别商品来源的作用，可以认定诉争商标已经在指定期限内进行了实际使用。
 
案例2：在(2018)京73行初8156号案件中，北京知识产权法院认定原告将带有诉争商标标志“Mobil”的箱包作为促销活动赠品赠与消费者，即已进入市场流通领域。埃克森美孚（中国）投资有限公司（诉争商标被许可人）委托生产带有诉争商标的手提箱等产品，无论上述产品是作为商务礼品赠送或是作为商品进行销售，均是商业主体面向消费者的商业行为，主旨在于推广与积累商誉。而上述产品或商品带有诉争商标并最终流通于市场，使得诉争商标客观上起到了区分商品来源的作用，因此原告对诉争商标的使用构成商业性使用、符合商标法中对于商标有效使用的规定。
 
案例3：在(2019)京行终1761号案件中，商标注册人蒙娜丽莎集团公司（上诉人）在二审期间补充提交了诉争商标在作为赠品的日用瓷器、瓷器装饰品商品上的使用证据。北京高院认定二审期间蒙娜丽莎集团公司补充提交的证据，既有经授权的被许可使用人与他人签订的委托生产合同及发票、委托设计协议及发票、参展合同、特许生产商授权证书，又有在此基础上被许可使用人将相关商品销售给案外人的合同及发票、相关商品实际使用后的新闻介绍，因此，即使存在使用复审商标的商品作为赠品赠送而非直接作为商品销售的情形，也足以认定复审商标已经在指定期间在其核定使用的日用瓷器、瓷器装饰品商品上进行了实际使用，发挥了商品来源的识别作用，复审商标在上述商品上的注册应当予以维持。
 
从上述三个案例法院认定赠品上的使用构成有效使用、起到产源识别作用的核心条件包括以下几项：

 
可以很明确的看出，法院在判断商标的有效使用时商品的交易对价并非必要条件。赠品尽管未发生交易对价，但仍然是商业行为，绝不是“慈善活动”。也可以总结概况为，除交易对价之外，商标撤三案件中在赠品上的使用要求和非赠品上的使用要求相同。
 
二、赠品上的使用不符合商标法意义上的使用要求时无法维持撤三商标的注册
 
如上所述，2016版《商标审查及审理标准》将“仅作为赠品使用”明确列举为不视为商标法意义上的商标使用情形之一。本文上面提到的三个案例中的案例1、2中原商评委就仅以诉争商标使用在赠品上为由撤销了诉争商标的注册，而法院在诉讼环节予以纠正。2021版《商标审查审理指南》将“仅作为赠品使用”排除出不视为商标法意义上的商标使用情形。
 
下面通过三个案例具体说明实务中赠品上的使用未被认定为商标法意义上的使用情形。
 
案例1：在(2016)京73行初6857号案件中，原告沈阳时尚经典婚纱摄影有限公司请求维持其“时尚经典”商标在第3类的“香皂”等商品上的注册。北京知识产权法院认定原告将他人生产的香皂片等商品装入包装盒，在包装盒贴标作为赠品的行为，无法起到识别商品来源的作用，且该贴标的使用方法系类似于透明胶条的使用方法，可随意粘贴，故本院对该证据的真实性亦存疑。原告提交的证据不足以证明在指定期间内，其对于诉争商标进行了真实、有效、合法的商业性使用。
 
案例2：在（2016）京行终131号案件中，商标注册人江西开心人大药房连锁有限公司请求法院维持其第3427636号“开心人大药房”商标在第3类“肥皂、去污剂”等商品上的注册。北京知识产权法院、北京高院均认定开心人大药房虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别该商品来源于雕牌、立白洗洁精等商标的所有人，而不会认为其来源于开心人大药房。开心人大药房的此种使用行为无法区分商品来源。

 
案例3：在(2017)京73行初3909号案件中，原告陈兴龙请求法院维持其“美可MEI COOL”商标在第21类“旅行饮水瓶；纸或塑料杯”商品上的注册。北京知识产权法院认定虽然原告主张在实际销售中，塑料杯是以赠品或者捆绑销售的形式与牙刷一体销售，但除上述商品照片外，原告并未提交任何其在实际销售过程中采取的系该项销售模式的证据。因此，在案证据难以形成完整的证据链，不能证明复审商标在复审期间内在旅行饮水瓶、纸或塑料杯商品上进行了商标法意义上的使用。
 
上述案例1、2中赠品均为采购自其它生产厂商的产品，诉争商标简单的贴附到原产品上的行为并不能改变其实际来源，消费者也不会将诉争商标的注册人识别为赠品的产品来源。案例3中原告仅提供了一张标有诉争商标的塑料杯产品图片，并未提供其它佐证证据，未形成完整的证据链证明该项商品确实以赠品的形式进行了销售并起到了识别产源的作用。因此，上述三个案例中诉争商标在赠品上的使用不符合商标法意义上的使用要求，不足以维持诉争商标在被撤销商品上的注册。
 
从上述三个案例可以总结出，诉争商标所使用的商品是否为赠品并不影响是否是商标法意义上的使用的判断。商标法第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。” 也就是说，除交易对价之外，商标撤三案件中在赠品上的使用要求和非赠品上的使用要求相同。在赠品上的使用如不符合商标法意义上的使用要求，即不符合公开、合法、商业性使用的条件时，赠品上对商标的使用即不会被认定为有效使用行为，进而维持撤三商标的注册。
 
2021《商标审查审理指南》中明确列举了不被视为商标法意义上的五种使用情形：（1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；（2）未在公开的商业领域使用；（3）改变了注册商标主要部分和显著特征的使用；（4）仅有转让或许可行为而没有实际使用；（5）仅以维持商标注册为目的的象征性使用。撤三案件中举证诉争商标在赠品上的使用如为上述五种情形，则显然不能视为是商标法意义上的使用。
 
三、总结和建议
诉争商标所使用的商品是否为赠品并不影响是否是商标法意义上的使用的判断。除交易对价外，商标撤三案件中在赠品上的使用要求和非赠品上的使用要求相同。企业合理利用赠品营销策略有可能为防御性商品类别上的商标注册构筑起应对商标撤三案件的壁垒。
 
 
参考资料：