中国律师  于筱欧
北京魏启学律师事务所

 
随着国际贸易的迅猛发展，OEM涉外定牌加工产品上的商标使用问题经常困扰境内外定牌加工当事人。其中，最受关注的问题是，委托方是A国的企业，在A国拥有X注册商标，但在中国国内并不拥有该注册商标，其委托中国的工厂生产产品，贴上X商标后出口到A国，该行为是否可能构成对中国国内相同或类似注册商标权利人的侵权行为？如果被海关扣押，应该如何应对？

关于上述定牌加工行为是否构成商标侵权行为，我国司法实践中经历了不同的发展阶段。

第一阶段（2014年前），直接依据地域性原则判定OEM定牌加工行为构成商标侵权。典型案件为“NIKE案”（（2001）深中法知产初字第55号）。在该案中，深圳中院认定“商标权具有地域性，被告未经原告许可，以商业目的在国内委托制造并出口标识为‘NIKE’的男滑雪夹克构成对原告的侵权”。

第二阶段（2014年至2019年），认为全部出口的OEM涉外定牌加工行为不构成商标侵权。典型案件为2014年的“PRETUL案”（最高人民法院（2014）民提字第38号）等。理由是：OEM涉外定牌加工产品不在国内市场进行销售，不会在国内发挥商标的识别功能，相关行为甚至不构成“商标意义上的使用行为”，因此也更不可能构成商标侵权行为。

第三阶段（2019年至今），认为对涉外OEM定牌加工中的商标使用行为是否侵犯商标权的问题，应当回归到商标侵权行为的本质，对商标的使用以及侵权判断标准进行充分的论证。典型案件为最高院作出的(2019)最高法民再138号判决（以下简称“本田案”），该案作为2019年中国法院10大知识产权典型案例之一，标志着对于OEM涉外定牌加工行为的定性进入了一个新的阶段。

本田案历经了一审、二审、再审阶段。再审判决书中，最高院指出，只要通过标注或其他方式使用的商标具备了区别商品来源的可能性，就应当认定为“商标的使用”，该案中OEM涉外定牌加工行为在中国境内起到识别商品来源的作用,属于商标法意义上的商标使用行为。对于该使用行为是否会造成相关公众混淆误认的可能性也是判断是否侵权的关键要素。根据商标法第57条的规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。但“容易导致混淆的”一语，指的是相关公众接触到被诉侵权商品有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。关于“相关公众”的范围，除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，如被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。

对于本案的具体情况，最高院分析认为，案件中被告方在被诉侵权的摩托车整车散件产品上区别于OEM委托方的权利商标内容（HONDAKIT），突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，使得该标识在外观上与本田株式会社请求保护的三个商标——“HONDA”系列文字及图形十分近似，因此很容易导致相关公众混淆。

该案判决生效后，在国内一些承接OEM涉外定牌加工业务的工厂间产生了一定的震动，有部分从业者认为自此案之后OEM涉外定牌加工行为也有较高可能属于商标侵权行为，因此应该避免或者更加谨慎承接此类业务。

但实际上此种观点并不准确，本田案中，最高院特意强调不能把某种贸易方式（如涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，而是应当根据个案情况进行认定。在本田案后生效的“STAHLWERK”案（2021浙民申4890号）判决也证明了这一倾向。

在“STAHLWERK”案中，浙江高院延续了最高院在本田案中所强调的，认为：“既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。”

但是“STAHLWERK”案中对于被诉OEM定牌加工行为却作出了不侵权的认定。其理由在于，在该案中，OEM委托方在德国拥有302009021017号“STAHLWERK”注册商标，并向OEM加工方提供了授权，而OEM加工方在定牌生产过程中规范使用授权使用的“STAHLWERK”商标，且被诉侵权商品最终均向德国出口并在德国境内销售。而与之相对，原告在与OEM委托方曾有密切业务往来明知其“STAHLWERK”商标的前提下，在国内进行了商标抢注，继而还基于该商标提起侵权诉讼，其行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则。

通过对本田案及本田案后的同类案例进行分析，就会发现对于OEM涉外定牌加工行为的定性，最终是回归到《商标法》57条第1、2项的内容中去。商品与商标本身至少需要构成相同或类似自不必说，核心在于实施OEM涉外定牌加工行为过程中，是否恪尽审慎义务规范使用授权商标，是否容易令相关公众对商品来源产生混淆误认。此外，还应当考虑国内权利人是否存在违反诚实信用原则、涉及权利滥用的因素。

综合相关案例与实务观点，OEM涉外定牌加工商标侵权纠纷可能牵涉到委托方、加工方、国内权利人各方当事人，判断中通常会着重考虑以下因素。如加工方在接受委托时是否审查了权利证书、委托加工授权书所载商标是否与证书一致？在定牌加工过程中，加工方所使用的商标图样是否与所授权的商标一致？如果贴牌在产品上的商标已经出现了区别于授权的内容时，该种区别是否容易导致和国内注册商标的混淆？加工期间是否与授权期间一致？产品生产完成后是否全部直接出口到国外，还是在国内市场也有部分流出？以及中国国内注册商标权利人方是否存在违反诚实信用，涉及权利滥用的行为，是否属于恶意抢注商标，如事先和OEM委托方有密切业务关系，事先知悉OEM委托方在海外的权利而在国内恶意抢注等要素。

因此，对于本文开头所提到的“委托方是A国的企业，在A国拥有X注册商标，但在中国国内并不拥有该注册商标，其委托中国的工厂生产产品，贴上X商标后出口到A国的行为是否可能构成对中国国内相同或类似注册商标权利人的侵权行为？如果中国国内权利人向海关申请扣押，应该如何应对？”这样的问题，根据本田案中的观点，该加工行为并非完全没有被认定为侵犯国内商标权行为的可能。但是如果能够证明加工方履行了谨慎注意义务，规范使用委托方的商标，且产品生产完成后直接出口到国外，基本上不会被认定为侵犯国内商标权。如果货物遭到海关扣押，应当积极举证，可以向海关提供海外有效权利证书、OEM授权委托书等证明资料，并进行相应的不侵权说明，在这种情况下，海关最终作出不能认定是否构成侵权的决定的可能性较大，货物有望在海关作出该决定且国内权利人没有在规定期限内起诉的情况下被放行。