北京魏启学律师事务所
中国律师   姚敏  陈杰

 
 
当某一标志符合著作权法对于作品的要求时，该标志无需登记或申请注册手续即能够获得中国著作权法的保护。权利人主张在先著作权对被模仿、抢注的商标提出异议、无效是实务中常见的一种打击商标模仿和抢注的手段。因对作品的保护不受商品类别的限制，在商标异议、无效案件中主张著作权有其优势。但也因为著作权的产生并不以登记注册为要件，举证著作权的存在要比举证专利或注册商标专用权的存在复杂的多。本文将结合实务案例探讨依据《商标法》第三十二条主张在先著作权时的举证方法和举证内容，并对实务中常见的举证难题进行剖析，希望对大家有所参考。  
 
最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》、北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“北京高院《审理指南》”）、国家知识产权局《商标审查审理指南》对依据商标法主张在先著作权时的举证均有规定。通常权利人需要完成下述四个要件的举证，且这四个要件需要同时满足。
 
一、涉案作品构成《著作权法》的保护客体

与商标案件相关的作品通常为在著作权保护期内的美术作品。该作品必须同时符合“独立创作”和“具有最低限度创造性”两方面的条件。“独立创作”要求该美术作品是独立创作的，而非抄袭模仿；“具有最低限度创造性”则要求达到一定水准的智力创造高度，即该美术作品能够体现出作者独特的构思安排、具有一定的艺术美感。

北京高院《审理指南》指出“缺乏独创性的，不应认定为作品。简单的常见图形、字母等一般不认定为作品。” 独创性较高的美术形象，比如小猪佩奇、功夫熊猫、小黄人等，毫无疑问属于我国《著作权法》保护的作品。此类美术形象构成作品一般也不存在争议。实务中存在争议的往往是比较简单的图案，此类简单图形图案作品的独创性判断有一定的主观性，容易出现不同判断主体给出不同结论的情况，列举如下案例供大家参考。
 

 
从上述案例可以看到，对于同一件作品，行政机关和不同法院就是否符合作品独创性要求可能做出完全不同的结论。而且，也难以界定哪个机关或哪个法院的判断标准更严格，仍然需要个案讨论。

对权利人来说，即便是看起来并不复杂的图形图案，也还是可以尝试去主张著作权的保护，但应尽可能阐明该作品的独创性表达，说明满足最低限度的创造性要求的理由，以提高获得保护的可能性。

此外，需要注意的是，创造性的高度与保护范围也是密切相关的，创造性较低的作品能够获得保护的范围也较为狭小，通常会被限定在完全相同或基本相同的情况。
 
二、当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人

著作权权属的证明很容易存在误解，一些异议、无效案件的申请人认为自己是最先使用和申请注册商标的人，当然对该商标标志享有著作权。实际上，著作权与商标权的权利性质不同，某一标志的商标权人并不当然对标志享有著作权。对于这个问题，我们首先应该厘清作品的著作权究竟属于谁，之后才能据此举证。

就著作权的权利归属方式来说，可以大致分为五类，个人作品、合作作品、法人作品、职务作品、委托作品。

我国现行《著作权法》第十一条规定，除本法另有规定，著作权属于作者。作者可以是个人，也可以是法人或者非法人组织。

因此，属于个人作品或法人作品的，作为作者的个人或法人享有著作权，属于合作作品的，著作权由合作作者共同享有。

《著作权法》第十九条规定“受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。”

因此，属于委托作品的，需要根据委托合同的约定来确定著作权的归属，如无约定的，则仍属于作者。

《著作权法》第十八条规定，“自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品是职务作品”，除该条第二款的规定以外，职务作品的著作权也是由作者享有。但如属于该条第二款规定的情形，或者有合同约定，著作权由法人或非法人组织享有。

因此，在证明著作权权属时，首先要厘清权利归属的方式，权利人需要证明自己是作者或者依照法律或合同的约定享有著作权。除了此类原始取得权利的，还有通过转让、承继或许可方式获得著作权的相关权利的，此时则应当对承继取得权利的情况进行证明。

对于作者的证明，一般可以通过提交带有署名的作品底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书等予以证明。对于通过合同约定取得著作权的情形，证明相对来说较为简单，提交相应的合同即可。

但实务中经常出现的一种情况是因时间过去较久，权利人在决定提起异议、无效申请时无法提供底稿、原件、合法出版物、在先登记的著作权登记证书证明其对作品的创作，也无相应的委托设计合同或转让合同证明著作权归属自己。

大量的案件中，权利人能够提供的资料一般包括国内外在先商标公告注册等资料、在先报刊杂志、网络媒体的广告宣传资料、销售资料、展会资料和在后的著作权登记证书等。在前些年，对于能够提供在先杂志、网络等公开发表资料以及在后著作权登记证书情况，在无相反证据的情况下，法院一般会认定权利人对涉案作品享有在先著作权，例如（2015）高行（知）终字第873号、（2013）高行终字第962号、（2013）高行终字第855号、（2012）高行终字第1291号、（2011）高行终字第857号等案件。

然而，商标的注册和使用资料等往往仅能体现商标标志的注册和使用，而非作品的创作，商标权也并不必然和著作权具有相同归属，因此，仅有商标的注册和使用资料不足以证明其享有著作权。法院对于这种情况下著作权权属的认定也呈现出更为谨慎和严谨的趋势。考虑到实务中确实存在的举证困难，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》在第19条2款规定了“商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。”之后，又在第3款规定了“商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”因此，近年，对于仅提供了商标注册和使用证据的，法院一般认定权利人为著作权的利害关系人可以就涉案作品主张在先著作权，对于是否享有著作权不再直接做出认定。

例如，在我所代理的松井章圭诉原商评委一案中，对于原告提供的在先国外商标注册证、在先商标广告宣传资料、报刊杂志的报道、在后登记的作品登记证书等，原商评委和一审法院北京市一中院均认为不足以证明原告对涉案作品享有在先著作权。二审法院认为登记在松井章圭名下作品登记证书、商标注册信息均可以显示松井章圭与涉案作品具有利害关系。结合原告提供的在先网络报道、杂志等证据，既可以证明涉案作品的著作权系在被异议商标申请日之前形成的在先权利，也能够进一步佐证松井章圭系有权主张涉案作品著作权的利害关系人。”

同样是我所代理的纹意国际股份有效公司（下称“纹意公司”）诉国家知识产权局一案中，对于原告提供的在先国内商标注册信息、在先商标广告宣传资料、报刊杂志的报道等，国家知识产权局和一审法院北京知识产权法院均认为不足以证明原告对涉案作品享有在先著作权。二审中原告补充了在后登记的著作权登记证书。二审法院认为纹意公司提交的宣传、报道以及中国公开出版物的杂志等证据，可以证明在诉争商标申请日前纹意公司已将涉案作品作为商标公开使用于其生产销售的产品之上。综合上述证据，在无相反证据足以推翻的情况下，可以认定纹意公司系涉案作品的利害关系人，其可就涉案作品主张在先著作权。

需要说明的是，尽管著作权登记并非权利成立的要件，且在后的著作权登记证书证明效力较低。但著作权登记一方面有助于主张前述第一项作品符合独创性要求，另一方面结合在先的商标注册和公开使用等证据，有助于证明权属或利害关系。因此，建议权利人还是要尽快在中国版权局办理作品登记，取得作品登记证书。且登记时间在先，证明效力更高，为了便于权利行使，建议权利人在设计完成或取得著作权之时在申请商标的同时就办理著作权登记。
 
三、在诉争商标申请日前，诉争商标申请人有可能接触涉案作品
 
 “可能接触涉案作品”一般通过提供作品在先公开发表资料予以证明，即如果权利人能够举证作品已经在先公开发表，比如在报刊杂志上、网络媒体、展会展览等公开发表的，则推定诉争商标申请人有可能接触涉案作品。因此，在先公开发表资料能够起到两方面的证明作用，第一是证明权属或者著作权利害关系人，第二是证明接触可能性。

公开发表资料所体现的公开程度可能不同，一般正规的报刊杂志出版物、第三方网络媒体、较大规模的展会展览等在先公开发表的证据资料最佳。此外，还要注意公开发表资料所能传播的地域范围，从这个角度来说，互联网上的公开证据最为有利。例如，在前述松井章圭诉原商评委一案中，第三人就主张原告所提交的杂志等均为在日本发行的刊物，第三人并无机会接触。但最终法院亦认可了互联网上所传播的新闻报道，第三人可以接触。

实务中，有时著作权人很难收集到报刊杂志、第三方网站、展会展览等优势公开发表证据，这个时候就需要代理人发挥聪明才智，积极整合梳理证据。在我所代理的某一商标异议案件中，在我所律师建议下，客户提供了如下在先发表证据：（1）自身网站显示作品的历史页面；（2）商品订单+商品照片+产品手册（商品包装和手册显示有作品，订单未显示作品，订单用于佐证产品进入流通领域的时间）；（3）产品包装设计图、订单；（4）权利人年会、团建等活动照片（活动道具等展示了作品，部分照片背景布上显示了活动时间，同时充分阐述了团建活动的规模、活动方式、地点、公开对外宣传等）。尽管无报刊杂志、第三方网站等优势在先发表证据，但是结合上述众多发表证据，审查员亦认可了我方提交的在先发表证据。

此外，在证明接触时，除了发表证据，对于独创性高的标识，而诉争商标又完全相同，此时可以强调难以以巧合来解释，这对于审查员和法官的心证也会产生积极的影响。

而对于一些独创性不是很高的标识，不能完全排除该标识是诉争商标申请人独立创作完成，因巧合而与在先权利人的著作权作品实质性相似的可能性。但此时，如果已充分举证在先公开发表，完全存在接触的机会时，如诉争商标申请人主张其商标标识是独立创作完成的，则由诉争商标申请人对此进行举证。
 
四、诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似
 
国家知识产权局或者法院在判断诉争商标标志与涉案作品是否构成实质性相似时，是将诉争商标标志与涉案作品进行比对，通过对二者整体及细节，包括画面整体所表达的内容、布局、结构、色彩等因素确定二者是否相同、是否有差异、差异是否明显等，以认定二者是否构成实质性相似。
 
除了整体模仿、抄袭他人享有著作权的作品外，实务中还有一些特别情况值得注意。一种情况是诉争商标标志仅是他人享有著作权的作品的一部分，如果该部分构成他人享有著作权的作品的核心或者重要元素的，即使仅是抄袭、模仿了他人作品的部分内容，也构成实质性相似。还有一种情况是诉争商标包含多个元素，仅个别元素与他人作品相同，如果该个别元素是抄袭了他人具有较高独创性的作品，则即使仅是商标的多个元素之一，亦构成实质性相似。
 
结语：

通过主张在先著作权来异议或无效被模仿、抢注的商标是实务中常见且有效的一种打击商标模仿和抢注的手段，具有一定设计的商标标识被抢注时，不妨尝试主张在先著作权。而签订明确的权利归属相关合同、尽早进行著作权登记、注意收集和保存有关创作、使用和发表的证据材料，都将大大有益于著作权的权利行使。
 
参考资料：
（2019）京73行初4939号行政判决书
（2016）京73行初4268行政判决书
（2018）京行终2978号行政判决书
（2019）最高法行申3137号行政裁定书
（2018）73行初3621号行政判决书
（2018）京73行初738号行政判决书
（2019）京行终4836号行政判决书
（2014）一中行（知）初字第7193号行政判决
（2015）高行（知）终字第873号行政判决
（2013）高行终字第962号行政判决
（2013）高行终字第855号行政判决
（2012）高行终字第1291号行政判决
（2011）高行终字第857号行政判决
（2017）京行终2092号行政判决
（2020）京行终4328号行政判决
（2019）京行终8301号行政判决