北京魏启学律师事务所
中国律师  吴秀霜

 
先用权制度是《专利法》的一项重要制度，先用权不是独立的民事权利，而是一种抗辩权，只有被诉侵权时才会引发被诉侵权方进行抗辩，举证证明己方因在先的实施行为而享有先用权，不构成专利侵权。先用权抗辩成功的关键和难点就在于提交能够证明符合先用权成立要件的证据。
 
先用权抗辩的法律依据为现行《专利法》第七十五条（二）项（修改前专利法第六十九条）、以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款。根据相关规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。此处的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
 
基于上述法律规定的先用权的成立要件，在主张先用权抗辩时，应当从如下几个方面准备证据。（1）证明实施行为早于专利申请日的证据，（2）证明在先的实施行为的主体以及所实施的技术来源合法的证据，（3）证明已经实施或者做好实施的必要准备的证据，（4）证明所实施的技术，即所生产的产品或者所使用的方法与被诉侵权的产品或方法相同的证据，（5）证明被诉的侵权行为是在原有范围内的证据。
 
需要注意的是，即便提交了上述（1）-（4）的证据，证明了具有在先的实施行为，如果不能举证证明（5）被诉行为是在原有范围内的实施或使用，仍然会被认为构成专利权侵权。司法实践中也有不少这样的案例，例如如下两个案例。
 
广西柳州市中级人民法院2019年4月29日作出的(2018)桂02民初345号民事判决中，关于(一)史春平、华冶公司主张先用权抗辩是否成立的问题，法院认为：史春平、华冶公司虽然所提交的2017年7月2日华冶公司与蒋世奎签订的《工业品购销合同》、湖南省常宁市公证处(2019)湘衡常证字第0046号公证书及其公证封存的矿山绳锯机、“第十八届中国(南安)水头国际石材博览会”确认函、《展位租赁合同》、租赁展位费发票、微信照片手机截图、2017年6月-8月期间陆续对外销售矿山绳锯机的合同等，可以证明华冶公司在涉案专利申请日2017年11月28日之前，已经对被诉侵权产品开始了规模化生产，但是史春平、华冶公司未提交证据证明在涉案专利申请日2017年11月28日之前就被诉侵权产品已具备何种生产规模，以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到何种生产规模，并且史春平、华冶公司也未提交证据证明其在涉案专利申请日2017年11月28日之后仅在前述生产规模内继续制造、销售被诉侵权产品。综上所述，史春平、华冶公司主张先用权抗辩的依据不充分，法院不予支持。
 
在广州知识产权法院审理的深圳市赛源电子有限公司(以下简称赛源公司)诉被告东莞市乐放实业有限公司(以下简称乐放公司)侵害实用新型专利案件中，广州知识产权法院作出的(2020)粤73知民初585号判决中认为：乐放公司提交的证明在涉案专利申请日前已经完成A25音箱设计的相关证据，其他已经做好量产销售准备的证据，以及已经推广销售被诉侵权产品的证据，大部分证据为单方制作提供，在赛源公司不认可其真实性、合法性的情况下，法院对此不予采信。因此，乐放公司提交的上述证据不足以证实其在涉案专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备。退一步讲，即使上述证据可予采信，乐放公司所举证据限于其在专利申请日前已做好制造被诉侵权产品的准备及进行制造，但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证。因此乐放公司提交的证据不足以证实先用权抗辩成立。
 
从法律规定以及上述两个判决中可以得知，先用权抗辩成立必须满足以下两方面条件：一是在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，二是仅在原有范围内继续制造、使用。二者相辅相成，缺一不可。因此先用权原有范围的证明关系到先用权抗辩能否成立、被诉侵权方今后能否继续实施以及可实施范围的重大利益问题。

因此，关于“原有范围”的证据应当如何准备以及证明到何种程度能够被法院采信，将是实务中要探讨的重要问题。
 
上述柳州市中级人民法院审理的(2018)桂02民初345号案件中，被诉侵权方未能提交关于原有范围的证据，抗辩主张未被法院认可。
 
而上述广州知识产权法院审理的(2020)粤73知民初585号案件中，先用权抗辩没有被认可的原因，一是乐放公司提交的大部分证据为自制证据，二是原有范围的相关证据不够充分。

乐放公司不服该一审判决向最高人民法院（以下称“最高院”）提起了上诉，二审中，乐放公司补充了四份新证据以及证人证言，证明其工厂的规模以及与案外人订购模具的证据等，拟补强证明乐放公司仅在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品的事实。
 
最高院经审理做出（2021）最高法知民终508号判决，在该判决中，最高院认为：“由于原有范围的认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明，应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。若后续专利权人有证据证明先用权人超出原有范围制造、使用的，专利权人有权另行主张其合法权益。本案中，乐放公司提交的订单评审表、预测订单等证据，可以证明乐放公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。而模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套生产模具。《厂房租赁合同书》则可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围，并且其未扩大生产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性，并初步达到了高度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。”
 
从上述（2021）最高法知民终508号判决可以了解最高院对原有范围证据的判断思路以及认定标准。就原有范围的举证，可以考虑工厂规模、厂房面积、员工数量、外购模具或设备的订单、产品订单、以及设备的数量、最大生产能力的证明材料等，当这些证据相互佐证能够形成完整的证据链，初步达到高度盖然性的证明标准时，在专利权人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。
 
该案件被收入到《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）》中，对今后类似案件的处理具有很大的参考作用。
 
另外，该案判决也给了我们另外一个启示，关于单方制作的证据的效力问题。对于自主研发的技术，从研发到实施往往需要一个漫长的过程，如前期的研发会议记录、产品设计图纸、实验记录、技术成果报告等等，均属于研发过程中形成的技术文件，这些证据也只能是单方制作，在一审法院没有认可其效力的情形下，最高院通过该判决明确，在先用权抗辩中，被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等，均属于研发过程中形成的技术文件，由被诉侵权人单方制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断，不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。
 
尽管该案件中，最高院认可了这部分单方制作的证据的效力，并最终认为先用权成立，但更多的专利侵权纠纷中，被诉侵权方主张的先用权抗辩并没有被认可，原因在于很多研发或在先实施的证据材料，由于时间长、文件管理不规范、遗失等问题，等到发生纠纷时再去寻找收集并不容易。因此建议企业还是应当尽早申请专利，而对于以技术秘密形式保护的技术，则可以未雨绸缪，对于研发过程、实施准备过程、实施过程以及原有范围的证据材料等通过公证或者其他方式进行证据保全，将来一旦发生侵权纠纷，可以确保企业在原有范围内继续实施，维护企业利益。