中国律师  于博闻

近年来随着知识产权保护意识的加强，商标申请注册量逐年增加。随着商标存量激增导致某些注册商标不可避免地和其他权利产生冲突。其中，由于著作权中的如美术作品在表现形式上与商标类似，多以文字加图形形式出现，相比于专利权，著作权和商标权的产生冲突的可能性更大，处理难度也更大。
 

 
商标权与著作权虽分别保护不同的法益，但当两者产生权利冲突时，除法律另有规定之外，当事人在先的合法民事权益应受到法律保护。《商标法》第32条中虽然仅仅规定了“申请注册商标”时不得侵害他人在先权利，并未明确规定商标侵权中是否可以适用在先著作权作为抗辩。但笔者认为法律赋予著作权人基于在先权利可以撤销注册商标的救济显然要强于侵权案件中的抗辩。既然商标法规定了比侵权抗辩更强的撤销注册商标这样的救济手段，基于举重以明轻的当然法律解释规则，自然不应该排除救济强度稍弱的侵权抗辩手段。因此，在司法实务中，商标法所规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，不仅仅是申请注册商标时的要求，也赋予了一旦申请人注册成功之后，在先权利人在商标侵权案件中享有抗辩权。
 

 
在先著作权抗辩的成立要件并无相关法律予以明确规定，但上海市普陀区人民法院在“李庆与欧缇丽(上海)化妆品有限公司侵害商标权纠纷”和“金华市斯科塞斯品牌管理有限公司与吉诗美贸易(上海)有限公司、万事达商贸(深圳)有限公司侵害商标权纠纷一案”提出了在先著作权的抗辩所要考虑的三个层次，这种认定标准对于主张在先著作权的抗辩提供了重要的参考思路。
 
其中，在“金华市斯科塞斯品牌管理有限公司与吉诗美贸易(上海)有限公司、万事达商贸(深圳)有限公司侵害商标权纠纷一案”中，原告斯科塞斯主张其受“Secret charm”注册商标权利人授权，进行品牌管理和维护，两被告进口、销售的涉案商品上使用的“SECRET CHARM”标识与涉案商标“Secret charm”相比，构成商标相同，两被告的行为共同构成商标侵权。针对原告的诉讼主张，两被告主张维密公司对于包含“SECRET CHARM”在内的产品包装美术设计享有在先的著作权，故其在被控侵权商品上使用的“SECRET CHARM”系基于维密公司在先合法权利的正当使用，上述使用并未侵犯“Secret charm”的注册商标专用权。
 
法院最终支持了在先权利的抗辩，对在先权利按照以下三个层次来认定：
 
1.是否拥有合法的在先权利基础，依据《伯尔尼公约》，维秘公司在美国形成的作品在中国受到著作权法的保护。另案的生效判决中也已认定维密公司创作使用在先，由于著作权保护范围包括所含文字和图案，且“SECRET CHARM”作为特定含义的外文词汇，使用在化妆品上具有一定的创意，认定二被告拥有合法的在先权利；
 
2.基于合法的权利基础，使用方式和行为性质是否具有正当性。被告在产品上完整的使用了拥有著作权的“SECRET CHARM产品包装设计”，并且通过清晰的标注主商标、生产地、限定在维秘专卖店销售等方式能够很好地区分与原告的产品来源，并不会造成消费者的混淆误认，因此，维秘公司使用方式和性质具有正当性。
 
3.商标权利人取得和行使商标权的行为是否正当。根据法院查明，原告及相关主体在2001年至2016年间申请了包括“Secret charm”、 “维多密码”等大量与国外化妆品、香水、服装等品牌相同或近似的商标，且其无法对其创作来源给出合理的解释和说明。因此，认定原告的行为不具有善意。


 
另外，“李庆与欧缇丽(上海)化妆品有限公司侵害商标权纠纷”中，原告李庆享有注册商标权，主张被告欧缇丽公司构成商标侵权。被告欧缇丽公司主张在先著作权抗辩，原告商标系恶意注册。法院虽然未在判词中直接对三要件进行认定，但从法院认定的证据和事实来看，本案的基本事实情况与“维秘”案类似，欧缇丽公司在本案中的客观情况也基本符合三要件要求。


 
3、留意点
 
对于知识产权权利冲突的问题，理论界和实务界进行了较多的探讨，形成了一些共识并出台了相关司法解释，但尚有不少法律未明确规定之处，此时则应当遵循诚实信用原则、维护公平和保护在先权利等原则来处理。除此之外，在实务中，关于著作权的纠纷，权利归属的举证，作品的独创性等问题的判断也存在难度。笔者建议处理此类案件的时候要注意以下几点：
 
第一，尽早进行版权登记，并注意留存底稿，委托设计合同，首次发表等文件。由于我国当前作品登记实行自愿登记制度，作品登记时的“作品完成时间”“首次发表时间”等信息系登记人单方填写并提供，因此，一旦发生纠纷，如果登记著作权的时间晚于商标申请日，则需进一步提供证据证明其产生时间早于注册商标。
 
第二，合理评估主张内容是否构成作品，避免过度的“版权商标化”。一些企业发现自己的商标不能获得注册，就以版权登记作为替代方案，以为登记了版权就获得著作权。其实这是一种误区，正如上所述，版权登记仅仅能够作为权利归属的初步证据。而在诉讼中，法院还是要对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。
一般来说，与商标权构成冲突的作品类型主要是美术作品，而美术作品中的独创性，是否具有美感，创造性高度等问题历来是美术作品认定的难点。
 
第三、尽可能尽早申请商标。商标权和著作权所保护范围并不相同，商标保护范围仅限核定的商品和服务，而一旦作为商业标识的某个文字或图形被认定为作品，则该美术作品的权利人可通过著作权实现连“驰名商标”都不具备的全类保护。因此，也有人将商业标识作品称之为“超级商标权”。可想而知，如果在司法实践中大量的承认商业标识作品性，则有可能导致商标制度的保护目的落空。所以，实际上，法院出于平衡不同知识产权制度设计，在商业标识作品的保护条件上，比一般美术作品要求更高。所以，企业万不可以为做完版权登记就万事大吉，要走出有了版权登记就可以对他人的行使权利并进行有效抗辩的误区。无论是否构成作品，尽可能尽早申请商标，获得作为商标的保护。
 
第四，发现有侵犯著作权的商标申请注册，要积极地行使权利。对于具有恶意的抢注人，著作权人如果及早发现，可以提起异议或无效的手段阻止抢注行为。但如果超过一段时间，比如三个月的异议期或5年的除斥期间，则可能错过阻止对方注册的最好时机。而且如果对方通过使用，获得了市场知名度，甚至达到驰名商标的程度，也会对侵权抗辩的效果产生负面的影响。因此，主动积极监控商标的申请注册和使用情况，尽早行使权利能更有效的保护自身合法权益。
 
参考案例：
（2015）普民三（知）初字第401号
（2017）沪0107民初18141号
（2019）浙0110民初17820号
（2018）粤20民终3842号
（2017）粤73民终506号
 
参考文献：
孔祥俊，《商标与不正当竞争法》.北京：法律出版社，2009年7月
陈锦川，《著作权审判》. 北京：法律出版社，2015年4月
李霞，俞璐，上海市普陀区人民法院 《商标侵权案件中在先权利抗辩的认定》
https://mp.weixin.qq.com/s/UwiiZUDvUJ_cd0ADPFjNDA