裁判要旨

提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明被告“未在合理期限内提起诉讼”。所谓“合理期限”应当根据知识产权的权利类型及性质、案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定；所谓“诉讼”包括可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的各种类型诉讼，如侵权诉讼、确权诉讼等。
 
案件信息
 

 
案件概要

2018年10月，成都高原汽车工业有限公司（简称“高原汽车公司”）以威马中德汽车科技成都有限公司（简称“威马成都公司”）、向某、钟某、寇某为被告，向四川省高级人民法院提起侵害商业秘密之诉（案号：（2018）川民初121号案，简称“121号案”）。高原汽车公司在121号案件中主张，向某、钟某、寇某曾在高原汽车公司处任职，并签署了保密协议，后三人离职加入威马成都公司，并以在高原汽车公司处工作所掌握的技术秘密申请了8件发明专利，相关专利的申请人为威马成都公司或威马汽车科技集团有限公司（简称“威马集团公司”），目前有7项专利已授权，专利权人为威马集团公司。

121号案件审理过程中，2019年6月，高原汽车公司申请追加威马集团公司、威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（简称“威马上海公司”）为被告，并追加主张17件专利的归属权，其中有16项专利权目前均处于有效状态，除1件专利权人为威马上海公司，1件专利权人为威马汽车制造温州有限公司外，其余14项专利的当前专利权人为威马集团公司。

121号案件中，根据高原汽车公司补充提交的证据，可能涉及侵害技术秘密的相关专利，还包括另外16项专利，其中3件的专利权人为威马上海公司，其余专利权人为威马集团公司。

2019年5月，高原汽车公司或者其关联公司分别以威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司及其相关员工等为被告，向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利申请权或者专利权权属纠纷，以威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司及其员工不法获取高原汽车公司或者其关联公司的技术资料、信息进而申请专利为由，要求确认相关专利申请权或专利权归高原汽车公司及其关联公司所有。该42件案件后因威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司等提起管辖权异议，浙江省杭州市中级人民法院裁定移送至上海知识产权法院审理。该42件案件基本包含了前述121号案件中涉及的专利申请权或者专利权。目前，该系列案件中，1件因威马集团公司放弃专利权，高原汽车公司申请撤诉；其余41件案件，29件案件上海知识产权法院正在审理，另外12件案件高原汽车公司在撤诉后又向上海市高级人民法院重新提起专利权权属纠纷诉讼。

2019年12月，高原汽车公司撤回其在121号案中对威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司等的起诉。高原汽车公司撤回121号案起诉后，2020年1月，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司向高原汽车公司发送催告函，催告高原汽车公司就121号案第一次主张权利的8项专利提起侵害商业秘密诉讼。2020年1月13日，高原汽车公司签收了催告函。

威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司认为，高原汽车公司在121号案中撤诉，使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态，也导致威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司是否侵害其商业秘密长期处于不确定状态，严重影响正常生产经营。高原汽车公司签收催告函满一个月后未作任何回应，故威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司有权提起确认不侵害知识产权之诉。

于是，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司向四川省成都市中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼，请求判令高原汽车公司对其于121号案中主张的商业秘密不享有任何权利，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司未实施侵害高原汽车公司商业秘密的不正当竞争行为，所申请的41项专利未侵害高原汽车公司在121号案中所主张的10个技术秘密。

一审法院认为，121号案的提起，意味着高原汽车公司以起诉的方式宣称威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司知悉、使用、许可他人使用其所享有的技术或商业信息的行为构成不正当竞争，并要求司法机关予以制止。高原汽车公司提起前案诉讼随之撤诉，但又并未放弃其侵害商业秘密指控的行为，应当视为向威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司发出过侵害商业秘密的警告。高原汽车公司催告函载明，高原汽车公司于121号案中主张威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司涉嫌利用高原汽车公司技术秘密进行专利申请后又撤诉，导致8项涉案专利是否侵害商业秘密处于不确定状态，故要求高原汽车公司向法院提起侵害商业秘密诉讼，该催告属于有效的催告。但是，高原汽车公司及其关联公司在本案起诉前，于2019年5月就前述8项专利及其他34项专利，向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利权权属纠纷，以威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司及其员工不法获取技术资料、信息进而申请专利为由，要求确认前述专利申请权或专利权归高原汽车公司及其关联公司所有，该批案件后因管辖争议而移送至上海知识产权法院审理。从该批案件的诉讼主张来看，高原汽车公司关于专利权或申请权归其所有的请求，系由威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司不法获取技术信息的主张予以支撑。因此，就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵害高原汽车公司商业秘密的警告，高原汽车公司已在催告时间之前提起诉讼，故威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司起诉要求确认与该8项专利有关的行为不侵权，不符合确认不侵害知识产权之诉的起诉条件。

据此，一审法院裁定驳回威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司的起诉。威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司不服，上诉至最高人民法院。

最高人民法院认为，高原汽车公司无论2018年10月向四川省高级人民法院提起121号案，还是在2019年5月向浙江省杭州市中级人民法院提起42件专利申请权或者专利权权属纠纷，均系基于高原汽车公司认为威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司及其相关员工等申请相关专利的行为侵害了高原汽车公司的技术秘密。显然，121号案件的审理范围和后续42件专利申请权或者专利权权属纠纷案件审理范围均以审查判断相关技术成果归属基础法律关系为前提。故，高原汽车公司虽然撤回了121号案件的起诉，但保留了相关专利申请权或者专利权权属纠纷案件的起诉，且高原汽车公司提起相关专利申请权或者专利权权属纠纷的时间早于威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司发出催告函的时间，故应当认定高原汽车公司已经在发出警告后在合理期限内提起诉讼。 高原汽车公司未就未授权的专利技术方案提起相关专利申请权权属纠纷诉讼，可以视为已经撤回针对该技术方案的侵权警告。故，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司针对未授权专利所涉技术方案不具备提起确认不侵权诉讼的条件。
据此，最高人民法院驳回上诉，维持原裁定。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）》，本案焦点主要在于确认不侵权之诉中“在合理期限内提起诉讼”的认定。
确认不侵权之诉的概念，最早见于《最高人民法院（2001）民三他字第4号<关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复>》，后《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条将其起诉要件明确为，“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第5条将提起确认不侵害知识产权之诉的举证要件进一步概括为，“（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼”。

关于“发出侵权警告”，实务中已有大量案例表明不再局限于发送警告函、律师函的方式，以投诉、举报、声明等其他方式主张侵权都可能满足该要件。关于“诉权催告”的要件，较为明确，并无太多争议。本案中，对于“在合理期限内提起诉讼”的判断标准，最高人民法院指出，关于“合理期限”，应当根据知识产权权利客体类型等案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需时间等因素予以确定。关于“提起诉讼”，应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式，因侵害知识产权之诉和确认知识产权权利归属之诉，均以判断权利归属基础法律关系为前提，如果权利人提起的确权之诉涵盖了侵权警告中涉及的相关知识产权客体，则应当认定权利人已经“提起诉讼”。