裁判要旨

侵权人与专利权利人就有关销售侵权产品行为的纠纷达成和解后，再次销售相同侵权产品的，可以认定其构成故意侵权且情节严重；专利权利人请求适用惩罚性赔偿，并主张参照在先和解协议约定的赔偿数额作为计算基础的，人民法院可以依法予以支持。
 
案件信息
 

 
案件概要

2001年8月10日，金某向国家知识产权局申请名称为“反向地面刨毛机”的发明专利（专利号： ZL01125315.0，简称“涉案专利”），并于2003年12月17日获得授权公告。

涉案专利权利要求1为：1.一种反向地面刨毛机，它包括电动机、传动装置、箱体、刨盘，其特征在于箱体上前后有二个反向运转的刨盘，由电动机连接传动装置带动前后刨盘运转，每个刨盘有若干个锯片。
 

 
2021年，金某发现郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部（简称“百佳经营部”）销售的反向地面刨毛机产品涉嫌侵权，在完成证据保全之后，金某将百佳经营部以及与百佳经营部注册地址相同的郑州佰发商贸有限公司（简称“佰发公司”）诉至河南省郑州市中级人民法院，诉讼过程中，金某与百佳经营部于2021年5月13日达成和解并签订《和解协议》。《和解协议》载明，百佳经营部即日起立即停止侵犯金某涉案专利权的行为，百佳经营部自愿一次性给付金某经济损失及合理费用共计30000元。同日，金某向法院申请撤诉，法院于2021年6月11日作出（2021）豫01知民初581号民事裁定，准许金某撤诉。

2021年7月，金某发现百佳经营部仍在销售被诉侵权产品，再次保全证据之后，金某再次向河南省郑州市中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼，要求判令百佳经营部、佰发公司赔偿金某经济损失及合理费用共计25万元人民币，百佳经营部、佰发公司在明知被诉侵权产品侵犯涉案专利权的情况下，再次实施侵权行为，主观恶意明显，应当赔偿金某损失并承担惩罚性赔偿责任。

一审法院当庭拆封封存实物，内含反向地面刨毛机一台，设备具有如下技术特征：包括电动机、传动装置、箱体、刨盘，箱体上前后有二个反向运转的刨盘，由电动机连接传动装置带动前后刨盘运转，每个刨盘有若干个锯片。

一审法院认为，被诉侵权产品采用的技术方案与涉案专利权利要求1记载的全部技术特征完全相同，落入涉案专利权的保护范围，构成专利侵权。百佳经营部与金某于2021年5月13日就同种被诉侵权产品达成过和解，其在2021年7月1日销售本案被诉侵权产品之时已明知该产品侵害了金某涉案发明专利权，却仍然进行销售，存在侵权的故意，不符合合法来源抗辩适用条件。虽然百佳经营部存在侵权的故意，但未达到情节严重，不符合适用惩罚性赔偿的条件。综合下列因素，

1.双方于2021年5月13日就同种被诉侵权产品达成和解，和解金额为3万元；2.被诉侵权产品系2021年7月1日销售，该产品与和解协议中的被诉侵权产品系同批产品，标牌均为杭州市立狮机械厂；3.涉案专利于2021年8月10日到期；4.被诉侵权产品的售价为2700元。

酌定百佳经营部赔偿金某经济损失8000元，维权合理开支2000元。佰发公司与百佳经营部的工商登记地址相同，但佰发公司的经营范围并不包括销售被诉侵权产品，在案证据亦不足以证明佰发公司实施了被诉侵权行为。

据此，一审法院判决百佳经营部赔偿金某经济损失8000元，维权合理开支2000元。金某不服，上诉至最高人民法院。

最高人民法院认为，百佳经营部存在重复侵权，应承担惩罚性赔偿责任。在本案之前，金某曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金某系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。

本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金某经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。

据此，最高人民法院撤销一审判决，改判百佳经营部赔偿金某经济损失及合理支出6万元人民币。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告（2022）》，本案焦点主要在于和解后重复侵权的惩罚性赔偿责任。

《专利法》第七十一条第一款中规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”显然，故意以及情节严重是适用惩罚性赔偿的两个要件。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定：“对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。”

其中，对于重复侵权行为，上述解释第四条（一）明确规定，因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为的，可以认定为情节严重。但是，双方在侵权诉讼中曾经达成和解属于比较特殊的情形，一方面侵权行为并未受到行政处罚或者法院裁判，而是双方达成了和解协议，另一方面，被控侵权人在和解后的确实施了重复侵权行为，具有明确的侵权故意，应当给予否定评价。本案中，最高人民法院认为应适用“（七）其他可以认定为情节严重的情形”，作为对和解后重复侵权这一特殊情形的补充。侵权人与专利权人就有关销售侵权产品行为的纠纷达成和解后，再次销售相同侵权产品的，可以认定其构成故意侵权且情节严重；专利权人请求适用惩罚性赔偿，并主张参照在先和解协议约定的赔偿数额作为计算基础的，可以依法予以支持。