裁判要旨

专利法第六条第一款与专利法实施细则第十二条第一款所调整的法律关系存在区别。专利法第六条第一款是规范发明创造是职务发明还是非职务发明的条款，用于解决员工和单位之间因专利权属发生争议的情况。而专利法实施细则第十二条第一款则是对专利法第六条职务发明规定内容的进一步细化，用于解决员工任职的原单位和新单位之间因发明创造归属发生争议的情况。本案中，涉案发明创造是单位员工在离职后一年内在新单位作出的发明创造，涉案发明创造的争议发生在员工任职的原单位与新单位之间，因此应当适用专利法实施细则第十二条第一款的规定来确定涉案发明创造的归属，而无需审查涉案发明创造是否属于执行新单位的工作任务或利用了其物质技术条件。

根据专利法实施细则第十二条第一款的规定，确认涉案发明创造为职务发明创造应同时满足以下条件：一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的单位员工；二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；三是发明创造是员工离职后一年内作出的；四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。
 
案件信息
 

 
案件概要

广州万孚生物技术股份有限公司（简称“万孚公司”）于2016年3月31日就一种“血气分析仪及其血气生化测试卡”申请发明专利（简称“涉案发明”，专利申请号为201610201438.5。），发明人为赖远强、杨斌、王继华。2017年4月12日，公告变更发明人为朱志华、王继华。涉案发明于2017年3月8日公开，并于2017年4月5日进入实质审查。

发明人之中，杨斌于2010年2月至2015年6月期间在深圳市理邦精密仪器股份有限公司（简称“理邦公司”）任职，离职前任理邦公司POCT系统试剂工程师。赖远强于2010年4月至2015年6月期间在理邦公司任职，离职前任理邦公司POCT系统结构工程师。此外，王继华为万孚公司法定代表人，朱志华于2016年2月入职万孚公司。

理邦公司成立于1995年，主营业务为医疗器械的研发、生产及销售，其在2013年已经研发生产有血气生化分析仪、血气生化质控液、血气生化测试卡、血气生化试剂包等产品。杨斌、赖远强在理邦公司任职期间，大量参与了该公司的血气生化测试卡、血气生化分析仪等研发项目。

理邦公司获悉涉案发明公开后，认为可能构成离开原单位一年内的职务发明创造，遂将万孚公司、杨斌、赖远强、王继华诉至广州知识产权法院（简称“一审法院”），要求确认涉案发明申请权属于理邦公司，并确认王继华不是涉案发明创造申请的发明人。

一审法院查明，2015年7月至2016年4月期间，杨斌作为万孚公司项目负责人，向王继华发送了多份邮件，其内容包括血气项目的开发计划及需求、工作周报等，涉及项目的人员组成、仪器开发、试剂开发、场地规划、资金预算等，其中杨斌作为项目负责人，同时也是试剂负责人，赖远强是项目的结构负责人。

一审法院认为，本案的争议焦点为：1、赖远强、杨斌是否是涉案发明的发明人；2、涉案发明是否属于职务发明创造，发明专利申请权是否属于理邦公司。

关于一审争议焦点1，万孚公司主张涉案发明的实际发明人另有其人，并且公司对知识产权的管理比较薄弱，对登记发明人具有一定的随意性，一审法院对此不予认可，并且结合赖远强、杨斌的相关情况，认为赖远强、杨斌具有完成涉案发明的专业学习、工作背景及专业能力，二人在离职理邦公司后立即加入万孚公司从事血气分析仪的研发项目，并规划血气分析仪的相关工作，也就是说，二人在万孚公司确实从事与在理邦公司任职时的本职工作同类型的密切相关的工作。此外，各方当事人也确认公告变更后的发明人朱志华、王继华均非涉案发明的实际发明人。

关于一审争议焦点2，专利申请权中职务发明的认定，只要是离职一年之内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明即可认定为职务发明，而无需两者技术特征一一对应。即，本案中主要是判断涉案发明创造是否与赖远强、杨斌在理邦公司处从事的本职工作、工作任务有关，而不是要求涉案发明的技术特征必须与赖远强、杨斌在理邦公司处任职期间从事的工作内容完全相同。

结合赖远强、杨斌在理邦公司从事的本职工作均与涉案发明相关的事实，一审法院认为，赖远强、杨斌曾在理邦公司任职，与理邦公司存在劳动关系，涉案发明的专利申请是赖远强、杨斌与理邦公司终止劳动关系后一年内提出的申请，因此涉案发明构成离职后一年内作出的与原单位承担的本职工作有关的职务发明，涉案发明的专利申请权属于理邦公司，并据此作出判决。

万孚公司、赖远强、杨斌不服，上诉至最高人民法院。二审期间，万孚公司和理邦公司分别提交了新证据。万孚公司的证据意在证明其为血气分析仪项目花费巨大，且在案证据未证明涉案发明创造“偷取”了既有的技术构思或利用了理邦公司的物质技术条件，在万孚公司对涉案发明创造投入大量物质技术投入的情况下，基于民法上的公平原则，涉案发明创造的专利申请权不应单独归理邦公司所有。理邦公司的证据意在证明对于离职员工离开原单位后加入新单位，新单位在离职员工离职后的一年内作出的技术方案是否属于离职员工在原单位的职务发明，其判断标准除了在一年内作出的时间要求，以及“相关性”标准外，无需其他任何标准。就“相关性”而言，有关技术方案与原单位是否已有公开技术或技术秘密无关，也与涉案技术方案的区别或创造性无关，应当综合考虑技术领域、产品功能和市场竞争性来判断相关性。

最高人民法院另查明，理邦公司现有专利的技术方案与涉案发明的技术方案采用的技术设计思路和技术手段存在一定区别。据此，最高人民法院归纳争议焦点为：1、涉案发明的实际发明人是否为杨斌、赖远强；2、涉案发明归属是否应当适用专利法实施细则第12条第1款的规定。

关于二审争议焦点1，对于万孚公司所主张的杨斌、赖远强以外的实际发明人，其或系法定代表人，负责组织工作和为物质技术条件的利用提供方便；或因入职时间过晚，不可能全程参与专业性较强的涉案发明的研发活动；或仅为涉案发明的研发提供过辅助性工作。根据现有证据，不足以证实这些人对涉案发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。

关于二审争议焦点2，根据已查明的情况，理邦公司员工杨斌、赖远强从公司离职后一年内对涉案发明的实质性特点作出了创造性贡献，是涉案发明的发明人，涉案发明与该两人在理邦公司承担的本职工作有关，符合确认涉案发明创造为职务发明创造的情形。即使涉案发明创造是由万孚公司组织研发或者主要利用了万孚的物质技术条件取得，同时涉案发明创造的研发思路和采用的技术手段与理邦公司已有专利技术方案或技术成果存在区别，亦不能得出涉案发明创造归属于万孚公司的结论。

据此，最高人民法院驳回上诉，维持原判。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》，争议焦点主要涉及到了职务发明认定的情形之一，即离开原单位一年内职务发明创造的权利归属认定。在本案二审期间，各方当事人也征求了多位学者、专家的意见，对于专利法实施细则第12条第1款的适用进行了充分的阐述。

专利法实施细则（2010）第12条规定，“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：…（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

最高人民法院将上述规定概括为4个适用要件，“1、作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；2、该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；3、发明创造是员工离职后一年内作出的；4、发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。”

并且，针对涉案发明与现有技术方案存在区别的问题，最高人民法院进一步指出，“实践中，员工在原单位从事相关研发时，基于技术认知和专业素养获得新的研发构思，在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。专利法实施细则第12条关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定，充分考虑技术研发具有的连续性特点，评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况，是一方面支持人员正常流动，保障劳动者的择业权，另一方面保证原单位的合法利益的立法选择。”

对于企业经营者而言，尤其是在技术研发环节，绝不能忽视人员流动“离职一年内”期限的适用，否则将会导致其所研发的与原单位本职工作或者分配任务有关的发明创造的专利申请权、专利权归属原单位，即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关，新单位也不能对该发明创造享有权利。