裁判要旨

对于合法取得的注册商标专用权、企业名称或字号，应依法行使权利，予以保护。对于注册商标与企业名称、字号之间的冲突，应当区分不同情况，按照诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争和避免混淆等原则，依法处理。如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意，只是在实际使用过程中，由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于商标侵权行为，可以要求相关企业规范使用其企业名称。如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍容易产生市场混淆的，可以按照不正当竞争行为加以处理。
 
案件信息

 
案件概要

2006年5月，福建宝岛眼镜（连锁）有限公司成立（简称“福建宝岛公司”），经营范围为眼镜及配件、验光配镜服务等。2006年12月，晶华宝岛（北京）眼镜有限公司（简称“晶华宝岛北京公司”）成立，经营范围为眼镜及配件的批发、零售、进出口，验光配镜及维修等。

案外人宝岛光学股份有限公司分别于1994年11月28日和2000年5月7日注册取得第772859号“寶岛及图”商标和第1394775号“宝岛”商标在第42类眼镜行（包括验光、配镜、修缮等服务）上的专用权，现商标权人变更为宝岛眼镜商业谘询有限公司。2010年9月，晶华宝岛北京公司获得上述两商标的独占使用许可。

2005年，福州宝岛眼镜有限公司（简称“福州宝岛公司”，该公司时任总经理陈本福现为福建宝岛公司法定代表人）曾因承包商福州康明宝岛眼镜有限公司突出使用“宝岛眼镜”字样的行为，向上述两商标时任商标权人承担商标侵权连带赔偿责任。

2013年，晶华宝岛北京公司发现福建宝岛公司在其公司网站的页面上，以及特许经营过程中，使用有“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”字样。故将福建宝岛公司诉至四川省成都市中级人民法院（简称“一审法院”），请求停止商标侵权、变更企业名称为不含“宝岛”字样、公开刊登道歉声明并赔偿晶华宝岛北京公司经济损失人民币50万元。

一审法院认为，福建宝岛公司在其公司网页上使用“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”和“宝岛眼镜（连锁）”字样，以及在涉及验光配镜业务的加盟活动中使用“宝岛眼镜（连锁）”的范围与两诉争注册商标的核定服务类别相同，且使用过程中都没有完整表述其企业名称，而是通过不规范简称来达到突出“宝岛”字样的目的，使“宝岛”字样成为指引相关消费者判断服务来源的唯一识别依据，加深了相关消费者的误认，以为在福建宝岛公司店铺内接受的验光配镜等服务与第772859号和第1394775号两注册商标的利害关系人存在关联。因此福建宝岛公司的上述行为构成对晶华宝岛北京公司独占被许可使用权的侵害。

关于福建宝岛公司成立时在企业名称中使用“宝岛”字样的行为，福州宝岛公司的创办人来自台湾，将“宝岛”字样作为企业名称中的字号使用，具有正当性，福建宝岛公司成立时，就其与该两注册商标当时的专用权人相互重叠的竞争市场而言，第772859号和第1394775号注册商标尚不具有较高的知名度，因此福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的行为不构成对晶华宝岛北京公司的不正当竞争。

据此，一审法院判决福建宝岛公司立即停止商标侵权，公开致歉并赔偿晶华宝岛北京公司经济损失30万元。晶华宝岛北京公司、福建宝岛公司均不服，上诉至四川省高级人民法院（简称“二审法院”）。晶华宝岛北京公司上诉仍要求变更福建宝岛公司企业名称，并要求提高赔偿额；福建宝岛公司则认为不构成侵权。

二审法院认为，福建宝岛公司使用“宝岛”字样作为企业字号，是经案外人福州宝岛公司授权使用，具有合法性。福建宝岛公司的设立，系对福州宝岛公司所创设品牌的承继和延续。福建宝岛公司设立时，福州宝岛公司已具有一定的规模与知名度。福建宝岛公司提交的所获荣誉相关证据表明，福建宝岛公司在眼镜行业具有一定的知名度和认知度，其商誉、知名度和影响力客观存在。福建宝岛公司经过多年的经营，对“宝岛”品牌的提升也起到一定的作用。据此，二审法院驳回上诉，维持一审判决。

晶华宝岛北京公司不服，向最高人民法院申请再审。并提交相应公证书等证据，拟证明福建宝岛公司的连锁店不履行生效判决，在店招、背景墙、柜台、价签等位置继续突出使用“宝岛眼镜”等字样，并且未规范使用企业名称，使用“宝岛专供品牌”“福建宝岛眼镜连锁店专卖”等字样招商加盟，使用“baodaoyanjing.com”域名，进一步制造混淆。

最高人民法院认为，从现有证据来看，福建宝岛公司在注册企业名称时虽然获得了福州宝岛公司的声明信和授权书，但仅能表明其愿意对字号上的异议纠纷承担相应的法律责任，并不能据此认定福建宝岛公司企业名称的注册具有正当性，尚不足以证明福建宝岛公司已经获得了“宝岛”字号的绝对权益并可以据此对抗他人在先注册商标专用权。从福建宝岛公司使用“宝岛”字号的方式来看，其在实际使用中主要是通过简化企业名称的方式突出使用“宝岛”字号，这种突出使用方式已经被一审、二审判决认定为商标侵权，一定程度上能够证明福建宝岛公司在注册“宝岛”字号及使用时具有攀附“宝岛”商标声誉、搭便车的主观故意，其行为在性质上属于违背诚实信用原则，容易引起市场混淆的不正当竞争行为。对于违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，构成不正当竞争。

据此，最高人民法院在一审判决的基础上，改判福建宝岛公司停止在企业名称中使用“宝岛”字号。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》，涉及企业字号与注册商标冲突构成不正当竞争的认定。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020）》第一条第一项明确规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；”属于《商标法》第五十七条第七项所述商标侵权行为。因此，对字号的突出使用行为构成商标侵权往往较容易判断，本案一审和二审也都支持了权利人的主张。

但就企业名称的整体使用是否构成不正当竞争，往往需要综合考虑企业名称和商标的各自注册时间和知名度、指定商品的关系等，考察企业名称注册时是否具有主观恶意以及客观上是否会造成混淆误认。

正如最高人民法院在本案中所指出的，“对于注册商标与企业名称、字号之间的冲突，应当区分不同情况，按照诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争和避免混淆等原则，依法处理。”

如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意且整体规范使用并不会造成混淆误认，而是由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于商标侵权行为，可以判令要求相关企业规范使用其企业名称。如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍容易产生市场混淆的，可以按照不正当竞争行为加以处理，判令停止对该企业名称的使用。

另外，按照所诉侵权行为的发生时间点也即被告企业名称的注册时间，本案中，最高院对于企业名称的注册行为是否构成不正当竞争，适用了《反不正当竞争法》（1993）第二条第一款，“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”而在2022年3月20日最新发布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》中，“（二）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众”这一情形，被划入了反不正当竞争法（2019）第六条第四项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”的范围。这一法律适用条款的变更并无实质性变化，在判断是否构成不正当竞争行为时所考虑的因素和要件仍是相同的。
 
裁判文书链接：
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=dc9dad241f2149dfbdd5acfd012371c7