裁判要旨

商标的功能在于发挥识别商品来源的作用，即在商品与其提供者之间建立联系，形成对应关系。而商品是由一系列的特性构成的，这些特性影响着商品的性质、质量、口碑等。因此，商标发挥识别商品来源的功能，也就意味着将商品的提供者与具有特定特性的商品，以及商品的性质、质量、口碑等之间建立联系，进而影响消费者的消费选择，形成商标权人的利益。商标法禁止他人在经营相同或类似商品时未经许可使用权利人的商标，即在于防止消费者对此种联系产生混淆误认，影响消费选择，侵害商标权人利益。

商标权的保护亦存在一定的限制，当商品通过正常商业渠道售出后，再次转售该商品时，一般不应再受到不合理的限制，影响商品的正常使用和流通，即商标权自第一次出售商品时权利用尽，再次转售通常不构成商标侵权。转售行为通常不构成商标侵权，是因为商标标示商品来源的功能旨在将特定性质的商品指向特定的提供者，但并不具有标示商品提供者具体身份的功能。消费者购买再次转售的商品时，商标所指向的商品提供者仍然是商标权人。因此，商品的转售，通常情况下并不会影响商标标示商品与其来源之间联系的功能，不构成商标侵权。然而，改装过程中变动了商品的特性，特定商品与特定来源之间的联系，可能因为改装行为对商品特性的改变而发生改变。因此，需要根据个案的情况具体判断改装后的再次销售是否侵害商标权。从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通常可以根据改装程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择来判断该种改装后再次出售的行为是否构成商标侵权。
 
案件信息

第G709885号商标图样

2012年，多米诺公司发现广州市杜高精密机电有限公司（简称“杜高公司”）生产、销售的A200喷码机（简称“涉案A200喷码机”）以及改装、销售的E50喷码机（简称“涉案E50喷码机”，与涉案A200喷码机合称“涉案喷码机”）上带有涉案商标，广州心可工业设计有限公司（简称“心可公司”）是涉案A200喷码机外壳的生产厂家，于是以杜高公司相关人员涉嫌假冒注册商标罪为由报案。

广州市越秀区人民检察院于2012年9月向广州市越秀区人民法院提起公诉。广州市越秀区人民法院于2012年12月作出有罪判决，后被广州市中级人民法院发回重审。2014年4月，广州市越秀区人民法院再次作出有罪判决，广州市中级人民法院于2014年12月18日作出（2014）穗中法知刑终字第21号刑事判决，终审判决被告人谢某某等无罪。无罪理由为杜高公司生产、销售的喷码机属于《类似商品和服务区分表》中的第7类商品，与多米诺公司第G709885号注册商标核定使用的第9类商品并非“同一种商品”。

多米诺公司于2015年9月24日向广州知识产权法院（简称“一审法院”）提起诉讼，其诉讼请求为：1、确认杜高公司、心可公司生产、销售涉案喷码机的行为构成商标侵权；2、判令杜高公司、心可公司立即停止侵权并销毁侵权商品；3、认定多米诺公司涉案商标、“DOMINO”、“多米诺”商标为喷码机商品上的驰名商标；4、判令杜高公司、心可公司共同赔偿多米诺公司经济损失人民币2677200元，以及为制止侵权行为所支出的合理开支人民币150000元；5、判令杜高公司、心可公司刊登道歉声明消除影响。

（2014）穗中法知刑终字第21号刑事判决中查明，2008年3月至2012年3月间，杜高公司在没有获取多米诺公司授权的情况下，生产、销售外形与多米诺A200相似的喷码机，改装多米诺原装E50喷码机后销售。其中，涉案A200喷码机使用多米诺公司A200喷码机的二手主板，该喷码机机箱、墨水箱等由杜高公司生产并组装，涉案A200喷码机上无商标，但开机时会显示涉案商标图样；杜高公司购入多米诺原装E50喷码机，将该机器的一体式墨水箱更换改装后予以销售，该喷码机上标有涉案商标。

一审法院认为，本案无需认定驰名商标，涉案A200喷码机在开机时显示多米诺公司涉案商标图样属于对该标识进行商标性使用。由于涉案A200喷码机外观部分并无商标，故通过该喷码机商品的外观并不能判断其来源，而该喷码机商品唯一能用于辨别来源的标识，是在开机时显示多米诺公司涉案商标图样，在涉案A200喷码机商品开机时展示涉案商标图样的行为，极易导致相关公众产生该商品可能来源于多米诺公司的误认，故应认定该行为属于商标性使用。杜高公司将标有涉案商标的多米诺原装E50喷码机的一体式墨水箱更换改装后予以销售，同样属于对该标识进行商标性使用。

被诉侵权商品为喷码机，是通过连续产生的墨点在物品表面进行非接触式喷印的设备，用于喷印字符、图案等标识标记，而涉案商标所核定使用商品中包括喷墨标示装置、喷墨打印机，虽两者在是否在物品表面喷印及是否接触式喷印上可能存在一定的区别，但均属用于喷印字符、图案等的喷印设备，可见两者在功能、用途上关联性较强，故可认定两者属于相关公众容易认为其存在特定联系、造成混淆的商品。因此杜高公司、心可公司生产、销售涉案喷码机的行为构成商标侵权。

针对杜高公司、心可公司主张的权利用尽抗辩，杜高公司将多米诺A200喷码机商品中的主板取出并安装用于涉案A200喷码机商品后再次出售，且该商品上唯一可识别商品来源的标识，正是开机时显示的涉案商标，而无标识明示该商品是来源于杜高公司，涉案A200喷码机上的涉案商标并非持续地被用于指示来源于多米诺品牌的商品。涉案E50喷码机外壳上使用了涉案商标，但该商品的重要组成部分即一体式墨水箱已被改装，故该商品已成为杜高公司的新商品。因此杜高公司、心可公司主张的权利用尽抗辩不能成立。

此外，一审法院根据在先刑事案件中鉴定报告的记载计算了多米诺公司的经济损失。据此，一审判决杜高公司、心可公司构成商标侵权，杜高公司赔偿多米诺公司经济损失1052626元及合理支出60000元，心可公司对经济损失954454元及合理支出60000元承担连带责任。杜高公司、心可公司不服，向二审法院上诉。

二审法院认为，杜高公司改装被诉E50喷码机墨路系统的行为实质性改变了商品，商品品质已发生实质变化。被改装墨路系统的E50产品再销售，该产品上仍然标有多米诺公司的涉案商标，无论杜高公司在销售时是否明确告知相关公众该产品的改装情况，多米诺公司的商标识别来源、对商品质量负责的功能都已遭到了损害。

关于被诉A200喷码机，杜高公司、心可公司回收利用的是多米诺公司A200喷码机的二手主板，各方当事人已经确认A200二手主板在默认设置情况下开机画面显示涉案商标，因此杜高公司、心可公司并未主动使用多米诺公司商标。组装而成的新产品包装上并未显示多米诺公司的商标，相关公众无法直接接触到多米诺公司的商标而发生混淆，又因为回收利用的是原产品中的一个部件，该组装行为并非对原有整个产品的改装，不是改变原产品质量的行为，也不是直接去除原产品上的商标后再次投入市场的行为，因此不属于阻碍多米诺公司商标对商品识别来源功能的发挥的情况。这一点与前述涉案E50产品的改装行为及其行为定性上存在本质差别。在不直接发生混淆和损害商标功能发挥的情况下，应当合理地给予回收利用行为一定的自由空间，商标权人基于商标权对商品及其零部件的控制相应地受到一定限制，在此情形下宜认定商标权利用尽。因被诉A200喷码机使用了与多米诺公司产品一致的型号、基本一致的外形导致产品来源引人误认或与他人存在特定联系，可另循法律途径解决。

据此，二审法院根据被诉E50喷码机的利润以及耗材利润损失，改判杜高公司赔偿多米诺公司经济损失488400元及合理支出150000元。杜高公司不服，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为，杜高公司改装的E50喷码机的墨路系统，是喷码机产品正常运行的重要部件，该改装行为实质性改变了商品的原有品质，在对消费者选择产生显著影响的同时，对商标与商品之间的对应关系产生了实质性影响。杜高公司在出售经过实质性改变的商品上继续使用涉案商标且未通过明显方式告知消费者改装的情况，容易造成相关消费者对商品来源产生混淆或者混淆的可能。

据此，最高人民法院驳回了杜高公司的再审申请。
 
魏所解读
本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》，本案为涉外案件，周期较长且历经刑事、民事程序多个环节，最终的判决结果引起了一定关注。其争议焦点主要在于权利用尽抗辩的适用，具体表现为正品改装后的转售行为是否构成商标侵权。

尽管中国商标法中并未明文规定商标权用尽抗辩，但权利用尽的理论已被广泛接受。但商标权权利用尽的界限，尤其在商品的回收利用市场模式中如何界定，仍是争议的焦点。例如，同样是酒瓶回收案，在（2014）民申字第1182号案中，最高人民法院指出“一般情况下，如果仅仅是将回收的其他企业的专用瓶作为自己的啤酒容器使用，且在啤酒瓶的瓶身粘贴自己的商标和企业名称的瓶贴(包括包装装潢)，与其他企业的瓶贴存在明显区别，使消费者通过不同的瓶贴即可区分啤酒的商标和生产商，不会产生混淆误认的，那么，该使用方式应属于以区分商品来源为目的正当使用，不构成侵权。”而在(2021)鲁01民终755号案中法院则认为，对于回收的带有浮雕的酒瓶，没有采取有效的遮盖措施，则不能避免相关公众的混淆与误认，构成商标侵权。

最高人民法院在本案中进一步指出，转售行为通常不构成商标侵权，是因为商标标示商品来源的功能旨在将特定性质的商品指向特定的提供者，消费者购买再次转售的商品时，商标所指向的商品提供者仍然是商标权人。因此，商品的转售，通常情况下并不会影响商标标示商品与其来源之间联系的功能，不构成商标侵权。然而，改装过程中变动了商品的特性，特定商品与特定来源之间的联系，可能因为改装行为对商品特性的改变而发生改变。因此，判断改装后的再次销售是否侵害商标权，可以从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通常可以根据改装程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择来判断该种改装后再次出售的行为是否构成商标侵权。
 
裁判文书链接：
一审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=813f91bded2c4d749c84a82a00a7ddc4
二审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=7e1119ccdc444682b110aabd00a966c0
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=91661aad755741f68902acfd01237005