裁判要旨
侵权人在被生效判决认定其实施的相关行为侵害他人专利权后,仍继续实施侵害该专利权相关行为的,应当认定该侵权人具有侵害他人专利权的故意。对于此种故意侵权、重复侵权的严重侵害他人专利权的行为,应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。
坚持严格保护是我国知识产权司法保护的基本定位,根据专利权的创新程度高低、侵权行为情节轻重等,合理确定保护范围和保护强度,实现科技成果类知识产权保护范围和强度与其创新高度和贡献程度相适应,达到鼓励创新,制裁故意侵权,维护公平有序的市场竞争秩序的目的,是落实严格保护的应有之义。为了从源头上遏制侵权现象,一方面,专利权人在针对侵害其专利权行为的维权过程中,应当尽可能地溯源维权,即尽可能地向处于侵权行为源头环节的制造者主张权利,从源头上制止侵害其专利权的行为。另一方面,如前所述,人民法院在审理专利侵权案件中应区分侵权行为的性质,合理确定侵权人应当承担的法律责任,积极引导专利权人从侵权产品的制造环节制止侵权行为。
案件信息
案件概要
源德盛塑胶电子(深圳)有限公司(简称“源德盛公司”)是名称为“一种一体式自拍装置”实用新型专利(专利号ZL201420522729.0,简称“本专利”)的专利权人。本专利申请日为2014年9月11日,授权公告日为2015年1月21日。国家知识产权局2015年2月11日作出的实用新型专利权评价报告显示,权利要求1不符合授予专利权条件,权利要求2-13未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。
其权利要求2保护范围为:1.一种一体式自拍装置,包括伸缩杆及用于夹持拍摄设备的夹持装置,所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可拉伸夹紧机构,其特征在于:所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端。2.根据权利要求1所述的自拍装置,其特征在于:所述载物台上设有一缺口,所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部,所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部。
2016年,源德盛公司发现中山市品创塑胶制品有限公司(简称“品创公司”)生产的自拍杆产品涉嫌侵犯本专利的专利权,并将品创公司诉至广州知识产权法院(案号:(2016)粤73民初2351号),后双方于2017年5月9日达成和解,品创公司需停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品;品创公司向源德盛公司支付人民币35000元了结该案。
2017年6月,源德盛公司发现品创公司仍在生产、销售被诉侵权产品,在进行证据保全后,再次起诉品创公司(案号:(2018)粤73民初495号)。该案中广州知识产权法院认定侵权成立,并认为品创公司理应清楚本专利技术方案的具体内容,应当对自身相关产品及时采取措施,但其不仅未停止相关侵权行为,反而修改店铺相关产品的销售信息,足以印证其侵权的主观恶意,应该予以严惩。据此,广州知识产权法院于2018年12月12日判决品创公司立即停止侵权并赔偿源德盛公司经济损失及合理费用共计人民币300000元,该判决已生效。
2019年5月,源德盛公司发现品创公司仍在生产、销售被诉侵权产品,因而又再度实施了证据保全,将品创公司以及其法定代表人刘某诉至广州知识产权法院(案号:(2019)粤73知民初996号),要求两被告赔偿源德盛公司经济损失及合理开支共300万元。
广州知识产权法院当庭对保全的被诉侵权产品进行拆封比对,确认被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求2的保护范围。品创公司抗辩称其没有实施新的制造行为,上述产品均为(2018)粤73民初495号案件的剩余库存,本案构成重复诉讼。
广州知识产权法院认为,源德盛公司在本案中提供了新的公证书,公证书所示被诉侵权行为与前案并不相同,因此应视为前案判决发生法律效力后发生的新的事实。前案被诉侵权产品上有“JJi”商标,本案被诉侵权产品中并无该商标;前案仅有一款侵权产品,而本案中有四款不同的被诉侵权产品。品创公司对此未作出合理解释,也未提交证据证明其上述主张。据此,广州知识产权法院综合考量涉案专利权的类型为实用新型、侵权行为系生产及销售、侵权情节较严重、品创公司的经营规模以及源德盛公司为维权支出必要合理费用等因素,尤其是品创公司因侵害源德盛公司相同专利三次被诉至法院,其熟知源德盛公司专利技术但仍实施侵权行为,主观恶意很大,故酌定品创公司立即停止侵权,赔偿源德盛公司经济损失及合理开支共计100万元,品创公司系由刘某设立的一人有限责任公司,刘某未提交证据证明品创公司的财产独立于其个人财产,因此对品创公司承担的赔偿款项承担连带赔偿责任。
品创公司不服一审判决,向最高人民法院上诉。对于本案是否构成重复诉讼,以及品创公司是否实施了生产被诉侵权产品的争议焦点,最高人民法院的认定与广州知识产权法院一致,本案中公证书所证明的事实属于新的事实,所涉产品也与前案不同,因此品创公司相应的上诉理由不能成立。
关于赔偿数额,最高人民法院认为,本案中,品创公司不仅实施了销售被诉侵权产品的行为,也实施了生产制造行为,系被诉侵权产品的生产者,处于侵害知识产权行为的源头环节。此外,根据源德盛公司提交的公证书以及品创公司的自认,品创公司会根据客户的不同需求,在侵权产品上印制不同客户标识。品创公司此种生产行为致使大量侵权产品流向不同层级的销售市场,一方面加大了权利人依法维护其专利权的难度、增加了权利人的维权成本,另一方面也给部分销售终端如以个体工商户为经营主体的零售商带来一定困扰。品创公司在被生效判决认定其实施的相关行为侵害他人专利权后,仍继续实施侵害该专利权相关行为,应当认定该侵权人具有侵害他人专利权的故意。对于此种故意侵权、重复侵权的严重侵害他人专利权的行为,应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。
据此,最高人民法院驳回上诉,维持原判。
魏所解读
本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)》,其争议焦点主要涉及到确定专利损害赔偿数额时要考虑的相关因素。此外,源德盛公司存在知识产权批量维权的情况,其在全国范围内就其享有的专利权提起大量侵权诉讼,其中大部分被诉侵权人与本案被告品创公司不同,仅为终端销售者,且该类销售者多表现为以个体工商户为经营主体的零售商。在另一件与本专利相关的源德盛公司起诉宁夏回族自治区一家零售商的案件中,最高人民法院维持最终判赔金额为人民币2000元。
2021年6月1日施行的《专利法》第71条规定了损害赔偿数额的四种计算方法:(1)按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。(2)按照侵权人因侵权所获得的利益确定。(3)参照该专利许可使用费的倍数合理确定。(4)法院可在法定赔偿限额人民币3-500万元内酌定赔偿额(修改前的《专利法》所规定的法定赔偿额为1-100万元)。
在知识产权民事侵权诉讼实务中,由于权利人对于被诉侵权产品的销售数量和利润等信息无从掌握,而侵权人又往往拒不配合提供,因此大量案件适用了法定赔偿的计算方法。
专利法中已经规定在酌定赔偿时根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,本案中,最高人民法院进一步细化了适用法定赔偿的考量因素,包括被诉侵权行为的性质、侵权产品的价值和利润率、被诉侵权人的经营状况、被诉侵权人的主观恶意、权利人在关联案件中的获赔情况等。并且强调,对于作为侵权源头的生产商,应当加大侵权损害赔偿力度,鼓励专利权人直接针对被诉侵权产品制造环节溯源维权;对于被诉侵权产品的零售商和使用者,应当实事求是依法确定其法律责任,有证据证明侵权损害高于法定赔偿上限或者低于法定赔偿下限的,可以在上限以上或者下限以下确定赔偿数额。
此外,2021年6月1日施行的《专利法》也引入了惩罚性赔偿制度,对于恶意侵权且侵权情节严重的,可以适用惩罚性赔偿。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》,“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为”,即属于明显的“侵权情节严重”。今后权利人若遭遇重复侵权的情形,可以在维权时主张适用惩罚性赔偿。
裁判文书链接:
二审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=0b4003cfb9d446e4819aac1000bf455f
侵权人在被生效判决认定其实施的相关行为侵害他人专利权后,仍继续实施侵害该专利权相关行为的,应当认定该侵权人具有侵害他人专利权的故意。对于此种故意侵权、重复侵权的严重侵害他人专利权的行为,应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。
坚持严格保护是我国知识产权司法保护的基本定位,根据专利权的创新程度高低、侵权行为情节轻重等,合理确定保护范围和保护强度,实现科技成果类知识产权保护范围和强度与其创新高度和贡献程度相适应,达到鼓励创新,制裁故意侵权,维护公平有序的市场竞争秩序的目的,是落实严格保护的应有之义。为了从源头上遏制侵权现象,一方面,专利权人在针对侵害其专利权行为的维权过程中,应当尽可能地溯源维权,即尽可能地向处于侵权行为源头环节的制造者主张权利,从源头上制止侵害其专利权的行为。另一方面,如前所述,人民法院在审理专利侵权案件中应区分侵权行为的性质,合理确定侵权人应当承担的法律责任,积极引导专利权人从侵权产品的制造环节制止侵权行为。
案件信息
审级、法院、案号、裁判日期 |
一审:广州知识产权法院(2019)粤73知民初996号 裁判日期:2019年12月3日 二审:最高人民法院(2020)最高法知民终357号 裁判日期:2020年8月25日 |
案由 | 侵害实用新型专利权纠纷 |
当事人 |
源德盛塑胶电子(深圳)有限公司:一审原告、二审被上诉人 中山品创塑胶制品有限公司:一审被告、二审上诉人 刘某:一审被告 |
裁判结果 |
一审:中山品创塑胶制品有限公司立即停止侵权,赔偿源德盛塑胶电子(深圳)有限公司经济损失及合理开支共计100万元,刘某对前述赔偿额承担连带责任 二审:驳回上诉,维持原判 |
涉案法条 | 《中华人民共和国专利法(2008)》第十一条第一款、第六十五条,《中华人民共和国公司法》第六十三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条第一款、第二百四十八条 |
案件概要
源德盛塑胶电子(深圳)有限公司(简称“源德盛公司”)是名称为“一种一体式自拍装置”实用新型专利(专利号ZL201420522729.0,简称“本专利”)的专利权人。本专利申请日为2014年9月11日,授权公告日为2015年1月21日。国家知识产权局2015年2月11日作出的实用新型专利权评价报告显示,权利要求1不符合授予专利权条件,权利要求2-13未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。
其权利要求2保护范围为:1.一种一体式自拍装置,包括伸缩杆及用于夹持拍摄设备的夹持装置,所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可拉伸夹紧机构,其特征在于:所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端。2.根据权利要求1所述的自拍装置,其特征在于:所述载物台上设有一缺口,所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部,所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部。
本专利示意图 |
2016年,源德盛公司发现中山市品创塑胶制品有限公司(简称“品创公司”)生产的自拍杆产品涉嫌侵犯本专利的专利权,并将品创公司诉至广州知识产权法院(案号:(2016)粤73民初2351号),后双方于2017年5月9日达成和解,品创公司需停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品;品创公司向源德盛公司支付人民币35000元了结该案。
2017年6月,源德盛公司发现品创公司仍在生产、销售被诉侵权产品,在进行证据保全后,再次起诉品创公司(案号:(2018)粤73民初495号)。该案中广州知识产权法院认定侵权成立,并认为品创公司理应清楚本专利技术方案的具体内容,应当对自身相关产品及时采取措施,但其不仅未停止相关侵权行为,反而修改店铺相关产品的销售信息,足以印证其侵权的主观恶意,应该予以严惩。据此,广州知识产权法院于2018年12月12日判决品创公司立即停止侵权并赔偿源德盛公司经济损失及合理费用共计人民币300000元,该判决已生效。
2019年5月,源德盛公司发现品创公司仍在生产、销售被诉侵权产品,因而又再度实施了证据保全,将品创公司以及其法定代表人刘某诉至广州知识产权法院(案号:(2019)粤73知民初996号),要求两被告赔偿源德盛公司经济损失及合理开支共300万元。
广州知识产权法院当庭对保全的被诉侵权产品进行拆封比对,确认被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求2的保护范围。品创公司抗辩称其没有实施新的制造行为,上述产品均为(2018)粤73民初495号案件的剩余库存,本案构成重复诉讼。
广州知识产权法院认为,源德盛公司在本案中提供了新的公证书,公证书所示被诉侵权行为与前案并不相同,因此应视为前案判决发生法律效力后发生的新的事实。前案被诉侵权产品上有“JJi”商标,本案被诉侵权产品中并无该商标;前案仅有一款侵权产品,而本案中有四款不同的被诉侵权产品。品创公司对此未作出合理解释,也未提交证据证明其上述主张。据此,广州知识产权法院综合考量涉案专利权的类型为实用新型、侵权行为系生产及销售、侵权情节较严重、品创公司的经营规模以及源德盛公司为维权支出必要合理费用等因素,尤其是品创公司因侵害源德盛公司相同专利三次被诉至法院,其熟知源德盛公司专利技术但仍实施侵权行为,主观恶意很大,故酌定品创公司立即停止侵权,赔偿源德盛公司经济损失及合理开支共计100万元,品创公司系由刘某设立的一人有限责任公司,刘某未提交证据证明品创公司的财产独立于其个人财产,因此对品创公司承担的赔偿款项承担连带赔偿责任。
品创公司不服一审判决,向最高人民法院上诉。对于本案是否构成重复诉讼,以及品创公司是否实施了生产被诉侵权产品的争议焦点,最高人民法院的认定与广州知识产权法院一致,本案中公证书所证明的事实属于新的事实,所涉产品也与前案不同,因此品创公司相应的上诉理由不能成立。
关于赔偿数额,最高人民法院认为,本案中,品创公司不仅实施了销售被诉侵权产品的行为,也实施了生产制造行为,系被诉侵权产品的生产者,处于侵害知识产权行为的源头环节。此外,根据源德盛公司提交的公证书以及品创公司的自认,品创公司会根据客户的不同需求,在侵权产品上印制不同客户标识。品创公司此种生产行为致使大量侵权产品流向不同层级的销售市场,一方面加大了权利人依法维护其专利权的难度、增加了权利人的维权成本,另一方面也给部分销售终端如以个体工商户为经营主体的零售商带来一定困扰。品创公司在被生效判决认定其实施的相关行为侵害他人专利权后,仍继续实施侵害该专利权相关行为,应当认定该侵权人具有侵害他人专利权的故意。对于此种故意侵权、重复侵权的严重侵害他人专利权的行为,应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。
据此,最高人民法院驳回上诉,维持原判。
魏所解读
本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)》,其争议焦点主要涉及到确定专利损害赔偿数额时要考虑的相关因素。此外,源德盛公司存在知识产权批量维权的情况,其在全国范围内就其享有的专利权提起大量侵权诉讼,其中大部分被诉侵权人与本案被告品创公司不同,仅为终端销售者,且该类销售者多表现为以个体工商户为经营主体的零售商。在另一件与本专利相关的源德盛公司起诉宁夏回族自治区一家零售商的案件中,最高人民法院维持最终判赔金额为人民币2000元。
2021年6月1日施行的《专利法》第71条规定了损害赔偿数额的四种计算方法:(1)按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。(2)按照侵权人因侵权所获得的利益确定。(3)参照该专利许可使用费的倍数合理确定。(4)法院可在法定赔偿限额人民币3-500万元内酌定赔偿额(修改前的《专利法》所规定的法定赔偿额为1-100万元)。
在知识产权民事侵权诉讼实务中,由于权利人对于被诉侵权产品的销售数量和利润等信息无从掌握,而侵权人又往往拒不配合提供,因此大量案件适用了法定赔偿的计算方法。
专利法中已经规定在酌定赔偿时根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,本案中,最高人民法院进一步细化了适用法定赔偿的考量因素,包括被诉侵权行为的性质、侵权产品的价值和利润率、被诉侵权人的经营状况、被诉侵权人的主观恶意、权利人在关联案件中的获赔情况等。并且强调,对于作为侵权源头的生产商,应当加大侵权损害赔偿力度,鼓励专利权人直接针对被诉侵权产品制造环节溯源维权;对于被诉侵权产品的零售商和使用者,应当实事求是依法确定其法律责任,有证据证明侵权损害高于法定赔偿上限或者低于法定赔偿下限的,可以在上限以上或者下限以下确定赔偿数额。
此外,2021年6月1日施行的《专利法》也引入了惩罚性赔偿制度,对于恶意侵权且侵权情节严重的,可以适用惩罚性赔偿。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》,“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为”,即属于明显的“侵权情节严重”。今后权利人若遭遇重复侵权的情形,可以在维权时主张适用惩罚性赔偿。
裁判文书链接:
二审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=0b4003cfb9d446e4819aac1000bf455f