北京魏启学法律事务所

 

目 录
 

前言

Ⅰ 案件概要

1、基本信息

2、案情简介
 

Ⅱ外观设计专利侵权纠纷中的侵权判断

1、外观设计的近似判断原则

2、被诉设计的外观设计专利权和评价报告对侵权判决的影响
 

Ⅲ　专利案件的赔偿责任

1、侵权赔偿的举证

2、合理性原则

3、关于合理支出
 

结语

 

前言

随着我国经济发展方式加快转变,技术创新引领发展的趋势更加明显,对于专利权的保护制度也逐渐完善。而近几年，外观设计专利也越来越受关注与重视，外观设计创新所能带来的利润也非常之大。加之外观模仿通常不需要过高的技术含量和门槛，具有较高市场价值的外观设计往往容易成为被侵犯的对象。

 

本案是我所代理的一件“美容器”产品的外观设计专利侵权纠纷案件。该案中，一审法院北京知识产权法院全额支持了我方共计320万的索赔请求，也成为至今为止北京法院所判决的外观设计案件中判赔最高的案件。该案先后被北京高级人民法院评为2016年度北京市法院知识产权保护十大典型案例以及被最高人民法院评为2016年中国法院十大知识产权案件，引起了国内外的广泛注意，具有较大的社会影响力。

 

本文通过对本案，就中国外观设计侵权实务中的侵权比对和赔偿责任举证进行介绍，供读者参考。

 

I  案件概要

1．基本信息

一审原告（二审被上诉人）　松下电器产业株式会社

一审被告1（二审上诉人1）　珠海金稻电器有限公司

一审被告2（二审上诉人2）  北京丽康富雅商贸有限公司

 

审理法院及受理案号

一审  北京知识产权法院（2015）京知民初字第266号

二审  北京市高级人民法院（2016）京民终245号民事判决书

 

2．案情简介

松下电器产业株式会社（以下，简称为“松下公司”）创建于1918年，是电气器具行业的世界巨头，发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、美容产品等诸多领域而享誉全球。作为最早进入中国的日本企业之一，其品牌在中国也具有极高的知名度。近年来，松下公司开发的蒸汽蒸脸美容器产品，在中国深受消费者的喜爱。

 

其中，松下公司对其中一款蒸脸器产品，于2011年6月1日向中国国家知识产权局提出有关美容器的外观设计专利申请，并于2012年9月5日获得授权，其授权公告号为ZL201130151611.3，优先权日为2011年1月26日。

 

珠海金稻电器有限公司(以下简称“金稻公司”）为中国一家美容仪器生产厂家，其中蒸脸器为其主打产品。自2013年开始，金稻公司大量生产销售和宣传仿冒松下公司本专利产品的KD2331（包括不带提手和带提手两种）、KD2331T（没有提手）蒸脸器，松下公司对其投诉警告无果后，将其与一家销售被控侵权产品的电商北京丽康富雅商贸有限公司（以下简称“丽康公司”）作为共同被告一向北京知识产权法院提起外观侵权诉讼，请求判令停止侵权，并请求判令金稻公司赔偿经济损失人民币300万元，二被告共同赔偿合理支出人民币20万元。

 

北京知识产权法院于2015年2月受理该案，并于2015年11月作出(2015)京知民初字第266号民事判决书，认定金稻公司所生产的KD2331（包括不带提手和带提手两种）、KD2331T（没有提手）与松下公司本专利构成近似，落入本专利的保护范围，二被告停止侵权；金稻公司赔偿经济损失人民币三百万元；金稻公司、丽康公司连带赔偿合理开支人民币二十万元。

 

金稻公司、丽康公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院认为，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。关于赔偿数额，一审法院全额支持松下公司关于经济损失的赔偿请求，具有事实和法律依据。于2016年12月作出（2016）京民终245号民事判决书，维持一审判决。

 

Ⅱ 外观设计专利侵权纠纷中的侵权判断
 

本案中，被诉侵权产品包括有提手、不带提手两种类型。具体对比图如下。两种被控侵权产品均被认为落入涉案专利的保护范围。

 

1、外观设计的近似判断原则

 

外观设计专利的侵权比对需遵循整体观察、综合判断的比对原则，外观设计产品正常使用时最容易观察到的部分以及区别于现有设计的外观设计特征对整体视觉效果更具有影响。这一标准体现在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定中，即人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。对于外观设计整体效果更具有影响的包括：产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，以及授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征两个方面。因此，在进行外观设计侵权比对时，在确定了区别点之后，说明该区别点是否为容易观察到的部位，以及举证证明区别点是否属于授权外观设计区别于现有设计的设计特征至关重要。

 

 从上述对比图中可以看到，不带提手的被控侵权产品与涉案专利在机身整体形状设计上相同，均为类似半椭圆形向斜上方呈60度角先形成缩紧的颈部再扩张成喇叭状喷嘴，且二者在颈部的弧度以及喇叭状的喷嘴形状相同，机身上控制键的位置、外形以及盾形注水口的位置、形状均相同，二者仅在底座环形凹槽、插线口、底座底部支点及散热孔四点等方面有所区别。而这些区别点显然都属于一般消费者在正常使用产品时通常不会特别施加注意力或不容易直接观察到的部位，故对于外观设计的整体视觉效果影响较小。而产品的机身外形及其具体设计既是产品正常使用时容易直接观察到的部位，也是涉案专利区别于现有设计的设计特征，对于整体视觉效果具有显著的影响。综合考虑涉案专利与被诉侵权产品的全部设计特征及其对整体视觉效果的影响，可以认定二者的整体视觉效果相近似。

 

关于带提手的被控侵权产品，其与涉案专利相比，相同点与前述完全相同，区别点也基本相同，唯一差别在于增加了提手这一区别点。对于提手的不同点，从主视图来看，提手上部悬空的设计形成在本体喷嘴之后，因此从整体观察的角度，决定其美感和外观的部分主要取决于其本体部分，而被控侵权产品的本体与涉案专利的整体构造、轮廓基本相同，各组成部分以及其在整体所占的比例也基本相同。这些相同部分均为在使用涉案专利产品时容易被直接观察到的部位,而且在整体外观中所占的比例也较大，对于整体视觉效果有显著的影响。而且根据在案证据显示，与涉案专利相关的美容器的现有设计中，提手是惯常设计，其已经被众多的在先设计所公开，对整体视觉效果的影响较小。

 

因此，根据整体观察、综合判断的原则，涉案专利与不带有提手和带有提手的两种被控侵权产品均构成近似。

 

2、被诉设计的外观设计专利权和评价报告对侵权判决的影响

 

由于不带提手的被控侵权产品与涉案专利的近似程度太高，在案件审理过程中，金稻公司将不侵权抗辩的重点放在了带提手的被控侵权产品上，并提出了带提手产品的自有外观设计专利和评价报告作为不近似的证据。

 

关于其自有外观设计专利，由于其申请日为2013年8月30日，晚于涉案专利的申请日，加之中国外观设计申请制度为不实质审查制度，能够得到授权并不意味着专利行政部门认定该专利申请不与其他在先专利构成近似。专利侵权司法解释二中也明确规定了，被诉侵权外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。因此，此类拥有在后专利权的抗辩实际并无意义。

 

而金稻公司还提交了其自有专利的评价报告，该专利权评价报告在认可涉案专利与在先设计虽然都包含极其相似的喷嘴和机身的基础上，作出了新增的提手部位设计的区别足以对整体视觉效果产生显著影响的结论。对此，一审法院认为，评价报告制度是为了克服实用新型专利和外观设计专利授权过程中不进行实质审查的弊端，确保专利权的稳定性而制定的。本案中，金稻公司据以抗辩的专利权评价报告并非针对松下公司的专利权，也并未将涉案专利作为比对的对象涵盖其中，因此专利权评价报告的结论不能作为本案的证据予以采信。

 

虽然本案中，金稻公司的证据和抗辩未被采信。但倘若被控侵权设计有自有外观设计专利，且评价报告中将涉案专利作为比对对象，那可以预想，评价报告的结论将有可能对法官的心证产生影响。当然，最终，法院仍会根据自己的判断，对是否构成近似作出结论。

 

Ⅲ 专利案件的赔偿责任

 

本案入选十大案例以及广受瞩目的一个很重要原因在于法院全额支持了松下公司共计320万的索赔请求。在司法实践中，外观设计侵权案件的判赔还大多停留在数万元的标准，且现行专利法中规定的法定赔偿的上限还是100万。在此情形下，本案无疑具有划时代的意义，充分彰显了外观设计专利的价值。

 

1、侵权赔偿的举证

 

根据专利法第65条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 

 

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

 

专利侵权案件审判实践中，“举证难、赔偿低”的情况较多，一般对于权利的价值、收益，以及因侵权行为造成的实际损失的具体数额难以计算。侵权人、案外人往往也不会主动提供其掌握的可以证明权利人实际损失或侵权人侵权获利的证据，权利人囿于自身的取证能力也无法自行收集，案件中经常出现难以查明实际损失或侵权获利的情形。而人民法院在酌定赔偿时往往仅在10万元的程度上考虑。

 

本案中，松下公司同样面临着难以取得侵权获利的确切证据的难题。经过诉讼代理人与松下公司的反复调研和讨论，最终确定了通过电商平台上被控侵权产品的销售记录来推算侵权获利的基本思路。根据该思路，我所代理人对淘宝、阿里巴巴、京东等主要电商网站上销售被控侵权产品的证据进行了固定，并将固定下来的证据一页一页进行统计。巨大的公证和统计工作花费了数名律师和助理几周的时间，但也因此了解到了被控侵权产品惊人的销售量。根据固定的证据，被控侵权产品在淘宝网的一个月的销售数量就达到了140918台；在阿里巴巴网站上销售被控侵权产品的三个月的销售数量达到了18411347台。如果结合被控侵权产品的售价260元为基础，即使每台的被控侵权产品的利润只有5元，其被控侵权产品的侵权获利也是达到上千万元。本案中，松下公司虽然没有能够提交明确的财务数据来证明被控侵权产品的获利，但通过上述证据可以证明金稻公司的侵权获利巨大，远远超过松下公司请求的300万元。

 

2、合理性原则

 

司法实践中，由于网络信息的真实性较难确定，根据电商平台的网络数据认定侵权赔偿的实例并不多见。本案中，法院之所以全面认可松下公司的主张，还主要在于我方充分论证了该主张的合理性。

 

首先，我方确定索赔的金额并不是前述计算出的数据的全额，而是考虑到了网络数据中的“水分”问题。在庭审中，我方坦承地向合议庭表示，网络上的销售数据可能会有重复，例如有可能同一个产品在作为批发平台的阿里巴巴上销售后，再次在作为零售平台的淘宝平台上销售。因此，我方在计算侵权获利时实际提供了多种算法，包括仅以淘宝的数据计算或仅以阿里巴巴的数据计算，而无论哪种计算方式，计算得出的获利金额都远高于300万元。

 

其次，我方充分说明了可以佐证金稻公司侵权获利巨大的事实情况，包括网络销售的巨大影响力，在双11这样的电商活动中，一个店铺一天就可以售卖出数以万计的一款“热卖产品”，而本案被控侵权产品正是这样一款热卖产品，长期位于金稻公司的首页，作为主打产品在进行推销。金稻公司还聘请了张馨予、杨幂等当红明星来进行代言，被控侵权产品就是代言的主要产品，甚至推出了明星签名款。倘若不是具有高额的利润，金稻公司不可能连续数年花重金聘请明星代言。这些理由虽然未出现在判决书上，但显然会对法官的心证产生极大的影响，促使法官认可我方索赔的金额具有较高的合理性。

 

而反观金稻公司，其未能对其实际获利进行举证，而且，其一直主张电商平台上所销售的被控侵权产品绝大多数为假货，以及网络上显示的销售数量都是通 过“刷单”等行为导致的，但始终没有举出任何证据，其主张缺乏证据和合理性，自然不会被法院所采纳。

 

3、关于合理支出

 

根据最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第16条的规定，合理的维权成本应另行计赔。

 

在以往的司法实践中，权利人在请求赔偿时常将合理维权成本与损害赔偿一并考虑主张，而法院也往往会一并酌情判定。但近年来，判赔低，甚至难以弥补维权成本的呼声也得到了法院的充分重视，目前，大部分法院在大多数情况下会根据权利人的请求，将损害赔偿和合理支出分别判断，此举实际增加了对权利人的赔偿力度。

 

本案中，松下公司根据侵权获利索赔300万元，并另行请求了20万元合理支出。虽然我方在一审中提交的包括公证费、翻译费、律师费发票票据金额不足20万元，但我方说明了现实中的花费并非都有票据的出具。一审法院对我方的主张也表示认可，并根据日常生活经验，在合理的范围内进行酌定，给予全额支持。

 

对此，二审法院指出，在松下公司未能就其票据无法涵盖的部分合理说明理由的情况下，一审法院仅以现实中的花费并非均有票据出具为由给予全额支持，依据不足。但考虑到被诉侵权行为在诉讼期间仍在持续，松下公司在二审诉讼期间补充提交了为调查取证增加的相关费用票据，增加的费用开支高于其一审证据未涵盖的部分，为实现争议的实质性解决，二审法院维持了一审判决的处理结果。

 

结合二审法院的认定，在诉讼时，权利人应将合理的维权成本在损害赔偿之外单独主张，而就该成本应当提供充分合理的票据加以证明。

 

结语

 

近年来，中国法院在加大知识产权保护力度上的进步和努力是有目共睹的。从司法解释二中明文规定了可以责令被告提交获利证据，如被告拒不提供，则可以依据原告的主张和证据认定赔偿，到专利法修改草案中将法定赔偿的上限提高到了500万，再到目前司法实践中，如本案这样的高额判赔案件越来越多。权利人可以对自身权利能够得到保护更具信心了。但高额赔偿也不是无源之水，合理举证是不可或缺的基础。