北京魏启学律师事务所 
中国律师  中国商标代理人  王艳
中国律师  中国商标代理人  王炳卉

 
前言

众所周知，在商标授权确权案件中，是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标是最为常见的争议焦点之一。商标的近似判断，是解决很多商标问题的基础，在今年新实施的《商标审查审理指南》中具体列举了众多构成近似商标的情形。但实践中，由于实际的商标申请并非模式化，审查指南中无法穷尽所有的案例，因而在适用时根据案件具体情况的不同，往往需要结合具体的案件情况进行具体分析。同时，随着国家对知识产权的重视度不断提升，商标申请量逐年增加，恶意抢注人也不断出现，抢注的花样也不断翻新，出现了套用既有的审查指南无法在审查环节完全进行规制的抢注情况，这给商标审查工作和商标代理行业都带来了新的挑战。本文以被选为“2020年度商标异议、评审典型案例” 的“好待百”、“梦多加喱”两件商标异议案件为切入点，以期抛砖引玉，简要分析在实践中商标抢注人的恶意对商标近似判断的影响。

一、案情介绍

上述典型案件是我所代理日本“好侍食品集团本社株式会社”（以下称“好侍公司”）对“南京姚盛商贸有限公司”的“好待百”、“梦多加喱”两件商标提起的异议申请。好侍公司是日本知名食品企业，产品主要包括咖喱、调味料、休闲食品、健康食品等，尤其在咖喱产品上拥有极高的市场占有率。异议人自进入中国市场以来，产品屡获奖项，其所持有的“好侍”、“百梦多”、“味嘟嘟”等商标，已经成为我国食品业界和消费者所熟知的品牌。近年来，伴随着品牌影响力的扩大，对好侍公司的商标进行恶意摹仿的案件层出不穷，其中不乏制造和销售低劣仿冒品的案件。本案中的被异议人“南京姚盛商贸有限公司”连续申请了“好待百梦卶加喱”、“好待白梦卶加喱”、“好待百”、“梦多加喱”4件摹仿“好侍”、“百梦多”的商标，同时还申请了摹仿“古越龙山”等他人知名商标的商标，严重侵害了包括好侍公司在内的其他合法在先权利人的利益。

在异议材料准备阶段，我方对被异议人的相关情况进行了调查，在调查中了解到被异议人的法定代表人“叶某芬”在南京市成立了一家名为“南京市六合区日益食品销售中心”的个体工商户，另有一人“叶某波”经营着同样以“日益”为字号的个体工商户“南京市江宁区日益食品销售中心”，且该“叶某波”也抢注了多件他人知名商标。同时，“叶某波”与好侍公司此前调查发现的曾多次申请抄袭仿冒“好侍”、“百梦多”商标的另一自然人“叶某水”共同出资成立了“南京汇德丰食品商贸有限公司”，为合作伙伴。并且“叶某波”、“叶某水”以及被异议人“南京姚盛商贸有限公司” 的相关抢注商标的申请均系委托“济南速盈知识产权代理有限公司”进行代理的，这显然难以用巧合来解释，他们之间具有关联性的可能性极大。因而在该异议案件中，我方在主张“好侍”、“百梦多”商标的知名度以及在先商标权的同时，对被异议人的抢注和摹仿恶意采用较大的篇幅着重进行了阐述，包括其抢注了除好侍公司以外的其他多件他人知名商标、与其他抢注人可能存在关联、为好侍公司同行业者等情况。

而本案中，在主张《商标法》第三十条所规定的构成“在同一种商品或者类似商品上相同或近似商标”时，则遇到了一些问题。如下所示，从2件被异议商标与引证商标的对比图可以看出，单从商标自身的文字构成、发音、含义和整体外观等要素来看，两者无疑存在明显区别，如果依照传统的商标审查理念孤立的来看待该两件被异议商标，一般不会将其与引证商标判定为近似商标。


 

具体而言，被异议商标“好待百”与引证商标“好侍”相比，两者仅“好”字一字相同，而“好”作为表达美好意味的词汇，经常被使用在商标中。这样看来，两者的近似度极低。而对比另一被异议商标“梦多加喱”和引证商标“百梦多”，两者首字不同，仅包含相同要素“梦多”，从整体外观、呼叫和含义上看，其近似度同样不高。

然而，如果将两件被异议商标组合起来看，结论就不一样了。事实上，在实际使用中，引证商标“好侍”和“百梦多”通常是连在一起使用的。“百梦多”作为好侍公司的主打咖喱品牌，与其商号商标“好侍”具有极高的关联性。两件被异议商标“好待百”、“梦多加喱”是对“好侍”、“百梦多”、“咖喱”这三个要素的拆分及组合，被异议人显然是在知晓引证商标的情况下故意为之，其目的就是企图规避近似审查。鉴于被异议人还同时申请有“好待百梦卶加喱”、“好待白梦卶加喱”商标，我们完全有理由认为被异议人申请“好待百”、“梦多加喱”两件商标，具有明显的恶意，同样是意图将两者注册后组合在一起进行使用，以达到其摹仿、攀附好侍公司的“好侍百梦多”品牌的不当目的。因而，这两件被异议商标不应孤立审查，而应当并案审理，认定其与异议人的引证商标构成近似商标。最终，我方的上述主张得到了审查员的认可，在这两件异议案件中，均认定了被异议商标与引证商标构成近似商标，适用《商标法》第三十条，对被异议商标作出了不予注册的决定。

二、抢注人恶意对近似判断的影响

在《中国知识产权报》刊登的审查员对该案的评论中指出：“对于将他人知名商标进行改动、拆分等方式申请商标注册的行为，在商标审查时，不再孤立审查，割裂各商标之间的内在联系，而是将申请人在同一主观恶意支配下申请的系列商标作为整体考虑，将上述多个异议案件合并审理，从而全面考虑双方商标的近似程度、在先商标的知名度、在后商标申请人的主观意图等因素，以达到制止“傍名牌”行为、实现公平公正的审理结果之目的”。该评论中明确了在抢注商标申请人存在恶意的情况下，商标局在审查时不再割裂的看待问题，而是将申请人在同一主观恶意支配下申请的系列商标作为整体考虑，来有效制止“傍名牌”行为。

事实上，对于抢注人主观恶意的审查，在今年新开始实施的《商标审查审理指南》中也有提及。在商标相同、近似的审查审理篇中新增了3.2.4关于商标申请人的主观意图的审查，该条规定“判断是否易导致来源混淆，应考虑商标申请人的主观意图。商标申请人有明显的恶意，在其他因素相同时，则更有可能造成公众混淆”。该条款将既往审查实务中其实已有所适用的恶意审查上升到了审查指南中予以明确规定，为这类抢注商标的近似判断提供了指导性依据。虽然在注册审查环节，由于近似检索系统的局限性，恶意抢注人如果对商标的文字等进行替换、拆分、组合后申请，往往很难在审查中被发现，因此，这类隐蔽性较强的抢注行为在目前的近似审查中依然有可能成为漏网之鱼。但将判定商标近似与否时，需要考虑商标申请人的主观意图这一点在审查指南中予以明确，对于在先权利人通过在异议或无效宣告等救济程序主张第三十条来进行维权仍然是十分有利的。特定情形下，对抢注人恶意的举证成功与否甚至将直接影响审理的结果。同时，在案件审理过程中，考虑主观恶意的一贯性，可以将同一申请人的为逃避近似检索而分离申请的多件商标联系在一起并案审理，从而也能在一定程度上节省审查资源，实现“相同情况相同处理”，避免在审查中作出相互矛盾的认定的情况。

三、情形类似的案例

通过检索发现，存在很多与本案情形类似的恶意商标抢注案件。如在第19751004号“亖公”商标和第19751164号“牛亖”商标的无效宣告案件中，无效宣告申请人公牛集团股份有限公司主张这两件商标系对与其知名在先商标“公牛”的分割，与“公牛”构成近似商标。根据审查标准，无论是“亖公”或是“牛亖”，在整体外观、文字构成、呼叫等方面均与“公牛”差异显著，但在该案中，审查员依然认定了争议商标的使用和注册将导致相关公众的混淆、误认，并判定争议商标与引证商标构成《商标法》第三十条所规定的使用在类似商品上的近似商标。该案裁定书还显示，被申请人名下商标大多属于对他人在先商标的拆分申请注册，例如“亖公”、"牛亖"、“亖南”、“孚亖”、“亖奔”、“腾亖”、“南目孚”、“目帝王”等，被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，故审查员认定，该被申请人行为具有明显的抄袭他人商标的故意，不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。由该案例可以看出，恶意抢注人的多件商标的申请行为在审查中被综合联系在一起进行评价。对于通过拆分、组合的申请方式对具有较高知名度的在先商标进行的恶意抢注，可以通过《商标法》第三十条来维权。

诸如此类还有如针对著名啤酒品牌“燕京系列”进行恶意抢注商标的第29554386号“燕系”和第29529843 号“京列”；针对壳牌石油公司的 “壳牌”和“喜力”商标进行抢注的第14485987号“口壳喜”和第12817802号“牌力”；摹仿德国按摩膏品牌“马栗露”、“热活马香膏”商标的第31052871号“马栗热活”；摹仿安徽家具品牌“月娇”、“月娇融情”系列品牌的第19975987号“月融娇情及图”商标（争议商标申请人还同时申请了第16274068号“娇情”、 第16273939号“月融”商标）等等。

实践中，对于通过拆分及组合恶意抢注商标的案例并不限于文字商标，还包括图形商标。下表所示案例即为将他人在先商标拆分后进行申请的情形，很明显，对这些图形商标单独进行观察，与在先商标均不构成近似商标，因而这些商标在审查中均被予以初步审定。在先权利人是在这些商标获准注册之后才提出了无效宣告申请。

 

在无效宣告案件中，审查员认可了申请人的商标近似主张，并将争议商标的注册行为评价为以不正当手段取得注册，即恶意抢注。根据裁定书内容显示，申请人提交的证据可以证明“ADNOC及猎鹰图案”商标在石油领域已在先使用。争议商标为申请人“ADNOC及猎鹰图案”商标中的猎鹰图案的部分。根据查明事实可知被申请人与争议商标的原注册人共申请了29件商标，大多是对申请人在先的“ADNOC及猎鹰图案”商标的抄袭，被申请人从争议商标的原注册人受让了多件摹仿申请人在先商标的商标之后，又将申请人在先的猎鹰图形商标拆分成多个图形进行反复申请注册，被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册行为难谓正当。
可见，对他人在先知名商标进行拆分或组合，已经成为了一种目前较为常见的恶意抢注手段，且这种手段更加隐蔽，在商标注册申请的审查过程中是极难被发现的，在先权利人往往需要通过日常的监视及时发现抢注情况，然后通过后续的异议、无效宣告程序来进行维权。“好待百”、“梦多加喱”典型案例中的审查思路，在上述类似案件中都有所体现，将在同一主观恶意支配下申请的系列商标作为整体考虑，更加精准打击了明知故犯并反复恶意抢注的申请人的傍名牌、攀附他人商誉的恶意。

总结

2021年3月，国家知识产权局发布了关于印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知，集中开展打击商标恶意抢注行为专项行动，该行动已经取得了较大成效。而已于2022年1月1日起正式施行的《商标审查审理指南》，将延续这一精神，对恶意抢注行为进行更加严格的规制。由于“傍名牌”的利益驱使，抢注行为屡禁不止，在浪费行政管理部门行政审查资源的同时，也为在先权利人的维权增加了巨大的负担。希望通过在审查环节及异议、无效宣告等救济程序环节中对基于同一主观恶意的拆分或组合商标的严格审查，更好的实现对在先权利人合法权利的保护，进一步营造公平竞争、诚实守信的市场环境和法治环境。
 
参考资料：