前言

2015年~2016年，本所律师代理的松下电器与金稻公司的“蒸脸器”外观设计专利权纠纷一案，北京知识产权法院（一审法院）和北京市高级人民法院（二审法院）全额支持了我方320万的赔偿诉请。该案先后被北京高级人民法院评为2016年度北京市法院知识产权保护十大典型案例以及被最高人民法院评为2016年中国法院十大知识产权案件，引起了国内外的广泛注意，具有较大的社会影响力。

然而，在上述判决生效后，金稻公司并未及时全面停止侵权行为，松下公司不得不再次提起诉讼。北京知识产权法院一审判令金稻公司赔偿经济损失人民币450万元，另一被告丽康富雅公司赔偿经济损失人民币5万元，以及各被告共同赔偿合理开支人民币15万余元。近日，北京市高级人民法院做出二审判决，依法维持一审判决，这起历时数年的外观设计专利侵权纠纷终于尘埃落定。

该案涉及重复侵权，由于侵权行为发生时，专利侵权领域尚未引入惩罚性赔偿制度，本案并未适用惩罚性赔偿，但本所律师基于数次保全的涉嫌侵权品的销售数据，强调了被告的侵权恶意、侵权行为持续期间、销售数量和利润等，最终法院支持了我方的主张，判定了比前案更高的赔偿额，对侵权人起到了震慑作用。

本文借此案，对中国专利侵权实务中的重复侵权的处理方法和损害赔偿计算进行介绍，希望对大家有所帮助。

Ⅰ 案件概要
1．基本信息
一审原告　  松下电器产业株式会社
一审被告1　珠海金稻电器有限公司
一审被告2  中山市金稻电器有限公司
一审被告3  北京丽康富雅商贸有限公司
 
审理法院及受理案号
一审  北京知识产权法院 (2017)京73民初1156号
二审  北京市高级人民法院 (2020)京民终801号
 
2．案情简介

松下电器产业株式会社（以下，简称为“松下公司”）创建于1918年，是电气器具行业的世界巨头，发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、美容产品等诸多领域而享誉全球。作为最早进入中国的日本企业之一，其品牌在中国也具有极高的知名度。近年来，松下公司开发的蒸汽蒸脸美容器产品，在中国深受消费者的喜爱。

其中，松下公司对其中一款蒸脸器产品，于2011年6月1日向中国国家知识产权局提出有关美容器的外观设计专利申请，并于2012年9月5日获得授权，其授权公告号为ZL201130151611.3，优先权日为2011年1月26日。

珠海金稻电器有限公司(以下简称“金稻公司”）为中国一家美容仪器生产厂家，其中蒸脸器为其主打产品。自2013年开始，金稻公司大量生产销售和宣传仿冒松下公司本专利产品的KD2331（包括不带提手和带提手两种）、KD2331T（没有提手）蒸脸器，松下公司在电商平台对其投诉后，金稻公司仍毫无停止侵权之意，松下公司不得不将其与一家销售被控侵权产品的电商北京丽康富雅商贸有限公司（以下简称“丽康公司”）作为共同被告向北京知识产权法院提起外观侵权诉讼，请求判令停止侵权，并请求判令金稻公司赔偿经济损失人民币300万元，二被告共同赔偿合理支出人民币20万元。

北京知识产权法院于2015年2月受理该案，并于2015年11月作出(2015)京知民初字第266号民事判决书，认定金稻公司所生产的KD2331（包括不带提手和带提手两种）、KD2331T（没有提手）与松下公司本专利构成近似，落入本专利的保护范围，二被告停止侵权；金稻公司赔偿经济损失人民币三百万元；金稻公司、丽康公司连带赔偿合理开支人民币二十万元。

金稻公司、丽康公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院认为，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。关于赔偿数额，一审法院全额支持松下公司关于经济损失的赔偿请求，具有事实和法律依据。于2016年12月作出（2016）京民终245号民事判决书，维持一审判决。

然而，在上述判决已经生效后，金稻公司并未及时停止侵权行为，不仅原KD2331蒸脸器仍在市面上销售，其还扩大生产规模，建立了新的生产基地中山市金稻电器有限公司，并推出与原侵权产品外观极其接近的KD2331（与原KD2331有细微差别）、KD2331A、KD2331S三款蒸脸器。松下公司不得不在2017年6月再次向北京知识产权法院对两金稻公司以及丽康公司提起诉讼，并请求判令被告赔偿经济损失五百万元和合理支出二十万元。

北京知识产权法院审理后于2020年6月作出(2017)京73民初1156号民事判决书，认定金稻公司所生产的KD2331、KD2331A、KD2331S等三款产品均落入松下公司专利的保护范围，判令两金稻公司赔偿经济损失人民币四百五十万元，丽康富雅公司赔偿经济损失人民币五万元，以及三被告共同赔偿合理开支人民币十五万元。

各方当事人均不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院于2021年6月作出(2020)京民终801号民事判决书，维持一审判决。
 
Ⅱ　专利侵权纠纷中的重复侵权的应对方法

停止侵权是侵权人应承担的最基本的民事责任，也是权利人进行权利行使的最主要目的。然而，实践中，停止侵权这一民事责任承担方式虽然容易得到法院的支持，但是在执行中却存在问题。重复侵权或者换个马甲（侵权人身份）、换个包装、换个型号继续侵权的情形屡见不鲜。本案中，金稻公司就是在前案判决生效后仍不管不顾的抛售原侵权品的库存长达数月，并且对原侵权品的外观做了细微调整后又以新款的名义继续大张旗鼓地宣传销售。

对于此种持续侵权和重复侵权行为，理论上可以采取以下法律措施。

1.向法院申请强制执行

当被告不履行判决义务时，原告可以向法院申请强制执行。因而，当被告并未履行生效判决所要求的停止侵权的义务，继续侵权时，原告可以向法院申请对判决所规定义务的强制执行。然而，在实务中，强制执行对于金钱和物的执行较为有效，对于行为，尤其是不作为的执行在可行性上存在困难。停止侵权往往是一种不作为的形式，即不生产、不销售、不使用等行为方式。而法院不可能时时监督被执行人的行动。现实中，法院所能采用的执行方式往往是执行法官与被执行人谈话，法官向被执行人重申不得继续生产、销售或使用被控侵权产品，要求被执行人在谈话笔录上签字保证等。

本案中，实际上，由于金稻公司并未及时履行判决义务，松下公司对前案生效判决向北京第一中级人民法院申请了强制执行。强制执行的申请内容不仅包括赔偿金额的支付，也向法院强调了侵权品仍在对外销售的情况，并向法院提供了销售页面等材料。然而，如前所述，对于不作为的执行确实存在操作上的困难，法院尽管也向对方发出了执行裁定，要求停止侵权，但收效甚微。

2.请求行政机关处理

众所周知，在中国，对于专利侵权纠纷不仅可以向法院起诉寻求司法保护，还可以请求行政机关予以处理。

而关于重复侵权，《专利行政执法办法》第二十条规定，“管理专利工作的部门或者人民法院作出认定侵权成立并责令侵权人立即停止侵权行为的处理决定或者判决之后，被请求人就同一专利权再次作出相同类型的侵权行为，专利权人或者利害关系人请求处理的，管理专利工作的部门可以直接作出责令立即停止侵权行为的处理决定。”

从上述规定来看，就持续或重复侵权行为向行政机关请求处理时，行政机关可以不经审理直接做出责令停止侵权的处理决定。然而，在已经存在认定侵权成立并责令停止侵权的处理决定或判决的情况下，再次做出责令停止侵权的处理决定并没有加重侵权人的责任，且仍然面临着该决定能否被执行的问题。从这个角度来说，请求行政机关处理似乎并无太大作用。但在一些侵权行为较为隐蔽的案件中，请求行政机关处理也有其积极意义。行政机关进行的现场勘验有助于权利人取得侵权人重复侵权的有力证据。笔者目前正在处理的一起涉及重复侵权的案件就是采用了请求行政机关处理的方式来完善举证。

此外，尽管专利侵权纠纷的行政处理中并无罚款等行政处罚的规定，但如《福建省专利促进与保护条例》第三十九条中规定，“认定专利侵权成立的行政处理决定或者民事判决生效后，侵权人就同一专利权再次作出相同类型的侵权行为，专利权人或者利害关系人请求处理的，管理专利工作的部门可以直接作出责令立即停止侵权行为的处理决定，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，处以一万元以上五万元以下的罚款。”即增加了罚款的处罚，亦能加重对侵权人的震慑。但上述规定仅为福建省的地方规章，目前尚未有对重复侵权加大行政责任的全国性规定。

3.另行起诉

前述两种方法的难点主要是由于对于不作为的监督在客观上的不易操作性，而另行起诉相比前两种方法的重大优势在于可以将不易操作的停止侵权的执行转换成容易操作的金钱补偿，即可以对持续发生的侵权行为或重复侵权行为要求损害赔偿。尤其是引入惩罚性赔偿制度之后，对于生效判决后仍继续的侵权行为或重复侵权行为可以请求惩罚性赔偿，在保护了权利人利益的同时，也加重了对侵权人的惩罚力度。

另行起诉的另一大优势在于，现实中，被控侵权人在败诉之后，往往不是继续生产销售原有的侵权产品，而是对侵权产品进行修改，修改之后的产品是否仍然构成侵权往往需要重新做出判断，这也是在强制执行或请求重复侵权的行政处理中难以直接解决的。而另行起诉则可以将相同产品的继续侵权和修改品的侵权行为一并解决。正如本案，对于金稻公司的多款侵权品，包括原侵权品以及修改后的侵权品，法院均进行了侵权判定，并对所有侵权品的销售利润进行了考虑，做出了损害赔偿的判定。

当然，另行起诉也存在着耗时长、花费高的缺点。如本案，第二次诉讼于2017年6月起诉，直到2021年6月才收到终审判决。当然该案耗时较一般案件长还存在着北京成立互联网法院、最高院成立知识产权庭导致的北京法院法官人事调动较为频繁、以及新冠肺炎疫情影响导致开庭被数次延期等原因。目前通常情况下的侵权诉讼并不会需要耗时四年。而且，尽管2021年6月才收到终审判决，但迫于第二次起诉的巨大压力和前期法官进行的工作，事实上，金稻公司至2018年8月已停止了全部侵权行为。

4.追究刑事责任

2007年1月，时任最高人民法院副院长的曹建民法官在《全国法院知识产权审判工作座谈会》上的讲话中提及，“对于停止侵权的生效裁判作出并采取执行措施后侵权人继续其侵权行为的，权利人可依法另行起诉追究其新发生行为的民事责任；经审理认定确属侵权人继续实施其经原判认定的侵权行为的，法院应当根据实际情况协调公安、检察机关依法以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。”根据上述讲话的精神，如果另行起诉经审理认定确属侵权人继续实施其经原判认定的侵权行为的，还有可能追究侵权人的刑事责任。但司法实践中，此种实例尚未可见。

《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条中也列举了应当认定为刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”的具体行为。

从上述司法解释的规定以及最高院发布的典型示范案例来看，拒不执行判决、裁定罪目前主要集中在转移财产、有执行能力而拒不支付的“老赖”等情形上。知识产权侵权，尤其是专利侵权认定的复杂性和专门性也使得不会轻易认定侵权人的刑事责任，而更倾向于以民事赔偿责任来处理。
 
因此，综合来看，无论是从彻底停止侵权还是获得充分赔偿的角度，另行起诉都是应对重复侵权的最优选择。这也是本案松下公司再次起诉的原因。
 
Ⅲ　专利案件的赔偿责任

根据2008年专利法第65条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费等来确定，均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，酌定赔偿。关于赔偿计算的基本方法在新修改的专利法中也并没有变化，但新专利法中提高了法定赔偿的上下限，同时引入了惩罚性赔偿制度。

而在专利侵权案件审判实践中，一般对于权利的价值、收益，以及因侵权行为造成的实际损失的具体数额难以计算。侵权人、案外人往往也不会主动提供其掌握的可以证明权利人实际损失或侵权人侵权获利的证据，权利人囿于自身的取证能力也无法自行收集，案件中经常出现难以查明实际损失或侵权获利的情形。而法院在酌定赔偿时，也往往仅在10万元程度考虑。

本案的前案入选十大案例以及广受瞩目的一个很重要原因在于法院全额支持了松下公司共计320万的索赔请求。在当时外观设计侵权案件的判赔大多还停留在数万元的标准，且当时专利法所规定的法定赔偿的上限还是100万的情形下，前案320万元的判赔无疑具有划时代的意义，充分彰显了外观设计专利的价值。

而本案中，法院再次支持了远超当时法定赔偿上限的赔偿数额，且比前案金额更高。而且本案对损害赔偿金额的认定整体来说更细致更充分。本案一审法院在一审判决书中明确了在认定金稻公司的赔偿责任时，主要考虑了三点：珠海金稻公司和中山金稻公司的侵权获利；涉案专利的贡献度；珠海金稻公司和中山金稻公司的主观恶意和重复侵权行为。

1.侵权获利

尽管松下公司同样面临着难以取得侵权获利的确切证据的难题，中国网络销售模式的普及和被控侵权产品为主要通过电商平台销售的日常用品使得本案有机会寻找到计算被控侵权产品销售获利的初步证据。根据通过电商平台上被控侵权产品的销售记录来推算侵权获利的基本思路，本所律师对淘宝、阿里巴巴、京东等主要电商网站上销售被控侵权产品的证据进行了固定。

在前案中，根据固定的证据进行统计的结果来看，被控侵权产品在淘宝网的一个月的销售数量就达到了140918台；在阿里巴巴网站上销售被控侵权产品的三个月的销售数量达到了18411347台。结合被控侵权产品的售价260元，即使从低考虑每台的被控侵权产品的利润，其被控侵权产品的侵权获利也是达到上千万元。因此，法院全额支持了松下公司所请求的300万元损害赔偿。

而在本案中，本所律师的工作更为细致，分别在多个时间点对三大电商平台以公证或时间戳的方式进行证据固定，统计时进一步区分了金稻公司直营店的直接零售和通过其他代理店销售的批发两种销售模式下不同的销售数量、不同的单个产品获利情况，以及区分了三款侵权品的分别销售期间、销售数量、销售价格和销售获利等。

与此同时，金稻公司在本案中也进行了大量举证。在前案中，金稻公司虽然一直主张电商平台上所销售的被控侵权产品绝大多数为假货，以及网络上显示的销售数量都是通过“刷单”等行为导致的，但始终没有举出任何证据，其主张缺乏证据，自然不会被法院所采纳。而在本案中，金稻公司一方面提交了其通过电商平台投诉、举报、诉讼等方式进行“打假”的相关证据，一方面还调取了其直营店以及主要代理店的电商平台的全部后台数据，强调平台营销费用之大，单个产品利润之低等。

为此，一审法院在开庭审理之外，另行组织了一整天的数据勘验工作，双方对对方的数据统计进行了充分质证，并且双方最终筛选确定了金稻公司直营零售模式下的销售数量和平均销售价格等。对于双方仍持不同意见的批发模式下的销售数量、批发模式下的单个获利和零售模式下的成本等，则双方各自举证和进行合理性说明。

我方根据在案证据所计算出的珠海金稻公司和中山金稻公司的侵权获利高达1023万元。该侵权获利主要根据被控侵权产品在京东、阿里巴巴、淘宝等平台上的评价数量、销售数量，以及三被告提交的证据中所显示的成本价来计算。所使用的全部数据，也均有出处和相关证据支持，事实依据充分。一审法院也认为我方计算出的被控侵权产品的利润率低于同行业的一般利润率，认可了我方主张的计算方式及计算结果的合理性。

2.专利贡献度

前案中，法院并未明确提及专利贡献度问题，本案中，法院则明确了涉案专利的贡献度为考虑赔偿的一个要素，指出产品的制造获利和销售获利不能当然等同于侵权获利，认定侵权获利应当考虑专利贡献率。

司法实践中，通常认为，外观设计专利的贡献度相比发明、实用新型的贡献度相对较低，但也要考虑产品的类型和实际情况。例如，本案的蒸脸器产品，我方强调该产品的消费群体是爱美女性居多，因此，这些消费群体在选择产品时必定会关注产品外观的美观性，涉案外观设计专利对于产品利润的贡献度显然较大。一审法院也认定了涉案专利产品的技术含量不高，品牌知名度、外观美观程度、销售价格等因素均会决定消费者的购买意愿，但并未明确涉案专利的贡献度为具体多少百分比。

此外，我方还在二审中强调了根据（2019）最高法知民终147号案件中最高人民法院的意见，专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。

二审法院对于侵权获利或贡献度问题并未详细阐述，而是认为一审法院参考松下公司主张的计算方法，综合考虑贡献度和主观恶意等，采取裁量性赔偿在法定赔偿数额以上确定赔偿并无不当。
 
3.主观恶意和重复侵权行为

本案中所主张的侵权行为发生于2015年1月~2018年8月（2015年1月之前的侵权行为已在前案中主张），该侵权行为发生时，惩罚性赔偿制度仍仅在2013年商标法中有规定，民法典也尚未公布，可以说，当时专利侵权领域并未引入惩罚性赔偿制度。但当时已有多个司法文件强调了对恶意侵权、重复侵权应当加大惩罚力度。例如，《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》第五条中强调，“特别是要突出发挥损害赔偿在制裁侵权和救济权利中的作用，坚持全面赔偿原则，依法加大赔偿力度，加重恶意侵权、重复侵权、规模化侵权等严重侵权行为的赔偿责任，努力确保权利人获得足够的充分的损害赔偿，切实保障当事人合法权益的实现。”

因此，本案中，我方对于金稻公司的主观恶意和重复侵权情形也向法院进行了强调，例如在前案的诉讼过程中也继续生产销售；甚至于，前案明确判决侵权成立，且判决生效后，仍罔顾判决中的停止侵权判项，继续侵权，且扩大侵权规模；在2017年本案起诉后，法院多次进行调解，在当时的承办法官助理已经向其释明了侵权风险的情况下，仍坚持继续生产销售，不愿放弃双十一这样的促销活动等。我方还提交了业界分析前案的文章等作为证据，强调了金稻公司拒不执行生效判决的行为被业界广泛关注，实际上造成了恶劣的社会影响，直接影响法院生效判决的公信力。

一审法院也在判决中明确认定了金稻公司的行为表明其根本没有停止侵权的主观意愿，亦没有停止侵权的客观事实，其持续侵权行为构成恶意侵权和重复侵权，应当承担加重赔偿的法律后果。
 
结语

近年来，中国法院在加大知识产权保护力度上的进步和努力是有目共睹的。从法定赔偿上下限的提高到惩罚性赔偿制度的引入，相信对于诸如本案的重复侵权的案件，侵权人必将付出更沉重的代价，权利人可以对自身权利能够得到保护更具信心。但高额赔偿也不是无源之水，权利人积极的权利行使和合理举证是不可或缺的基础。