宗可丽
中国商标代理人 实习律师
北京魏启学律师事务所
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实践中，商标注册后，企业因各种原因未能将其投入实际使用的情形屡见不鲜。其中，除了《商标法实施条例》第67条规定的“不可归责于商标注册人”的不使用的正当事由之外，注册人为投入市场的使用做了各种前期准备时，在商标不使用撤销案件中是否可视为有效使用呢？
笔者结合各级法院的规定及最近几年的司法判例，针对不使用撤销案件中有关“前期准备”行为的认定进行分析，以期对读者有所参考。
商标使用的“前期准备”并非法律概念，通常指投入市场前的使用，比如签订广告合同、委托制作产品包装、标签等。此类行为中，广告合同及产品包装上一般都载明商标标识，亦指向具体的商品，且有明确的商标使用人的信息。从形式上来看，貌似符合《商标法》第48条对“商标使用”的定义，即“将商标用于商品、商品包装或者容器、以及商品交易文书上”。
而最高院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释[2017]2号）第26条4款规定：“商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用商标的，人民法院可以认定其有正当理由。”此条规定似乎进一步肯定了前期准备行为对于维持商标注册的有效性。
司法实践中，对于前期准备行为是如何认定的？让我们通过几个案例来看一下。
1、指定期间内的前期准备+指定期间内的少量使用
在新银麦公司“ERDINGER”商标撤销案注1中，注册人新银麦公司提交的指定期间内的证据包括1份在《沂蒙晚报》C2版刊登的展示了该公司78件商标标识的宣传广告、1份创意设计服务合同及发票、及1份商标购销合同补充协议书。针对创意设计服务合同，最高院认为“其所附定稿显示有诉争商标图样，且其设计时间及验收日期均在指定期限内形成，能够证明新银麦公司对其注册商标的使用”。商标购销合同补充协议书的清单显示有诉争商标、“啤酒箱”字样，且证据形成于指定期限内，且有相关发票加以佐证，最高院认为其 “可以证明新银麦公司有将诉争商标用于商品和商品包装上的使用意图”。结合注册人提交的指定期间后的产品销售合同，最高院将前述创意设计服务合同、商标购销合同定性为“前期准备”，据此认定注册人具有实际使用诉争商标的意图和行为，并最终认可证据的有效性，维持了商标注册。
在东莞市昱星公司“图形”商标撤销案注2中，注册人东莞市昱星公司提交的指定期间内的证据是产品包装采购订单及送货单、1次产品销售的采购订单及发票。北知认为，指定期限内的产品包装采购订单内容与发票金额相互印证，且注册人在指定期限内名下仅有诉争商标一枚，相关证据可以证明注册人为诉争商标投入市场流通环节做了前期准备工作，加之销售行为，认定诉争商标于指定期间内在核定使用商品的“保险丝”等0913第（三）部分的商品上进行了真实、合法、有效的商标法意义上的使用。
实务中，一般而言，指定期间的3年内若仅有1次产品销售或广告宣传，极易被认为是为避免注册被撤销而进行的“象征性使用”。但从上述案件来看，如果前期准备的相关证据的产生时间早于产品销售、广告宣传，时间顺序符合正常的商业惯例，可能被认为形成了完整的证据链，可证明注册人出于商业目的对商标进行了有效使用，降低了仅有的1次使用行为被认定为“象征性使用”的风险。
2、指定期间内仅有前期准备
在漳浦县中美公司“团美”商标撤销案注3中，北知认为，注册人漳浦县中美公司提交的月饼盒、月饼罐、手挽袋等产品加工合同及部分发票，仅能证明被许可人为月饼商品的销售做前期准备工作，不能证明该商品已进入市场流通领域。最终认为注册人提交的在案证据无法证明诉争商标于指定期间内在其核定使用的“月饼”等商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。
在王小兵“UT及图”商标撤销案件注4中，注册人提交的诉争商标使用授权书、开设天猫品牌旗舰店的授权书、天猫的服务协议等同样被视为“投入市场的前期准备工作”，并非实际使用证据。
在常州科莱恩公司“科莱恩KRAINET”商标案注5、美缘日化公司“金鸡”商标案注6、武汉同济公司“同济大药房”商标案注7、陈一峰“精丰谷雨”商标案注8等案件中，北知、北高的认定基本与上述“团美”商标案、“UT及图”商标案一致。即：在案证据仅能证明第三人为诉争商标的使用作出前期准备，尚不足以证明标识该商标的商品已经实际进入了商品流通领域，在无其他关联证据予以佐证的情况下，尚不足以证明第三人对诉争商标进行了真实有效的商业使用。
尤其值得注意的是，在多个判决注9的说理部分，对商标使用的定义如下：
商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器、以及将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，投入流通领域用以区分商品或服务来源的使用行为。
与《商标法》第48条对“商标使用”的定义相比，新增了“投入流通领域”的表述。“投入流通领域”即是传统上说的“公开”的商业使用注10。商业流通领域内的使用，例如广告宣传、产品销售等行为是公开的，是可以为相关公众、不特定的多数群体所感知的。相关公众通过此种使用行为，可以将商标标识、使用的商品、使用人等信息联系起来，将商标与产源二者之间建立联系。商标标识可以起到区分商品产源的作用。但，投入市场前的“前期准备”，比如签订广告合同、委托制作产品包装、标签等行为仅仅发生在注册人与第三方被委托人之间，除注册人外，仅有第三方被委托人知晓相关商标，普通消费者、经销商等尚无从知晓。在此过程中，商标不具有面向消费者揭示商品来源的作用。从此角度来讲，前述法院判决的精神与《商标法》第48条对于商标使用定义的标准——“用以区分商品或服务来源”是一致的。
若注册人提交的证据只有签订广告合同、委托制作产品包装、标签等相关的资料，此类证据的性质相同，均属于非公开的、未进入流通领域的使用，证据形式片面、单一，在无其他关联证据予以佐证的情况下，较难被认为是有效的商业使用行为。
在古巴罗瓦伊纳雪茄有限公司“AlejandroRobaina”商标撤销案注11中，诉争商标的核定使用商品为34类的雪茄烟；香烟等。注册人提交的证据里除了采购雪茄烟包装盒、雪茄包装防伪标签、印刷宣传品等资料外，还包括寻求与其他卷烟厂进行合作的相关信息，比如网站截图、合影照片、工作联系函及合作备忘录、邀请函等。注册人主张其提交的前述证据可以证明其为了实际使用进行了努力。但法院最终未支持其主张，进而判决撤销诉争商标的注册。
在该案件中，核定使用商品较为特殊，在中国制造、进口、销售等需要行政审批拿到经营许可。虽然注册人主张该期间其一直在寻求合作方，但并未提交其进行过行政申请或者正在进行相关行政审批过程证据。最终，法院从是否进行过行政申请或正在进行相关行政审批过程的角度判定，无法认定注册人已经进入实质性准备阶段。换言之，若注册人已经提交了行政申请，则有可能被认为有实质性准备，进而维持其商标的有效性。
通过上述案例的分析可发现，对于不使用撤销案件中有关“前期准备”行为的司法判决结果相对稳定。仅有前期准备相关的证据，一般被视为不足以维持注册。但如果前期准备的资料与后续的进入市场流通领域的使用证据可以相互佐证，则可大大提高维持注册的成功机率。另外，如果涉及到需要行政审批才可生产销售的特殊商品，注册人是否已提交行政审批申请是认定其是否进入实质性准备阶段的重要的考量因素。
注1：（2018）最高法行申7号
注2：（2019）京73行初15469号
注3：（2020）京73行初2199号
注4：（2019）京73行初6195号
注5（2019）京73行初14712号
注6:（2019）京行终9365号
注7：（2020）京73行初213号
注8：（2020）京73行初4532号
注9：（2018）京73行初9397号、（2019）京行终9365号、（2019）京73行初15469号、（2019）京73行初12635号、（2019）京73行初6195号
注10：《商标授权确权诉讼——规则与判例》P431 周云川
注11：（2019）京73行初15501号
笔者结合各级法院的规定及最近几年的司法判例，针对不使用撤销案件中有关“前期准备”行为的认定进行分析，以期对读者有所参考。
商标使用的“前期准备”并非法律概念，通常指投入市场前的使用，比如签订广告合同、委托制作产品包装、标签等。此类行为中，广告合同及产品包装上一般都载明商标标识，亦指向具体的商品，且有明确的商标使用人的信息。从形式上来看，貌似符合《商标法》第48条对“商标使用”的定义，即“将商标用于商品、商品包装或者容器、以及商品交易文书上”。
而最高院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释[2017]2号）第26条4款规定：“商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用商标的，人民法院可以认定其有正当理由。”此条规定似乎进一步肯定了前期准备行为对于维持商标注册的有效性。
司法实践中，对于前期准备行为是如何认定的？让我们通过几个案例来看一下。
1、指定期间内的前期准备+指定期间内的少量使用
在新银麦公司“ERDINGER”商标撤销案注1中，注册人新银麦公司提交的指定期间内的证据包括1份在《沂蒙晚报》C2版刊登的展示了该公司78件商标标识的宣传广告、1份创意设计服务合同及发票、及1份商标购销合同补充协议书。针对创意设计服务合同，最高院认为“其所附定稿显示有诉争商标图样，且其设计时间及验收日期均在指定期限内形成，能够证明新银麦公司对其注册商标的使用”。商标购销合同补充协议书的清单显示有诉争商标、“啤酒箱”字样，且证据形成于指定期限内，且有相关发票加以佐证，最高院认为其 “可以证明新银麦公司有将诉争商标用于商品和商品包装上的使用意图”。结合注册人提交的指定期间后的产品销售合同，最高院将前述创意设计服务合同、商标购销合同定性为“前期准备”，据此认定注册人具有实际使用诉争商标的意图和行为，并最终认可证据的有效性，维持了商标注册。
在东莞市昱星公司“图形”商标撤销案注2中，注册人东莞市昱星公司提交的指定期间内的证据是产品包装采购订单及送货单、1次产品销售的采购订单及发票。北知认为，指定期限内的产品包装采购订单内容与发票金额相互印证，且注册人在指定期限内名下仅有诉争商标一枚，相关证据可以证明注册人为诉争商标投入市场流通环节做了前期准备工作，加之销售行为，认定诉争商标于指定期间内在核定使用商品的“保险丝”等0913第（三）部分的商品上进行了真实、合法、有效的商标法意义上的使用。
实务中，一般而言，指定期间的3年内若仅有1次产品销售或广告宣传，极易被认为是为避免注册被撤销而进行的“象征性使用”。但从上述案件来看，如果前期准备的相关证据的产生时间早于产品销售、广告宣传，时间顺序符合正常的商业惯例，可能被认为形成了完整的证据链，可证明注册人出于商业目的对商标进行了有效使用，降低了仅有的1次使用行为被认定为“象征性使用”的风险。
2、指定期间内仅有前期准备
在漳浦县中美公司“团美”商标撤销案注3中，北知认为，注册人漳浦县中美公司提交的月饼盒、月饼罐、手挽袋等产品加工合同及部分发票，仅能证明被许可人为月饼商品的销售做前期准备工作，不能证明该商品已进入市场流通领域。最终认为注册人提交的在案证据无法证明诉争商标于指定期间内在其核定使用的“月饼”等商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。
在王小兵“UT及图”商标撤销案件注4中，注册人提交的诉争商标使用授权书、开设天猫品牌旗舰店的授权书、天猫的服务协议等同样被视为“投入市场的前期准备工作”，并非实际使用证据。
在常州科莱恩公司“科莱恩KRAINET”商标案注5、美缘日化公司“金鸡”商标案注6、武汉同济公司“同济大药房”商标案注7、陈一峰“精丰谷雨”商标案注8等案件中，北知、北高的认定基本与上述“团美”商标案、“UT及图”商标案一致。即：在案证据仅能证明第三人为诉争商标的使用作出前期准备，尚不足以证明标识该商标的商品已经实际进入了商品流通领域，在无其他关联证据予以佐证的情况下，尚不足以证明第三人对诉争商标进行了真实有效的商业使用。
尤其值得注意的是，在多个判决注9的说理部分，对商标使用的定义如下：
商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器、以及将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，投入流通领域用以区分商品或服务来源的使用行为。
与《商标法》第48条对“商标使用”的定义相比，新增了“投入流通领域”的表述。“投入流通领域”即是传统上说的“公开”的商业使用注10。商业流通领域内的使用，例如广告宣传、产品销售等行为是公开的，是可以为相关公众、不特定的多数群体所感知的。相关公众通过此种使用行为，可以将商标标识、使用的商品、使用人等信息联系起来，将商标与产源二者之间建立联系。商标标识可以起到区分商品产源的作用。但，投入市场前的“前期准备”，比如签订广告合同、委托制作产品包装、标签等行为仅仅发生在注册人与第三方被委托人之间，除注册人外，仅有第三方被委托人知晓相关商标，普通消费者、经销商等尚无从知晓。在此过程中，商标不具有面向消费者揭示商品来源的作用。从此角度来讲，前述法院判决的精神与《商标法》第48条对于商标使用定义的标准——“用以区分商品或服务来源”是一致的。
若注册人提交的证据只有签订广告合同、委托制作产品包装、标签等相关的资料，此类证据的性质相同，均属于非公开的、未进入流通领域的使用，证据形式片面、单一，在无其他关联证据予以佐证的情况下，较难被认为是有效的商业使用行为。
在古巴罗瓦伊纳雪茄有限公司“AlejandroRobaina”商标撤销案注11中，诉争商标的核定使用商品为34类的雪茄烟；香烟等。注册人提交的证据里除了采购雪茄烟包装盒、雪茄包装防伪标签、印刷宣传品等资料外，还包括寻求与其他卷烟厂进行合作的相关信息，比如网站截图、合影照片、工作联系函及合作备忘录、邀请函等。注册人主张其提交的前述证据可以证明其为了实际使用进行了努力。但法院最终未支持其主张，进而判决撤销诉争商标的注册。
在该案件中，核定使用商品较为特殊，在中国制造、进口、销售等需要行政审批拿到经营许可。虽然注册人主张该期间其一直在寻求合作方，但并未提交其进行过行政申请或者正在进行相关行政审批过程证据。最终，法院从是否进行过行政申请或正在进行相关行政审批过程的角度判定，无法认定注册人已经进入实质性准备阶段。换言之，若注册人已经提交了行政申请，则有可能被认为有实质性准备，进而维持其商标的有效性。
通过上述案例的分析可发现，对于不使用撤销案件中有关“前期准备”行为的司法判决结果相对稳定。仅有前期准备相关的证据，一般被视为不足以维持注册。但如果前期准备的资料与后续的进入市场流通领域的使用证据可以相互佐证，则可大大提高维持注册的成功机率。另外，如果涉及到需要行政审批才可生产销售的特殊商品，注册人是否已提交行政审批申请是认定其是否进入实质性准备阶段的重要的考量因素。
注1：（2018）最高法行申7号
注2：（2019）京73行初15469号
注3：（2020）京73行初2199号
注4：（2019）京73行初6195号
注5（2019）京73行初14712号
注6:（2019）京行终9365号
注7：（2020）京73行初213号
注8：（2020）京73行初4532号
注9：（2018）京73行初9397号、（2019）京行终9365号、（2019）京73行初15469号、（2019）京73行初12635号、（2019）京73行初6195号
注10：《商标授权确权诉讼——规则与判例》P431 周云川
注11：（2019）京73行初15501号
京ICP备18007439号-1
京公网安备 11010102003445号