中国律师  陈杰

 

商标权与商号权均是识别产品和服务来源的重要商业标识。在我国，因确权机关的不同等原因，导致商标权与商号权抵触的情形时有发生。在实务中，将他人具有一定知名度的商标权作为企业名称中的字号使用的情形比较突出。本文将介绍商号权侵犯在先商标权的主要形式及其侵权认定因素，最后将介绍商标权被他人作为商号使用时的处理方式及解决途径。

 

一、商号权侵犯在先商标权的相关法律规定和侵权形式

 

1、在先商标为驰名商标

 

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条的规定，企业名称与驰名商标相同或者近似，可以提起侵犯商标权或者不正当竞争诉讼。

 

而《最高人民法院关于对杭州张小泉剪刀厂与上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案有关适用法律问题的函》（2003年11月4日　[2003]民三他字第1号）第三条中也提及，“使用与他人在先注册并驰名的商标文字相同的文字作为企业名称或者名称中部分文字，该企业所属行业（或者经营特点）又与注册商标核定使用的商品或者服务相同或者有紧密联系，客观上可能产生淡化他人驰名商标，损害商标注册人的合法权益的，人民法院应当根据当事人的请求对这类行为予以制止。”

 

2、突出使用企业名称中与在先商标相同或近似的商号

 

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称“解释”）第一条　规定下列行为亦属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

 

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

 

该条款规制的是在商品上使用字号时应当规范使用，而不得突出使用的问题。突出使用主要是指，在商品上标识企业名称时字号部分的字体、大小、色彩、排列相较于企业名称中的其他部分更加显著。

 

3、其他

 

如在先商标的知名度尚不足以认定为驰名商标，而在后商号权人也未对商号进行突出使用时，是否还能对其主张权利，一直是实践中的难点。

 

最高人民法院2005年2月27日给江苏省高级人民法院的批复《（2004）民三他字第10号函》第二条规定：“对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任。”因而，司法实践中针对未达到驰名程度的在先商标权的保护，主要根据《反不正当竞争法》第二条规定的诚实信用原则予以规制。

 

2013年，修改后的商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

 

可见，随着越来越多的商标被他人作为企业名称中的字号使用造成公众的混淆误认，立法机关也从商标法的高度上明确规定了不仅注册的驰名商标不能擅自被他人作为商号使用，注册商标或未注册的驰名商标在满足一定的条件时也不能擅自被他人作为商号使用。

 

二、侵权认定的主要考量因素

 

在后商号权是否侵犯他人在先注册商标权时考量的因素主要有，在先注册商标的知名度、在后商号使用人的主观恶意状态、企业名称的使用方式，如有无突出使用、是否引起混淆误认等。

 

关于企业名称的使用方式上文已有所提及，关于混淆误认主要是指相关公众对产品或服务的出处是否易产生误认，实务中主要以法官的主观认知辅以商标权知名度来进行认定。

 

下文中主要针对知名度问题和主观恶意进行阐述。

 

1.在先注册商标的知名度

 

从商标法第58条以及《解释》第1条可知，并不是所有将他人商标作为字号使用或者将他人商标作为字号在商品上突出使用的行为都属于不正当竞争行为或商标侵权行为。只有相关行为令公众对产品的出处易产生混淆误认、误导公众时才可能被认定为属于不正当竞争行为或商标侵权行为。

 

而知名度的高低正是判断混淆误认的主要标尺。当一个商标在某地区很有名，那么当该商标在同一地域被他人作为企业名称中的字号使用时，当地消费者很容易误以为该字号企业生产的商品出自该商标权人。而一个商标鲜为人知，那么即使被他人作为字号使用，因消费者本来就不知悉该商标也就无从谈起混淆误认。

 

司法实践中，若法院认定在先商标权具有较高的知名度，那么革命就已成功了一大半。因此，在侵权纠纷中，商标权人应提交大量证据用以支持商标知名度的主张。法院在认定商标知名度时会综合考虑相关商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，宣传的持续时间、程度和地域范围以及作为知名商标受保护的情况等因素。

 

2.在后商号权人的主观恶意

 

在后商号权人的主观恶意，即指在后商号权人将他人商标作为字号登记时是否知道该商标的存在且具有搭便车的不正当目的。若具有主观恶意，那么可以根据反不正当竞争法第二条的规定认定其违反诚实信用原则，构成不正当竞争。法院在判断主观恶意时亦会一定程度上考虑商标的知名程度、商号权人和商标权人是否同属一个行业或相近行业。司法实践中，商标权人可以通过企业名称的登记人或股东是否知道或应当知道相关商标的存在来证明商号权人是否具有主观故意。

 

如果在后商号权人不具有恶意，且使用他人注册商标具有一定的历史渊源，商标权人又怠于行使权利的，法院很有可能会认定在后商号权人不存在违反诚实信用原则的情形，允许其继续使用相关商号。但存在《解释》第一条的使用形式时，仍然可以命其在商品上使用商号时进行规范使用，避免造成消费者的混淆误认。

 

在上海知产法院判决上海建设路桥机械设备公司诉江苏山宝集团公司侵害商标纠纷及不正当竞争纠纷一案 中，法院认定，被告使用“山宝”为字号有其历史渊源。被告是原告的经销商，被告自2004年开始使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，在此期间，双方有频繁的业务往来。原告此前从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议，而且持续与被告发生业务。该企业名称经过长期的经营活动承载了被告的商誉。被告注册、使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。

 

同时，法院认定被告使用“山宝”作为字号之前，原告注册在破碎机等商品上的“山宝”商标已具有较高知名度。被告在经营活动中突出使用“江苏山宝集团”等字样，易使相关公众对商品的来源造成混淆，侵害了原告的注册商标专用权，被告应当规范使用其企业名称。

 

三、权利冲突的处理方式以及解决途径

 

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。

 

《最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知》法发〔2009〕23号第10条中规定，因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。

 

前文中也有提及，针对突出使用可以要求其规范使用，针对不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当要求其停止使用或者变更企业名称。

 

在后商号权人恶意将他人注册商标作为商号使用的，往往会伴随着在商品上突出使用商号的行为，构成不正当竞争的同时侵犯在先商标权人的商标专用权。那么权利人应该采取何种方式制止上述侵权行为呢？根据我所多年的维权经验，可以采取以下几种步骤处理相关纠纷。

 

1.警告和交涉

即向在后商号权人发出侵权警告，并进行交涉，要求其停止商号的使用，并进行变更。部分侵权人因本身注册企业名称时即明知权利人的商标存在，而带有侥幸心理试图搭便车，在收到权利人的侵权警告后，迫于压力，会同意权利人的相关要求。但也不排除部分侵权人较为顽固，坚持认为其企业名称经过了合法登记，不存在任何侵权问题。此时，就需要采取进一步的维权行动。

 

2 行政查处

当被控侵权产品上带有突出使用的字号，即构成商标侵权时，采用行政查处最主要的效果是可以现场扣押侵权库存、及时阻止侵权品的向外流出。而同时，权利人可以借助工商局的力量，由工商局出面说服商号权人自行变更商号。在我所处理的多起商号纠纷中，鉴于我所准备并提交了足够的侵权证据以及知名度相关证据，并在律师进行充分的解释说明后，工商局积极配合商标权人行使权利，最终借助当地工商局的力量成功使在后商号权人变更了商号。

但并不是所有的工商局都积极配合权利人实现变更商号的目的。尤其现阶段，随着商标法的修改，《驰名商标认定和保护规定》中的有关规定以及《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》都已废止，工商局处理此类纠纷实际缺乏较为明确的行政规章。如果查处无法解决，则有必要采取诉讼的手段予以对应。

 

3.民事诉讼

商标权利人也可以直接通过提起民事诉讼的方式解决相关纠纷。虽然民事诉讼所花费的时间成本和金钱成本会比较高，但通过诉讼的方式，可以确保商号纠纷得到处理，如认定构成侵权或不正当竞争，法院会命令在后商号权人在规定期限内办理企业名称变更手续。而且，权利人可以在案件中尝试对驰名商标的认定申请。此外，权利人还可以获得损害赔偿金。例如，在佛山海天公司诉高明威极公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 中，商标权人海天公司最终获赔人民币655万元。